Ya se vislumbra la Ley de Marcas del CCG

Por Saba Al Sultani, asociado, y Rob Deans, socio de Clyde & Co LLP, Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

La posibilidad de que exista una ley de marcas regional en el Oriente Medio está un paso más cerca tras la aprobación, en mayo de 2014 por el Gabinete de Ministros de Arabia Saudita, del proyecto revisado de la Ley de Marcas de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (Ley de Marcas del CCG).

En un primer momento, la fecha prevista para su promulgación era 2006, pero el proyecto de ley se tuvo que aparcar temporalmente mientras se renegociaban algunas de sus disposiciones. Este proceso ya ha llegado a su fin y se ha publicado un proyecto de ley revisado.

Promulgación y calendario

La Ley de Marcas del CCG se ha redactado sobre la base de que se aplicará en los seis Estados que conforman el CCG, a saber, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

En la publicación en la gaceta del CCG se afirma que la Ley entrará en vigor seis meses después de que el Comité de Cooperación Comercial del CCG (compuesto por los Ministros de Comercio de todos los Estados miembros) publique el reglamento de aplicación de la misma. No obstante, también habrá de ser promulgada por el poder legislativo de cada Estado del CCG.

Hasta la fecha, solo Bahrein, Arabia Saudita y, más recientemente, Qatar, han adoptado medidas encaminadas a promulgar la Ley, pero se espera que el resto de Estados del CCG hagan lo propio. En tal caso, la Ley podría ser una realidad dentro de pocos meses.

¿Una ley unitaria o unificadora?

La Ley de Marcas del CCG es una ley unificadora, no unitaria, en el sentido de que establece un conjunto único de disposiciones que se aplicarán de manera uniforme en todos los Estados del CCG en relación con la susceptibilidad de registro, el registro en sí y la observancia de los derechos de marca. Pero no se fija un único (unitario) sistema de registro u observancia. La oficina de marcas de cada Estado del CCG seguirá recibiendo las solicitudes y registrando las marcas a nivel nacional. Para registrar una marca en los seis Estados seguirá siendo necesario presentar seis solicitudes nacionales de registro de marca independientes.

La Ley de Marcas del CCG no prevé la creación de una oficina de marcas única ni de un tribunal o autoridad de observancia únicos que se encarguen de las controversias en materia de marcas.

Mantener un enfoque unificado

No obstante la adopción de disposiciones unificadas en los Estados del CCG, resulta inevitable que los tribunales nacionales realicen interpretaciones distintas de la Ley, a menos que exista algún tipo de tribunal central o se cree otro órgano que vele por que las disposiciones de la Ley se interpreten de manera coherente.

Este problema se contempla en el artículo 51 de la Ley, en el que se otorga al Comité de Cooperación Comercial del CCG la facultad de interpretar la Ley. Sin embargo, aún está por ver cómo se llevará este aspecto a la práctica. ¿Los problemas de interpretación se remitirán al Comité de Cooperación Comercial del CCG de forma análoga a lo que hacen los tribunales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)? El reglamento de aplicación, una vez aprobado, podría aclarar la situación, estableciendo los procedimientos de remisión de esos asuntos ante el Comité de Cooperación Comercial del CCG.

Disposiciones principales

En la Ley de Marcas del CCG se recogen una serie de disposiciones que modifican la situación actual en algunos estados o en todos ellos, y que prometen mejorar el sistema de registro y protección de marcas de la región. Entre las disposiciones principales se incluyen las siguientes:

Definición de marca

En la definición de marca que figura en el artículo 2 se incluyen expresamente algunas formas de marcas no tradicionales (como las de color, combinaciones de colores, sonoras y olfativas). Estas menciones expresas parecen indicar que en los Estados del CCG se van a poder obtener registros sobre ese tipo de marcas. No obstante, una vez la Ley haya entrado en vigor, será interesante observar hasta qué punto están dispuestas las oficinas de marcas de los Estados del CCG a conceder registros sobre ese tipo de marcas.

Solicitudes multiclase

En la actualidad solo se pueden presentar solicitudes relativas a una única clase en cada uno de los Estados miembros del CCG; las solicitudes multiclase no se permiten en ninguno de ellos.

Aunque en el proyecto de ley de 2006 se afirmaba expresamente que en una solicitud de registro de marca no podía incluirse más de una clase, esta disposición ha sido suprimida del proyecto de 2013. Empero, este cambio solo apunta la posibilidad de que se puedan presentar solicitudes multiclase en los Estados del CCG. Ese paso constituiría un giro sustancial en la práctica de estos países en materia de marcas, pero supondría una ventaja para los solicitantes, ya que les permitiría disponer de una manera de buscar protección para sus marcas en varias clases más eficaz en función de los costos y menos onerosa desde el punto de vista administrativo.

Examen y oposición

Hoy por hoy, la mayoría de las oficinas de marcas de los Estados del CCG no tienen en cuenta los productos o servicios de diferentes clases ni en el examen de las solicitudes de registro de marcas ni durante los procedimientos de oposición al registro de marcas.

Sin embargo, en el artículo 9 del proyecto de ley de 2013 se afirma lo siguiente: "que unos productos o servicios se enumeren en la misma clase no indica necesariamente que sean similares. Del mismo modo, que unos productos o servicios se enumeren en clases diferentes no indica necesariamente que sean distintos".

Será interesante analizar las orientaciones que aporte el reglamento de aplicación en relación con este cambio y, si entrara en vigor, cómo lo pondrán en práctica los examinadores de marcas.

Marcas notoriamente conocidas

El CCG potencia la protección de las marcas notoriamente conocidas al prohibir el registro de marcas que constituyan una “reproducción, una imitación o una traducción de una marca notoriamente conocida o de una parte esencial de la misma” en relación con productos o servicios idénticos o similares (artículo 3). En la Ley se prohíbe asimismo el registro de dichas marcas en relación con productos o servicios distintos si el uso de la marca pudiera indicar una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca notoriamente conocida, y que pudiera ir en detrimento de los intereses del titular.

Esta disposición va más allá de lo establecido en el proyecto de ley de 2006, en el que solo se mencionan las traducciones de marcas notoriamente conocidas y no se hace referencia a la posibilidad de que se registren esas marcas para productos o servicios distintos.

En el proyecto de ley de 2013 se establecen asimismo los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. En el artículo 4 dice que se deberían tener en cuenta también “la duración y el alcance de cualquier registro o utilización de la marca, el número de países en los que haya sido registrada o reconocida como marca notoriamente conocida, el valor asociado a la marca y la medida en que ese valor ayuda a promover los productos o servicios a los que se aplica”. Esto favorece a los titulares de registros de marcas notoriamente conocidas, que contarán con más campo para argumentar que sus marcas cumplen con los criterios establecidos.

Exclusividad

La Ley de Marcas del CCG establece de manera expresa lo siguiente: “el titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de utilizar su marca y evitar la utilización por terceros de su marca o de cualquier marca que sea idéntica o similar” en relación con productos o servicios idénticos o similares y de manera que pueda inducir al público a error (artículo 17).

Cabe destacar que en la Ley se establece también que se considerará que existen posibilidades de inducir al público a error cuando se utilice una marca idéntica a una marca registrada en relación con productos o servicios idénticos. De esta forma, los titulares de registros de marcas ya no tendrán que demostrar que se haya inducido a error cuando se utilice una marca idéntica en relación con productos idénticos. En estas circunstancias, corresponde al demandado demostrar que su utilización de la marca no induce a error.

Este cambio debería tener una incidencia real en cuanto a permitir que los titulares de registros de marcas puedan hacer valer sus derechos en las causas sencillas y ahorrarse los prolongados procedimientos judiciales necesarios para demostrar la inducción a error.

Infracciones

A los titulares de derechos les confortará saber que, con el fin de evitar y, cuando sea necesario, prevenir que se produzcan las infracciones, en la Ley se recogen sanciones importantes para las infracciones de los derechos de marca.

De conformidad con la legislación en vigor en el CCG, la Ley se centra en la lucha contra la falsificación de las marcas; tanto de las que estén registradas como de las que no lo estén (artículo 42). Además, permite emprender acciones contra la utilización de marcas idénticas o similares en relación con productos o servicios idénticos o similares.

La Ley restringe asimismo (artículos 42, 3.11 y 3.12) la utilización de marcas que indiquen una conexión con los productos o servicios del titular de una marca registrada, y que puedan ir en detrimento de los intereses del titular del registro de la marca o reducir el valor de los productos o servicios asociados.

Además, la Ley permite la aplicación de sanciones penales en los casos de infracción. Concretamente:

• cuando una persona falsifique una marca registrada de manera que induzca al público a error y ponga la marca a sus propios productos – multa no inferior a 5.000 riales y no superior a 1 millón de riales (aproximadamente 267.000 dólares EE.UU.) y/o pena de prisión de entre un mes y tres años;
• cuando una persona venda a sabiendas productos que exhiban una marca falsificada, falsa o apuesta ilícitamente – multa no inferior a 1.000 riales y no superior a 100.000 riales (aproximadamente 26.000 dólares EE.UU.) y/o pena de prisión de entre un mes y un año;
• en caso de reincidencia – la sanción no podrá exceder del doble de las sanciones máximas previstas y se clausurarán las instalaciones en las que se lleven a cabo las infracciones por un período de entre 15 días y 6 meses.

Por otra parte, se podrá percibir una indemnización por daños y perjuicios en las demandas civiles, entre los que podrán incluirse la reparación por concepto de beneficios por el infractor (artículo 41), a quien el tribunal podría obligar a revelar la identidad de los terceros que pudieran haber estado involucrados en cualquier aspecto de la infracción.

Los titulares de los derechos pueden acudir asimismo al tribunal competente cuando se produzca una infracción u obtener las medidas provisionales adecuadas, incluido un mandamiento judicial “a fin de detener la infracción o evitar que se produzca”.

Importaciones paralelas

En su artículo 39, la Ley de Marcas del CCG establece que los poderes concedidos a las autoridades aduaneras de incautarse de los productos infractores (en virtud del artículo 38) no les permiten incautarse de productos que hayan sido puestos en el mercado en el país exportador por el titular de los derechos o con su consentimiento. Esta disposición parece estar pensada para los productos de importación paralela, de manera que las autoridades aduaneras no puedan incautarse de las importaciones paralelas en virtud de la Ley de Marcas del CCG.

No obstante, se señala que esta restricción relativa a los productos de importación paralela se aplica al artículo 38, sin que se mencione ninguna otra disposición de la Ley de Marcas del CCG. Por consiguiente, los titulares de marcas podrían disponer de otros recursos (como el derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en virtud del artículo 41) en relación con los productos de importación paralela. Teniendo en cuenta la abundancia de productos de importación paralela en los Estados del CCG, es probable que estas disposiciones sean objeto de un examen minucioso por parte de los titulares de registros de marcas deseosos de luchar contra las importaciones paralelas en la región con la entrada en vigor de la Ley de Marcas del CCG.

Un sistema mejorado

La introducción de la Ley de Marcas del CCG mejorará sin duda de forma notable el proceso para el registro y protección de las marcas en la región del CCG. Los titulares de registros de marcas podrán beneficiarse de un sistema más eficaz y racionalizado, aunque todo dependerá en gran medida de la interpretación detallada y la aplicación práctica de la Ley.

El reglamento de aplicación será importante, como también lo será el procedimiento para garantizar que se aplique una postura unificada en todos los Estados del CCG, ya sea a través del Comité de Cooperación Comercial del CCG o de otra forma.

A medida que se vaya acercando la promulgación de la Ley (y una vez que entre en vigor) irá aumentando el grado de minuciosidad con el que serán examinadas muchas de las disposiciones analizadas en este artículo. El mensaje con el que han de quedarse por ahora los titulares de registros de marcas que estén interesados en el CCG es “manténgase informados”.