En qué se parece la negociación de licencias de patentes esenciales a comprar un automóvil nuevo
Por J. Gregory Sidak, Presidente de Criterion Economics, LLC, Washington D.C. (Estados Unidos de América)
Una conductora desea cambiar su viejo BMW 328i por un Toyota Camry nuevo. En el concesionario decide aceptar la oferta del distribuidor de que entregue su automóvil usado como parte del pago del Toyota. En esta operación se produce en efecto una compraventa simultánea por parte de la conductora y el distribuidor. Este último ofrece comprar el BMW usado por un precio igual al descuento que se aplicará al precio del automóvil nuevo. Mientras mejor esté el BMW usado, mayor será el descuento que ofrecerá el distribuidor sobre el precio neto, es decir, sobre la cantidad total de efectivo que se habrá de intercambiar por el Toyota nuevo. Si el guardabarros del BMW estuviera oxidado, el distribuidor ofrecería menos dinero que si el automóvil estuviera en perfecto estado de conservación.
Esta operación es similar a la que se produce cuando dos titulares de patentes acuerdan la concesión de licencias cruzadas sobre sus respectivas carteras de patentes. Cada cartera de patentes exige el pago por la contraparte de una cantidad determinada en concepto de regalías. Normalmente la regalía que se especifica en las licencias cruzadas es una regalía de compensación del saldo neto que una parte ha de pagar a la otra, es decir, la diferencia entre lo que cada parte debe abonar a la otra en concepto de regalías por la utilización de las respectivas carteras de patentes.
La regalía de compensación, o el efectivo intercambiado, será igual a la diferencia entre la regalía que se ha de pagar por la cartera de más valor y la que se ha de pagar por la cartera de menos valor.
El valor que generen las carteras de patentes de cada parte para la otra determinará cuál de ellas será la pagadora neta y cuál la receptora neta de las regalías, así como la cantidad de la regalía de compensación. Tal como se muestra en la figura 1, la regalía de compensación es equivalente al precio neto del Toyota nuevo.
Concesión de licencias cruzadas sobre carteras de patentes esenciales
Las carteras de patentes de las partes pueden contener patentes esenciales sobre las que aquellas se hayan comprometido a conceder licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Los organismos de normalización elaboran y promueven normas técnicas (por ejemplo para los teléfonos móviles) que permiten la interoperabilidad entre los productos que cumplen las normas. Una patente esencial es una patente que un fabricante necesita utilizar para fabricar un producto que cumpla las normas.
En ocasiones, los titulares de patentes esenciales fabrican también los productos que cumplen las normas y que incorporan sus propias patentes esenciales. Es práctica común que los titulares de patentes esenciales se concedan licencias cruzadas sobre sus respectivas carteras de patentes esenciales. De esta forma cada parte puede fabricar productos que cumplan las normas sin infringir las patentes esenciales de la otra y percibir una compensación por sus contribuciones a la norma.
Regalías de compensación
La parte cuya cartera de patentes esenciales aporte menos valor en relación con las normas técnicas pertinentes manteniendo todos los demás factores constantes (incluidos los ingresos que perciba cada parte por las ventas de sus productos con licencia) deberá pagar la regalía de compensación del saldo neto. Al igual que el distribuidor de automóviles, un receptor neto evaluará el “valor comercial” de la cartera de patentes esenciales del pagador neto cuando se le ofrezca a cambio de la utilización de su cartera de patentes esenciales. Del mismo modo que el dueño de un BMW en mal estado de conservación tendría que pagar más por el Toyota nuevo que el de un BMW en buen estado, mientras menos valor tenga la cartera de patentes esenciales del pagador neto frente a la del receptor neto, mayor será la regalía de compensación. Por lo tanto, en la concesión de licencias cruzadas la regalía de compensación es un reflejo del valor de las carteras de patentes de ambas partes y habrá de ser necesariamente igual o (mucho más probablemente) inferior al valor de la cartera de patentes del receptor neto.
¿Qué pasaría si el distribuidor de automóviles dejara de aceptar la entrega de automóviles usados como parte del pago?
Supongamos que el concesionario decidiera dejar de aceptar la entrega de automóviles usados por los conductores que quisieran comprarse automóviles nuevos. Si el distribuidor no concediera un descuento sobre el precio del Toyota, la operación se convertiría en una venta unilateral por el distribuidor. Igualmente, si dos partes suscribieran un acuerdo de concesión de licencias cruzadas y la parte B decidiera dejar de conceder licencias sobre su tecnología patentada o la parte A decidiera dejar de obtener una licencia por la tecnología patentada de la parte B, la operación dejaría de ser una concesión de licencias cruzadas. Las partes se convertirían meramente en licenciante y licenciatario, y la regalía de compensación entre ellos pasaría a ser simplemente una regalía unilateral, que sería igual al valor de la cartera de patentes del licenciante, la parte A, ya que las patentes de la parte B no generarían ningún valor para los productos de la parte A.
Determinación del importe de regalías justas, razonables y no discriminatorias
En ocasiones se puede acudir a jueces, jurados o árbitros para que se pronuncien acerca de una regalía de compensación en una concesión de licencias cruzadas a fin de fijar unas regalías razonables en concepto de daños y perjuicios por la infracción de patentes, y establecer unas regalías justas, razonables y no discriminatorias para las patentes esenciales. La adopción de esta resolución puede resultar complicada. Determinar la regalía unilateral de una cartera de patentes sobre la base de una licencia cruzada en que solo se especifica una regalía de compensación equivale a calcular el precio del Toyota nuevo sobre la base del precio neto que resulta de aplicar el descuento por el BMW usado. Sin conocer el valor del BMW es difícil calcular de forma fiable el precio que el distribuidor habría pedido por el Toyota si no hubiera habido una clienta que entregara su automóvil usado a cambio. Supongamos que la conductora pagó un precio neto de 7.500 dólares de los Estados Unidos por el Toyota nuevo tras entregar su BMW usado. Eso solo indica que el precio unilateral del Toyota (el precio sin la entrega de un automóvil usado) debe ser superior a 7.500 dólares (suponiendo que el valor comercial del BMW usado sea mayor que cero), ya que el precio neto de 7.500 dólares representa el precio unilateral del Toyota menos el precio unilateral (el valor comercial) del BMW usado.
El precio neto no es el resultado de restar 7.500 dólares al precio unilateral del Toyota Camry. Para calcular esa suma sería útil contar con referencias acerca de operaciones anteriores relacionadas con un Toyota Camry nuevo o un BMW usado. La referencia más directa e informativa sería una operación en que hubiera un Toyota Camry del mismo año de fabricación. No obstante, si no se dispusiera del precio de una operación de ese tipo, sería útil tener información sobre operaciones con BMW usados, además de otra información (concretamente, el precio neto de 7.500 dólares pagado por la conductora) a fin de determinar el precio unilateral del Toyota. Supongamos que el distribuidor vendiera por 15.000 dólares de los Estados Unidos un BMW usado en un estado similar de conservación al que entregó la conductora. Esto nos permite estimar que la conductora obtuvo un descuento de 15.000 dólares por la entrega de su BMW. Si la conductora pagó 7.500 dólares además del valor comercial comparable, ello quiere decir que el precio unilateral estimado del Toyota Camry es 22.500 dólares de los Estados Unidos (es decir, 15.000 dólares + 7.500 dólares = 22.500 dólares).
Licencias comparables
Del mismo modo, en caso de que hubiera que negociar una licencia, los órganos decisorios podrían valerse de los acuerdos existentes de concesión de licencias de patentes que fueran comparables para establecer las regalías razonables en concepto de daños y perjuicios que tendría que pagar un infractor al titular de la patente. Un órgano decisorio que tenga que estimar la regalía unilateral de una cartera de patentes sobre la base de la regalía de compensación aplicada en una licencia cruzada podrá hacerlo sirviéndose de acuerdos anteriores de concesión de licencias en que intervengan cualquiera de las dos carteras de patentes presentes en esa licencia cruzada. Los acuerdos comparables de concesión de licencias alcanzados por voluntad propia por los licenciantes y los licenciatarios son un reflejo de la valoración real en el mercado de las tecnologías patentadas que son propiedad del titular de las patentes esenciales. Para los tribunales de los Estados Unidos de América, estos acuerdos son probatorios de la regalía que las partes en una controversia habrían acordado por voluntad propia en una hipotética negociación. En la causa LaserDynamics, Inc. c. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 79 (Fed. Cir. 2012), el Circuito Federal sostuvo que las licencias comparables son “altamente probatorias de qué constituye una regalía razonable” y que “las licencias reales son las que reflejan más claramente el valor económico que tiene en el mercado la tecnología patentada”. Asimismo, las regalías que se especifican en las licencias comparables representan aquello que los titulares de las patentes esenciales y sus licenciatarios consideraron justo y razonable en negociaciones anteriores. Al realizar el cálculo de las regalías justas, razonables y no discriminatorias sobre la base de lo que pagaron otros licenciatarios en el marco de acuerdos de licencia similares se satisface además el requisito de no discriminación de esas regalías.
Incidencia de las ventas del pagador neto en la regalía de compensación
Para calcular una regalía razonable para una cartera de patentes mediante la regalía de compensación del saldo neto aplicada en una licencia cruzada es necesario ajustar el cálculo de los daños y perjuicios en función de la medida en que cada parte utiliza la cartera de patentes de la otra. En una licencia cruzada, el pagador neto no es siempre la parte cuya cartera de patentes es más débil, es decir, la cartera que aporta menos valor en relación con una norma técnica pertinente. Supongamos que la parte A vende 1.000 unidades de un producto que utiliza la cartera de patentes de la parte B, y que la parte B vende 100 unidades de un producto que emplea la cartera de patentes de la parte A. Supongamos también que la parte A cobra una regalía de 2 dólares de los Estados Unidos por unidad por su cartera de patentes, mientras que la parte B cobra 1 dólar. En el cuadro 1 se muestra que, aun cuando la parte A posee la cartera de patentes con más valor y aplica una regalía superior por unidad al autorizar la utilización de su cartera de patentes, la pagadora neta en un acuerdo de concesión de licencias cruzadas entre la parte A y la parte B sería la primera.
En la década de 1920, Les Kelley comenzó a distribuir una lista de precios de automóviles, el Kelley Blue Book, que se convirtió en una fuente fiable tanto para los consumidores como para los distribuidores. La información sobre los precios de automóviles de prácticamente todas las marcas y modelos y en cualquier estado de conservación facilitó las negociaciones entre los consumidores y los distribuidores y posibilitó un intercambio que benefició a ambas partes. La ausencia de información (por ejemplo acerca de las regalías que pagaron otros licenciatarios de la cartera de patentes en cuestión) podría hacer fracasar los intentos de un titular de licencias esenciales por negociar la concesión de una licencia. Quizás la negociación de licencias sería más eficaz si los organismos de normalización adoptaran algunos de los mecanismos que se han concebido en el mercado de los automóviles para incrementar la eficiencia operacional de los intercambios voluntarios.
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