La concesión de patentes en materia de técnicas de catalización: acelerar el cambio y superar las dificultades

Por Jennifer H.  Roscetti y Jessica M.  Lebeis de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Estados Unidos)

Jennifer Roscetti es asociada del estudio de abogados Finnegan de Washington D.C. y anteriormente fue ingeniera de procesos de diseño de ExxonMobil Chemical Company.  Jessica Lebeis es asociada del mismo estudio en la oficina de Atlanta.

Las técnicas de catalización están adquiriendo una importancia cada vez mayor en los sectores energético y medioambiental.  Las nuevas técnicas de identificación de catalizadores, que aceleran las reacciones químicas en los procesos de fabricación de productos químicos, permiten a los investigadores elaborar y poner a prueba, a una velocidad sin precedentes, innumerables materiales y determinar sus posibilidades como nuevos catalizadores.  Estas técnicas representan un nuevo planteamiento para la producción de combustibles más limpios, como por ejemplo la obtención de combustibles diésel a partir de materias primas más impuras y combustibles renovables.  Las innovadoras investigaciones sobre estos nuevos catalizadores siguen perfeccionándose y tendrán una inmensa repercusión en la manera en que producimos energía, alimentamos los vehículos y afrontamos el cambio climático.

Las empresas energéticas, en especial, han reconocido la importancia de los catalizadores avanzados de alto rendimiento.  Las alianzas estratégicas entre estas empresas y las que producen técnicas catalizadoras están en auge.  Esas alianzas pueden contribuir a que las empresas energéticas logren una mayor eficiencia en el uso de la energía y las materias primas, cumplan las normas medioambientales y desarrollen técnicas rentables para producir combustibles limpios y renovables tales como la conversión de biomasa en biocombustibles.

En este marco, no es sorprendente el aumento de la actividad de concesión de patentes en este campo.  La concesión de patentes relacionadas con la técnica de craqueo catalítico de líquidos (CCL) —uno de los procesos más importantes en la transformación del crudo en gasolina de alto índice de octanos y fuelóleos— aumentó considerablemente entre 2000 y 2012.  Un estudio de 2013 de Mitchell, Michels y Pérez-Ramírez publicado en Chemical Society Reviews reveló que en 2000 se dio cuenta de menos de 10 patentes en que se describían preparados nuevos o mejorados de catalizadores CCL, cifra que aumentó a más de 80 en 2012.  Asimismo, según un artículo reciente publicado en Renewable and Sustainable Energy Reviews por Faba, Díaz y Ordóñez, también está aumentando la concesión de patentes de métodos catalíticos en el campo de los biocombustibles. 

Pero a medida que aumenta la actividad en el ámbito de las patentes para las técnicas catalíticas y dicho campo se vuelve más complejo es posible que sea más dificultoso para las empresas obtener la protección mediante patentes de sus innovaciones.  También es posible que encuentren que las patentes ya concedidas corren el riesgo de sufrir los ataques de la competencia.

Las oportunidades y exigencias derivadas de la legislación estadounidense

En los Estados Unidos, los cambios recientes en la legislación de patentes pueden brindar una manera interesante de resolver esas controversias.  La Ley de invenciones de los Estados Unidos (AIA) de 2011 introdujo un nuevo procedimiento de revisión inter partes, supervisado por la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB), para tratar las impugnaciones de patentabilidad de una o más reivindicaciones contenidas en una patente estadounidense. 

El procedimiento ofrece una alternativa más rápida y económica a los procedimientos judiciales de los tribunales de distrito y, desde el punto de vista estadístico, la PTAB parece proporcionar una instancia satisfactoria para quienes desean impugnar patentes.  A agosto de 2015, las estadísticas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América muestran que en el 68% de las sentencias definitivas la PTAB había dictaminado que las reivindicaciones presentadas no eran patentables.  Estos datos indican que el procedimiento de revisión inter partes es un mecanismo eficaz para eliminar patentes que compiten entre sí.

Sin embargo, para iniciar un procedimiento de revisión inter partes a los fines de la impugnación es necesario contar con un objetivo estratégico y un enfoque específico.  Los rivales deben entender la totalidad de la cartera de su competidor para encontrar patentes que puedan impugnar y presentar pruebas periciales debidamente obtenidas que respalden su petición.

La PTAB también plantea exigencias desde la perspectiva del titular de una patente y puede resultar una instancia dificultosa en la que proteger propiedad intelectual valiosa.  A fin de impedir que se lleve a cabo una revisión, es necesario actuar con previsión al redactar la solicitud de patente y proceder a su tramitación, y han de sortearse ciertas situaciones de riesgo propias del procedimiento.

En pocas palabras, los procedimientos de revisión inter partes son complejos tanto para los demandantes como para los titulares de patentes y plantean problemas que no se conocen del todo bien.  Sin embargo, el marco jurídico de Ley de invenciones de los Estados Unidos y los antecedentes existentes en la PTAB brindan ideas valiosas y necesarias para entender el fenómeno. 

Los demandantes pueden solicitar la revisión inter partes

Para aprovechar las posibles ventajas de tramitar un procedimiento de revisión inter partes, es necesario que los demandantes enfoquen estratégicamente los procedimientos y decidan con cautela qué patentes van a impugnar.  Según su objetivo, puede que deban impugnar más de una patente que protege una técnica que obstaculiza sus actividades.  En ese sentido, es posible que deban revisar toda la cartera de patentes de un competidor para determinar qué patentes tienen reivindicaciones problemáticas en cuanto a vulneración de derechos o libertad de acción.

Aunque los procedimientos de revisión inter partes sean más económicos que los procedimientos judiciales tradicionales de los tribunales de distrito, es preciso presentar una petición para cada patente y la suma de las tasas de presentación de las peticiones puede suponer un desembolso considerable.  No existen requisitos establecidos para los procedimientos de revisión inter partes y cualquiera puede presentar una petición, pero el demandante debe identificar quién es realmente la parte interesada.  Por lo tanto, para presentar una petición de revisión de ese tipo se deben evaluar juiciosamente los costes y la probable repercusión en la posición competitiva del demandante y otras consideraciones empresariales que entraña revelar el interés existente por un nuevo campo tecnológico o por la posibilidad de hacer su entrada en él.

La ventaja más importante que tienen estos procedimientos para quienes impugnan una patente es el tiempo disponible para analizar el estado anterior de la técnica, elaborar una petición y planificar un ataque.  A no ser que se haya interpuesto una demanda contra la patente en un tribunal de distrito, los demandantes no tienen un límite temporal para presentar una demanda de revisión inter partes.  Al no existir ese límite, tienen tiempo para elaborar posturas contundentes con aportaciones de expertos.  Las pruebas periciales son esenciales, teniendo en cuenta la complejidad de las técnicas que se desarrollan en el sector químico.  Anteriormente, los demandantes se beneficiaban del hecho de que los titulares de patentes no podían presentar nuevas declaraciones de expertos en sus respuestas preliminares y debían basarse en los alegatos del abogado.  La Comisión ha solido dar crédito a las pruebas de los expertos que no habían sido refutadas en una demanda contra los alegatos de un abogado, especialmente en el campo de la química.  Sin embargo, la PTAB ha modificado recientemente sus normas para permitir que los titulares de patentes presenten nuevas pruebas periciales en la fase preliminar de respuesta.

Que la prueba pericial sea convincente sigue siendo fundamental para las sentencias de la PTAB.  Por ejemplo, en Butamax Advanced Biofuels LLC contra Gevo, Inc., IPR2014-00250, la PTAB dictaminó que no eran patentables las reivindicaciones presentadas de la patente impugnada relativas al carburante renovable para reactores, de manera que daba crédito al experto del demandante en su decisión definitiva, aun cuando el titular de la patente había señalado que el experto del demandante no había presentado referencias para justificar su opinión.

Además, los procedimientos ofrecen otras posibles ventajas para los demandantes.  Se otorga a las reivindicaciones impugnadas la interpretación razonable más amplia, por lo que es más fácil atacarlas;  mientras que la validez se determina en virtud de una norma de preponderancia de las pruebas y las reivindicaciones no gozan del derecho de presunción de validez.

Los titulares de patentes pueden poner trabas a la revisión inter partes

Aunque es casi imposible detener la interposición de una demanda —en especial para la patente de una técnica clave que se emplea de manera generalizada— las empresas pueden adoptar estrategias en la presentación de solicitudes de patentes, en su tramitación y en la redacción de reivindicaciones que les permitan reducir al mínimo el riesgo de procedimientos de revisión.  Por ejemplo, pueden presentar numerosas solicitudes de una misma familia de patentes, al mismo tiempo que mantienen la posibilidad de presentar solicitudes de continuación, introduciendo variaciones en la manera de reivindicar la invención.  Para quienes impugnan patentes, es más difícil y caro atacar una cartera amplia y, si las reivindicaciones son numerosas, es más probable que al menos una supere la revisión.  Como actualmente los titulares de patentes pueden ofrecer una nueva prueba pericial en la fase preliminar para refutar las pruebas presentadas por los demandantes, tienen una oportunidad más fiable de evitar que se presente una demanda de revisión inter partes.

Incluso sin presentar nuevas pruebas periciales, en su respuesta preliminar el titular de la patente puede basarse en una prueba presentada anteriormente o que esté a disposición del público.  Por ejemplo, es posible que puedan respaldar argumentos de “resultados imprevistos” con declaraciones de los inventores o de los expertos al tramitar la patente.  La PTAB puede otorgar a esas pruebas un peso considerable.  Por ejemplo, en Omron Oilfield & Marine Inc.  contra MD/TOTCO, IPR2013-00265, la PTAB declinó atender la petición basada en parte en la prueba pericial previa de un tribunal de distrito relativa al éxito comercial.

Una vez que se instruye un procedimiento de revisión inter partes, por lo general los titulares de patentes tienen como máximo tres meses para preparar y presentar una respuesta completa, incluidas las declaraciones de los expertos.  Este marco temporal limitado aumenta la importancia de la preparación de las opiniones de los expertos cuando se elabora una respuesta preliminar y antes de la instrucción.  Es esencial que las pruebas de refutación sean sólidas, dadas las considerables ventajas que posee quien solicita la impugnación. 

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los titulares de patentes, el procedimiento de revisión inter partes les ofrece la posibilidad de modificar las reivindicaciones de patentes.  En un principio esta posibilidad era más teórica que práctica porque la PTAB rechazaba prácticamente todas las peticiones de modificación.  Sin embargo, recientemente la PTAB ha comenzado a aceptar las peticiones, incluso una en el campo energético.  Como se publicó en el sitio web de Law360, en un procedimiento de revisión inter partes en el que se había impugnado una patente de Neste Oil Oyj relativa al combustible diésel renovable (REG Synthetic Fuels LLC contra Neste Oil OYJ, IPR2014-00192), la PTAB aceptó la solicitud de modificación que permitió a Neste reemplazar cuatro reivindicaciones. 

La innovación que se está produciendo en las técnicas catalíticas y el aumento de la actividad de concesión de patentes indican que en un futuro habrá más procedimientos de revisión inter partes a resultas de las impugnaciones.  Esos procedimientos pueden ofrecer una manera relativamente rápida y rentable de resolver las controversias, pero tanto los titulares de patentes como quienes las impugnan necesitan aplicar una estrategia meditada con detenimiento y elaborada adecuadamente para aprovechar su potencial.