La Suprema Corte de los Estados Unidos reescribe las normas sobre agotamiento de patentes
Por Emma Barraclough, periodista independiente
“Cuando se tiene la RAZÓN, se LUCHA”, reza el lema del sitio web de Impression Products Inc. Pero la decisión de esta pequeña empresa familiar de batirse en una acción judicial relativa a los derechos de patente sobre cartuchos de tinta para impresoras ha tenido una repercusión mucho mayor de lo imaginado: se han reescrito las normas sobre agotamiento de patentes en los Estados Unidos, cambiando radicalmente las prácticas de las empresas del sector de reparación y repuestos y posiblemente obligando a los titulares de patentes estadounidenses a replantear la forma en que fijan los precios de sus productos en todo el mundo.
económica basada en rellenar y vender cartuchos de impresora.
Cuando se le acusó de infringir derechos de patente, decidió dar pelea.
Su triunfo ante la Suprema Corte ha reformulado la doctrina del
agotamiento y obligado a las empresas a revisar sus estrategias
comerciales (foto: iStock.com/© sergeevspb).
La controversia implicó a dos empresas: Lexmark, una multinacional con sede en Kentucky que fabrica y vende equipos de impresión de imágenes, e Impression Products, una empresa de Virginia Occidental cuyos 25 empleados reparan impresoras y revenden cartuchos.
Durante décadas, el sector de la tinta para impresoras ha intentado defender su lucrativo mercado de posventa de cartuchos, creando una serie de obstáculos tecnológicos y comerciales para disuadir a los competidores de rellenar y revender cartuchos. Lexmark utilizaba tanto soluciones de alta tecnología como incentivos financieros. Ofrecía a los clientes dos opciones de precio: un cartucho de tinta de mayor precio que los usuarios podían desechar según quisieran y una versión de menor precio que se vendía a través de su “Programa de Devolución”. Estos cartuchos estaban equipados con un microchip para impedir que se volvieran a usar y los clientes se comprometían a entregarlos vacíos únicamente a Lexmark.
La batalla judicial entre ambas empresas comenzó cuando Lexmark se opuso formalmente a las prácticas comerciales de Impression: comprar cartuchos de impresora vacíos del Programa de Devolución, rellenarlos de tinta, retirar el microchip y volver a venderlos.
Cuando el asunto siguió su curso ante los tribunales estadounidenses, los jueces debieron consideraran dos cuestiones: si Impression había infringido las patentes de Lexmark al rellenar y vender cartuchos del Programa de Devolución en los Estados Unidos cuando Lexmark había prohibido específicamente la reutilización y la reventa, y si había infringido los derechos de patente de Lexmark al importar en los Estados Unidos cartuchos que esta empresa había vendido en otros países.
En el centro de ambas cuestiones está la doctrina del agotamiento de las patentes.
La doctrina del agotamiento sostiene que una vez que el titular de la patente ha vendido por primera vez un producto patentado, deja de tener control sobre el mismo: el comprador puede usarlo, venderlo, licenciarlo o destruirlo si lo desea. La controversia de Lexmark suscitó interrogantes sobre la medida en que el titular de una patente puede imponer restricciones sobre lo que un comprador hace con el producto una vez que lo ha comprado, y hacer valer esas restricciones con arreglo al derecho de patentes. También pretendió aclarar la aplicación de la doctrina del agotamiento a mercancías vendidas en el exterior, donde el derecho de patentes estadounidense no se aplica, que posteriormente se importan para venderse en los Estados Unidos.
Fallo del Tribunal Federal
La importancia de las cuestiones planteadas en el asunto llevó a los jueces federales a decidir si sesionarían en pleno, aduciendo la necesidad de decidir si sus fallos anteriores sobre cuestiones relativas al agotamiento de patentes seguían siendo adecuados a la luz de los fallos posteriores de la Suprema Corte, como por ejemplo, en el asunto Kirtsaeng sobre derechos de autor (véase el recuardo).
En febrero de 2016 una mayoría de jueces federales falló a favor de Lexmark al concluir que los derechos de patente de la empresa no se habían agotado tras la primera venta. El Tribunal sostuvo que Lexmark tenía derecho a demandar a Impression por infracción del derecho de patente fundándose en que el titular de una patente que vende un artículo con limitaciones claras sobre su reventa o reutilización puede hacer valer esas restricciones mediante una demanda de infracción del derecho de patente.
Con respecto a la segunda cuestión, los jueces federales estuvieron de acuerdo con Lexmark en que sus derechos no se habían agotado al vender sus productos en el exterior, dando luz verde para que entablara una acción de infracción cuando Impression importara sus cartuchos, los rellenara y vendiera en Estados Unidos sin permiso.
Intervención de la Suprema Corte
La Suprema Corte aceptó entender en la apelación entablada por Impression, dando pie a que más de 30 titulares de PI, asociaciones sectoriales y catedráticos presentaran informes de amici curiae asesorando a los magistrados.
The Imaging Supplies Coalition, que representa a las multinacionales de impresoras, exhortó a la Corte a confirmar la decisión del Tribunal Federal. Sostenía que tanto los titulares de los derechos como los consumidores se benefician de una norma de agotamiento que permita restricciones de uso válidas, y que el agotamiento a nivel nacional respalda el desarrollo económico ya que permite a los titulares de las patentes fijar precios diferentes en distintas partes del mundo.
Estos argumentos también fueron suscritos por las asociaciones representantes de empresas farmacéuticas y biotecnológicas, para las cuales las diferencias de precios constituyen un elemento central de la estrategia global de precios y que se basan en la doctrina del agotamiento para vigilar esa estrategia. BIO y Croplife International, por ejemplo, sostenían que si la Suprema Corte establecía alguna limitación a la doctrina del agotamiento, ello podría dar lugar al arbitraje de productos más baratos. “Todo beneficio para los consumidores estadounidenses” aducía el informe, “probablemente sería a expensas de los consumidores más pobres de otros lugares”.
Las asociaciones representantes de las empresas que reparan y revenden productos patentados contraatacaron. The Owners’ Rights initiative, una coalición que integran eBay y la Association of Service and Computer Dealers International, sostuvo que si se confirmaba la decisión del tribunal federal “se cuestionaría la titularidad de millones de artículos de propiedad privada, el mercado de reventa y alquiler se vería amenazado y se abrirían las compuertas a una avalancha de litigios por infracción”.
En este contexto jurídico y de políticas públicas, la Suprema Corte dictó su fallo sobre las dos cuestiones sometidas a su consideración. Su respuesta fue clara: “el agotamiento de patentes es uniforme y automático”.
También agregó: “Concluimos que la decisión del titular de una patente de vender un producto agota todos sus derechos de patente con respecto a dicho artículo, independientemente de las restricciones que pretenda imponer o el lugar de la venta […]. Ni las restricciones ni el lugar son pertinentes, lo único que importa es la decisión del titular de efectuar la venta”.
Con respecto a la cuestión del agotamiento de la patente en el ámbito nacional, la Suprema Corte dictaminó que el titular de una patente agota sus derechos cuando vende un producto patentado. Aunque Lexmark puede invocar el derecho contractual para imponer restricciones a lo que el cliente haga con un producto que ha comprado, el titular de la PI no puede entablar una demanda por infracción de patente.
Con respecto a la segunda cuestión, la Corte falló que una venta autorizada fuera de los Estados Unidos agota los derechos de patente, exactamente igual que si la venta se hubiera realizado en los Estados Unidos. En la práctica, los titulares de las patentes ya no podrán basarse en el derecho de patentes para tratar de evitar que arbitrajistas compren sus productos a bajo precio en el exterior y los importen en los Estados Unidos para revenderlos.
Cambio de panorama
¿Qué implica este fallo para las empresas? Fue acogido favorablemente por aquellas que desean obtener una tajada del mercado de reparación y repuestos. Los titulares de patentes que procuran proteger sus mercados de posventa han visto reducidas sus opciones. Ahora deberán recurrir en mayor medida a las condiciones contractuales para imponer limitaciones a lo que los clientes pueden hacer con sus compras. Posiblemente sus abogados internos estén ocupados en los próximos meses reforzando las cláusulas de los contratos de licencia de usuarios finales. No obstante, debido a las dificultades prácticas de hacer valer estas condiciones, muchos titulares de patentes intensificarán la carrera tecnológica que corren con sus competidores, interponiendo obstáculos prácticos cada vez más sofisticados como los instrumentos de gestión de derechos digitales.
Pero el fallo también plantea importantes retos para la forma en que las empresas de otros sectores, en particular el farmacéutico, dirigen su actividad comercial. Tradicionalmente, las empresas que venden medicamentos originales han establecido precios altos en los Estados Unidos y bajos en los países en desarrollo, donde las presiones políticas y de relaciones públicas (así como las normas de precios máximos) suelen alentarlas a proveer medicamentos a un costo que los consumidores locales tengan más posibilidad de afrontar. Ahora habrá menos obstáculos jurídicos para los terceros que deseen comprar sus productos a bajo precio en el exterior y venderlos en los Estados Unidos. Mark Grayson de Phrma, que representa a muchas importantes empresas farmacéuticas de los Estados Unidos, dice que la organización sigue evaluando sus próximas acciones a la luz de esta decisión.
¿Cuáles son entonces las opciones para los titulares de patentes del sector? Una puede ser que los titulares de derechos de PI presionen al Gobierno de los Estados Unidos para que adopte normas sobre patentes más estrictas en los acuerdos comerciales que negocie o renegocie. Otra opción puede ser pedir a los legisladores que reformen la legislación nacional para dar a los titulares nacionales de derechos de PI más poder de controlar lo que sucede con sus productos patentados. Una tercera opción es que algunas empresas dejen de vender medicamentos en ciertos mercados para minimizar el riesgo de que los arbitrajistas los revendan en los Estados Unidos.
Lo que es indiscutible es que la decisión de una pequeña empresa de dar pelea en la batalla por los cartuchos de tinta rellenados afectará ahora las decisiones comerciales de las organizaciones de todo Estados Unidos.
El papel de Kirtsaeng
Durante toda la controversia estuvo presente el asunto Kirtsaeng contra John Wiley & Sons, Inc. Este fallo, pronunciado por la Suprema Corte en 2013, también se refería al agotamiento, en este caso, en el contexto de la legislación sobre derechos de autor. Los magistrados debieron decidir si una editorial podía impedir que libros comprados en el exterior se revendieran en los Estados Unidos, oponiendo la protección del derecho de autor. La mayoría coincidió en respaldar a Kirtsaeng, esgrimiendo que su venta de libros de texto comprados en otro país estaba protegida por la denominada doctrina de la primera venta.
Lexmark recordó a la Suprema Corte que Kirtsaeng se refería al derecho de autor y no mencionaba a la Ley de Patentes. La empresa de impresoras exhortó a los magistrados a mantener la separación entre ambas ramas del derecho. Impression solicitó a la Suprema Corte que conciliara el asunto Kirtsaeng con el derecho de patentes, aduciendo que su determinación de common law sobre la doctrina de la primera venta se aplicaba asimismo al derecho de patentes.
Excepto uno, todos los magistrados fueron convencidos por el argumento de Impression acerca del agotamiento internacional, con la opinión en discordia de la jueza Ginsburg. Ella no estuvo de acuerdo en que la Suprema Corte se basara en Kirtsaeng y argumentó que era demasiado difícil trazar una analogía entre patentes y derechos de autor en cuestiones de agotamiento internacional porque mientras que la legislación sobre derecho de autor está armonizada en muchos países, el derecho de patentes no lo está.
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