La evolución de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio
Por Justin Soong-Hoon Chay y Brian Beckham, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Hoy en día cuesta imaginarse la vida sin Internet y los nombres de dominio. Ambos se han constituido en herramientas importantes de mercadotecnia en línea para las empresas de todos los tamaños y, en el caso de los nombres de dominio, se les considera cada vez más un activo inmaterial de valor incalculable en un panorama digital en constante crecimiento. Al mismo tiempo, los propietarios de marcas se enfrentan a la amenaza permanente que plantean personas sin escrúpulos que se apropian indebidamente de sus marcas, registrándolas como nombres de dominio con el objetivo de chantajearlos, vender productos falsificados, distribuir programas malignos o participar en campañas de phishing, o fraude por Internet. Estas prácticas abusivas pueden causar enormes daños a los propietarios de marcas y a los consumidores.
El abuso de los derechos de los propietarios de marcas en los nombres de dominio, denominado a menudo “ciberocupación”, se puede remediar iniciando un procedimiento con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme).
expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas
con la Política Uniforme se ofrece información y orientación de
valor incalculable para cualquier persona que esté pensando
interponer una demanda por ciberocupación o tenga que defenderse
de ella (imagen: JESS3).
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI fue el encargado de elaborar la Política Uniforme y es, asimismo, el líder mundial en servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio con arreglo a ella. En los últimos años, ha seguido aumentando el número de demandas que ha tenido que tramitar el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme, y el número de solicitudes ha vuelto a alcanzar máximos históricos. En 2016, los propietarios de marcas presentaron ante la OMPI más de 3.000 demandas en virtud de la Política Uniforme, lo que representó un aumento del 10% con respecto al año anterior. Desde 1999, año en que se empezó a aplicar la Política Uniforme, el Centro de la OMPI ha tramitado casi 40.000 demandas, en las que intervinieron partes procedentes de cerca de 180 países y alrededor de 500 expertos de la OMPI de 65 nacionalidades.
Además de tramitar las controversias relativas a la Política Uniforme, el Centro de la OMPI supervisa las decisiones que adoptan los expertos externos encargados de evaluar las demandas, con el fin de encontrar puntos de consenso en la jurisprudencia relativa a la Política Uniforme. El Centro de la OMPI ha realizado informes periódicos sobre estas posturas de consenso en los 18 años transcurridos desde que se empezó a aplicar la Política. La versión 1.0 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme se publicó en 2005, y la versión 2.0, en 2011.
La jurisprudencia relativa a la Política Uniforme ha seguido evolucionando desde entonces en respuesta a la evolución del comportamiento general en Internet, y han ido surgiendo posturas de consenso con respecto a distintas cuestiones que son comunes a muchas demandas tramitadas con arreglo a dicha Política. En la versión 3.0 de la Sinopsis elaborada por la OMPI, publicada en mayo de 2017, se reseñan posturas de consenso respecto de casi 100 temas, y se citan cerca de 1.000 demandas sobre cuestiones que van desde la legitimación de los propietarios de marcas a presentar demandas a cuestiones de procedimiento.
La Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se cita en casi todas las alegaciones y decisiones relacionadas con la Política Uniforme y proporciona orientación a las partes que intervienen en las controversias relativas a nombres de dominio, además de ser la herramienta de referencia para los expertos de la OMPI en la materia.
Aspectos más destacados
Entre los aspectos más destacados de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se incluyen las cuestiones conexas de los derechos de marca y el examen para determinar si un nombre de dominio es similar hasta el punto de crear confusión, el momento oportuno para registrar los nombres de dominio, la acumulación de demandas contra varios demandados y las justificaciones basadas en la libertad de expresión.
Derechos de marca. Para presentar una demanda con arreglo a la Política Uniforme, en primer lugar, los propietarios de marcas deben demostrar debidamente que tienen derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio en cuestión, normalmente aportando copias de los correspondientes certificados de registro. O lo que es lo mismo, sin derechos de marca no se puede presentar una demanda con arreglo a la Política Uniforme.
En algunos casos, los propietarios de la marca pueden intentar argumentar que tienen derechos de marca con arreglo al common law, derivados de la utilización de un nombre comercial (por lo general durante un mínimo de años) de forma tal que los consumidores han llegado a asociarlo exclusivamente a sus productos.
Para demostrar la existencia de esos derechos con arreglo al common law no registrados, los propietarios deberán aportar pruebas concluyentes, por ejemplo testimonios del reconocimiento por parte de los consumidores, la industria o los medios de comunicación; volumen de ventas; publicidad; o encuestas a los consumidores. El mero hecho de afirmar que se haya utilizado una marca durante un tiempo determinado sin presentar pruebas que lo corroboren no establece el derecho sobre la misma. En otras palabras, los propietarios que deseen reivindicar derechos que no estén registrados han de demostrar que la marca tiene un “significado secundario” en la mente de los consumidores. De lo contrario, la demanda podría ser rechazada por carecer de legitimación.
Similitud hasta el punto de crear confusión. Otra consideración importante es la necesidad de demostrar que el nombre de dominio objeto de la controversia se apropia indebidamente del nombre de marca “hasta el punto de crear confusión” con la marca correspondiente, lo que a menudo se denomina examen de “legitimación” de la Política Uniforme. Si la marca resulta reconocible de algún modo en el nombre de dominio, aun cuando se trate de una errata intencionada o se utilice tipografía “internacional” acentuada, los expertos dictaminarán que el nombre de dominio es similar hasta el punto de crear confusión con la marca en cuestión y la demanda seguirá adelante.
Momento oportuno para registrar un nombre de dominio. Con arreglo a la Política Uniforme, los propietarios de marcas deben demostrar que tanto el registro como la utilización del nombre de dominio se hicieron “de mala fe”. Este requisito suscitó cierta controversia en algunas demandas en el pasado, pero los expertos han convenido en que no se puede registrar un nombre de dominio de mala fe si el solicitante no conocía la marca con anterioridad. Por norma general, los propietarios de marcas tienen que demostrar que sus derechos existían antes de que el solicitante del registro adquiriera el nombre de dominio. Una excepción notable a lo anterior se produce cuando el solicitante del registro dispone de información interna o, actuando de mala fe, ha previsto la existencia de derechos de marca en el futuro. Un ejemplo de ello se produjo en una conocida controversia relativa al registro de un nombre de dominio relacionado con Wayne Rooney cuando este era aún una estrella en ciernes y antes de que adquiriera derechos de marca registrada. En este caso la mala fe era evidente.
Acumulación de demandas contra varios demandados. De acuerdo con el Reglamento de la Política Uniforme, los expertos pueden acumular varias controversias en materia de nombres de dominio. La jurisprudencia establece que, para ello, los expertos deben tener la certeza de que se cumplan los requisitos siguientes: i) que los propietarios de marcas tengan una reclamación común concreta contra los solicitantes o que estos hayan incurrido en alguna conducta común que haya afectado de forma similar a los propietarios de marcas; y ii) que la acumulación resulte equitativa y eficaz desde el punto de vista de los procedimientos. Los expertos se encargan también de comprobar que los nombres de dominio o los sitios web correspondientes estén sujetos a un control común.
Justificaciones basadas en la libertad de expresión. Una vez se establece la legitimación para entablar una demanda, justificando los derechos de marca y la similitud hasta el punto de crear confusión, los propietarios de marcas deben asimismo demostrar que los solicitantes carecen de “derechos o intereses legítimos” respecto de los nombres de dominio. Esto se demuestra muchas veces poniendo de manifiesto que el nombre de dominio se ha registrado exclusivamente para aprovecharse de la reputación de los propietarios de marcas de una manera que induzca a confusión a los consumidores. Una de las opciones que tienen los solicitantes para justificar sus derechos o intereses legítimos es demostrar que lo que hace el sitio web en cuestión es ejercer la libertad de expresión con fines no comerciales, por ejemplo para hacer una crítica justa de las actividades que lleva a cabo el titular de la marca. En estos casos, muchas veces se trata de nombres de dominio con el formato <[marca]sucks.com>. Sin embargo, cabe destacar que la libertad de expresión representa un porcentaje insignificante dentro del número total de demandas con arreglo a la Política Uniforme.
Aunque los expertos designados para aplicar la Política Uniforme son firmes defensores de la libertad de expresión legítima, muchas veces se recurre a este argumento para enmascarar una actividad comercial desleal. No obstante, los expertos detectan estas falsas justificaciones con facilidad. Asimismo, están de acuerdo en que, salvo en circunstancias determinadas, un nombre de dominio que coincida exactamente con el del propietario de una marca genera un riesgo inaceptable de confusión, ya que puede inducir a los consumidores a creer erróneamente que dicho nombre de dominio cuenta con el favor o el respaldo del titular.
Esto no es más que una pequeña muestra de la gran cantidad de cuestiones que se abordan en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, la cual constituye una fuente de información y orientación de valor incalculable para cualquier persona que esté pensando interponer una demanda por ciberocupación o tenga que defenderse de ella.
Acerca de la Política Uniforme
En 1999, por recomendación de la OMPI, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), que es la organización con sede en California encargada de supervisar los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) como “.com”, y ahora también “.blog”, “.cloud”, etcétera, empezó a aplicar la Política Uniforme para luchar contra el registro de mala fe de marcas como nombres de dominio o “ciberocupación”, como se le denomina a menudo. Desde entonces, y bajo la administración de la OMPI, se reconoce ampliamente a la Política Uniforme como fórmula rápida y eficaz en función de los costos para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.
Si desea obtener más información, puede hacerlo en las direcciones de Internet www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0 y www.wipo.int/amc/es/domains.
Si desea formular una consulta, diríjase a la dirección de correo electrónico arbiter.mail@wipo.int.
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