Marcas etiquetadas: el objeto de la protección

Por Claire Jones, abogada especializada en marcas, Novagraaf, Londres (Reino Unido)

Las plataformas de los medios sociales se han convertido en canales de comercialización indispensables para los propietarios de marcas.  En los 10 años transcurridos desde que la #etiqueta surgió como instrumento de comercialización en Internet, el interés por registrar marcas con #etiquetas no ha hecho más que crecer.

En las investigaciones realizadas recientemente por Clarivate Analytics (anteriormente, Thomson Reuters CompuMark) se pone de manifiesto que aunque en 2010 solo siete empresas presentaron solicitudes de registro de etiquetas como marcas, el número de solicitudes ha ido aumentando de forma constante, alcanzando su máximo en 2016 con un 64% de aumento anual y unas 2.200 solicitudes de registro de etiquetas presentadas en todo el mundo.

Los medios sociales se han convertido en una vía extremadamente popular para estimular el interés y las reacciones ante todo tipo de suceso, producto o servicio imaginable.  Se sostienen en la cultura del intercambio y la apertura, y la comercialización en “tiempo real”.  Si bien estos instrumentos se han convertido en una característica normal del panorama digital, la cultura del intercambio de la que dependen puede dar lugar a algunos problemas relacionados con la PI.

¿#quésepuederegistrar?

La cuestión es saber qué se puede registrar o no como marca.  Una marca es un signo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.  En definitiva, ayuda a los consumidores a identificar la procedencia del producto o servicio.  Si bien una #etiqueta sola es un símbolo genérico sin pertinencia en cuanto a la identificación del origen, utilizada junto con un nombre de producto o el lema de una campaña puede funcionar de la misma manera que una marca y registrarse como tal. 

Usada de esta forma, una etiqueta es un medio, sencillo pero eficaz, de estimular el interés o las reacciones ante un suceso, producto o servicio.  Si bien dicha utilización puede servir para promover una imagen de marca, un producto o un servicio, generar ventas y fomentar el reconocimiento de la marca, no convierte automáticamente un nombre de marca o un eslogan publicitario en una marca registrable.

Entonces, ¿en qué casos concretos se puede registrar como marca una etiqueta que se utilice en una campaña de marketing?  En las orientaciones al respecto de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se indica que:  “Una marca que comprenda o incluya el símbolo numeral o almohadilla (#) o el término "hashtag" se puede registrar como marca de servicio únicamente si tiene una función indicativa del origen de los productos o servicios del solicitante”. 

Entre las marcas con etiquetas que se han logrado registrar como tal en los Estados Unidos se encuentran: #smilewithacoke y #cokecanpics (The Coca-Cola Company), #McDstories (McDonalds) y #makeitcount (Nike). 

En el Reino Unido, se puede registrar una marca si es distintiva y permite diferenciar los productos y servicios de una empresa determinada.  Si ese vínculo existe y la marca no transmite un mensaje que se podría aplicar a cualquier otra empresa, entonces, como en el caso de las marcas en general, se puede registrar una marca basada en una etiqueta.

En 2014, Wyke Farms, el mayor productor independiente de queso del Reino Unido, se convirtió en la primera empresa del país que consiguió registrar como marca su campaña en los medios sociales #freecheesefriday.  Todas las semanas se celebra un concurso en Internet a través de las cuentas de Facebook y Twitter de Wyke Farms, en las que se registran 25.500 y 30.000 visitas al mes respectivamente.  Todos los viernes, se selecciona a los ganadores de entre todos los que han tomado parte en las actividades de Wyke Farms en Facebook y Twitter y se les regala queso.  El alcance de la campaña en Facebook y Twitter combinados es de unas 880.000 personas al mes, según la empresa.

Para lograr registrar la marca, Wyke Farms tuvo que demostrar que esta había adquirido carácter distintivo mediante el uso.  La gran mayoría de las pruebas presentadas en la Oficina de PI del Reino Unido estaban relacionadas con el uso de la expresión como etiqueta en los medios sociales.  De este caso se deduce que el uso de una etiqueta en los medios sociales puede ayudar a probar que se ha adquirido carácter distintivo.  También es muestra de la voluntad de la Oficina de PI del Reino Unido de aceptar la utilización en los medios sociales como prueba de la existencia de carácter distintivo adquirido. 

#cuidado

Asimismo, merece la pena señalar que el uso generalizado de una etiqueta también puede dar lugar en el Reino Unido a la aplicación de la normativa sobre atribución engañosa, vigente en el common law, por la que se protege la reputación de un comerciante frente a una representación falsa o errónea.  Sin embargo, puede resultar difícil probar que una empresa ha adquirido, en relación con la etiqueta, la reputación que la facultaría para impedir su uso por terceros.

¿#infracción?

Cabe preguntarse qué puede ocurrir al utilizar una marca con etiqueta.  Y si alguien, al introducir una marca con etiqueta en una publicación en los medios sociales, puede ser responsable de infringir una marca.

Si la utilización ofrece indicios de que existe una relación o un vínculo con el propietario de la marca, o crea una posible confusión o asociación con dicho propietario, puede haber motivos de infracción.  Sin embargo, este no es el caso si la publicación que contenga la marca con etiqueta está promoviendo simplemente el mensaje que se quiere transmitir a través de los medios sociales.

#laconclusión

Por lo tanto, la conclusión es que, si bien las etiquetas son una manera idónea para promover una empresa y estimular el interés en una campaña de marketing, se aconseja a aquellos que están enganchados a los medios sociales que #seanprudentes.

Enlaces

• Revista de la OMPI 5/2014: Etiquetas de marca: ¿el próximo boom?