Los secretos comerciales: el derecho de propiedad intelectual oculto

Por Prajwal Nirwan, asociado, Miller Sturt Kenyon, Londres (Reino Unido)

El mundo es cada vez más abierto e inclusivo.  Las nuevas ideas se comparten en plataformas públicas, y se publican más investigaciones que nunca.  En este mundo cada vez más complejo, muy competitivo y enormemente conectado, conviene mantener en secreto ciertos activos que normalmente se protegen mediante derechos tradicionales de propiedad intelectual (PI) como las patentes, las marcas o los derechos sobre los diseños.

Algunos de los secretos comerciales más famosos del mundo, como la receta de la Coca-Cola y el algoritmo de búsqueda de Google, tienen un valor inmenso.  Estas empresas pronto han sabido reconocer que el valor de estos activos particulares de propiedad intelectual reside en el hecho de que sean secretos, y que protegerlos como secretos comerciales les permite mantener su ventaja competitiva.

¿Qué son exactamente los secretos comerciales?

Los secretos comerciales son secretos que añaden valor a una empresa. Esta forma de derecho de propiedad intelectual, en general menos conocida, ha permanecido en la sombra durante muchos años, pero está adquiriendo relevancia como un medio eficaz de proteger ciertos activos de propiedad intelectual. Cualquier información valiosa y delicada desde el punto de vista comercial (una estrategia comercial, el diseño de un producto nuevo o una lista de proveedores y clientes) puede calificarse de secreto comercial. A diferencia de otros derechos de PI, los secretos comerciales pueden proteger una materia mucho más amplia y no están limitados por un plazo de protección determinado. No son derechos exclusivos, como son las patentes, por lo que no se pueden hacer valer contra alguien que descubra el secreto de manera independiente. Sin embargo, puede iniciarse una acción contra cualquier adquisición ilícita o uso indebido de un secreto comercial mediante abuso de confianza o robo. Además, el titular del secreto comercial puede obtener una indemnización o un interdicto por dichos actos ilícitos.

Los secretos comerciales en el mundo

Al igual que otros derechos de PI, los secretos comerciales están sometidos a la legislación nacional de los países donde están protegidos.  A diferencia de las patentes y las marcas, para registrar un secreto comercial no es necesario cumplir ningún requisito formal ante una autoridad oficial, si bien la mayor parte de los países cuentan con leyes que regulan la apropiación indebida o la adquisición no autorizada de secretos comerciales.  Por ejemplo, en el Reino Unido no existe una definición formal de secreto comercial ni restricciones relativas al tipo de información que puede constituir un secreto comercial.  La regulación de los secretos comerciales se basa en gran medida en la jurisprudencia sobre el abuso de confianza y prevé vías de recurso eficaces para los supuestos de que los secretos comerciales se hayan adquirido, divulgado o utilizado de forma indebida.

En los Estados Unidos de América, la reglamentación en materia de secretos comerciales establece que estos consisten en información que puede ser una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica o un proceso.  Para poder ser calificado como tal, un secreto comercial debe utilizarse en la actividad comercial y brindar la oportunidad de obtener una ventaja económica respecto a los competidores que no lo conocen o utilizan.  La Ley de protección de los secretos comerciales (Defend Trade Secrets Act) de 2016 refuerza la protección de los secretos comerciales en los Estados Unidos de América y permite a las partes escoger entre la ley estatal y la federal para resolver sus controversias.  Aunque estos sistemas difieren entre sí en ciertos aspectos, existe un parecido considerable entre las distintas leyes estatales, puesto que casi todas son variaciones de la Ley uniforme de secretos comerciales (Uniform Trade Secrets Act).

En Europa, los responsables de políticas de todos los países de la Unión Europea (UE) han dado un paso adelante con la aprobación en 2016 de la Directiva relativa a los secretos comerciales.  La Directiva regula la obtención, utilización y revelación ilícitas de los secretos comerciales.  Los Estados miembros de la UE deben adaptar sus ordenamientos internos a los objetivos de la Directiva antes de mediados de 2018.  El artículo 2.1 de la Directiva proporciona la siguiente definición:

“«secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:

1. ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
2. tener un valor comercial por su carácter secreto;
3. haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.”

El hecho de que las economías más fuertes del mundo hayan aprobado recientemente políticas sobre secretos comerciales pone de manifiesto la importancia cada vez mayor del secreto comercial en el entorno empresarial actual.

Los secretos comerciales y las patentes

Cuando se trata de proteger un activo de propiedad intelectual, una ardua decisión que deben tomar las empresas es si recurrir a los derechos clásicos de PI, por ejemplo, presentar una solicitud de protección por patente, o mantenerlo como un secreto comercial.  Aunque en ocasiones la respuesta no sea obvia, en muchos supuestos las siguientes preguntas pueden ayudar a las empresas a aclarar las ideas para encontrar la mejor solución.

• ¿La tecnología en cuestión es una invención patentable? Debe destacarse que en la mayor parte de los países no se conceden patentes para los métodos comerciales, los programas informáticos (que normalmente están protegidos por la legislación de derecho de autor), las fórmulas matemáticas, la presentación de información u otros activos similares.  Sin embargo, cualquiera de estos activos puede protegerse como secreto comercial.
• ¿El activo en cuestión es valioso desde el punto de vista comercial? ¿Conviene mantenerlo en secreto?
• ¿Qué posibilidades existen de que los competidores descubran cómo funciona el activo mediante la ingeniería inversa u otras vías?
• ¿Existe un riesgo alto de que alguien patente ese activo?
• ¿El activo puede seguir siendo valioso durante un plazo de protección mucho mayor que el que ofrece una patente (normalmente, 20 años)?
• ¿Puede la empresa garantizar el carácter secreto del activo?

Obviamente, deben tomarse en consideración otros aspectos, como los costos de la protección y los intereses de los inversores.  Tanto las patentes como los secretos comerciales son formas eficaces de protección de la PI, pero una puede ser más adecuada que otra en función de la materia objeto de protección y de las circunstancias.  Es importante que quienes adopten decisiones sobre la estrategia de PI sean conscientes de que los secretos comerciales pueden ser tan valiosos como las patentes, o incluso más, si se protegen diligentemente y se utilizan de manera estratégica.

Los secretos comerciales:  una gran ayuda para las pequeñas empresas

La mayor parte de las grandes empresas multinacionales cuentan con recursos y fondos para invertir en el proceso de obtención de una patente, que puede ser costoso y llevar mucho tiempo;  sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) suelen tener dificultades en ese sentido.  La protección de los secretos comerciales, por su parte, es relativamente sencilla, no entraña costos de registro ni dilatados procedimientos jurídicos y puede aportar un valor añadido real a las empresas pequeñas.  Por esta razón es importante sensibilizar a las pymes sobre el valor de los secretos comerciales y cómo protegerlos de manera eficaz.  Para obtener un beneficio directo de los secretos comerciales, una pyme puede actuar de las siguientes maneras:

• Proteger como secreto comercial las técnicas de fabricación no detectables o los componentes ocultos de los productos.
• Proteger como secretos comerciales las listas de proveedores y clientes, especialmente si se opera en un segmento empresarial concreto.
• Proteger como secretos comerciales las invenciones patentables cuando la financiación sea escasa, y solicitar la protección por patente únicamente cuando se disponga de fondos o cuando un inversor esté interesado.
• Conceder licencias sobre los secretos comerciales, siempre que se asegure la firma de un acuerdo de confidencialidad o un contrato vinculante antes de revelar los secretos a terceros.
• Educar a los empleados y los responsables de adoptar decisiones en materia de secretos comerciales.

Diversas administraciones encargadas de la propiedad intelectual e instituciones educativas de todo el mundo participan en la comunidad empresarial para mejorar la concientización sobre la utilidad y el valor del secreto comercial, sin embargo aún queda un largo camino por recorrer para destacar su importancia y reforzar la legislación que lo regula.