Riesgos de negocio: los cinco errores más graves que cometen las empresas emergentes en el ámbito de la PI

Por Tom Kulik*, asociado (Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información), Scheef & Stone, LLP, Texas (Estados Unidos de América)

Comenzar un nuevo negocio es una tarea ardua, y no apta para corazones frágiles. Ser empresario exige pasión, ímpetu y una perseverancia tenaz, fruto de la convicción de triunfar. Tras 25 años de práctica del derecho, tengo el gran privilegio de representar a muchas empresas emergentes y ser testigo de las dificultades y tribulaciones que surgen al emprender un negocio con esperanza de éxito.

A veces estos negocios crecen más allá de las expectativas y alcanzan un gran éxito, pero otras veces fracasan. Hay muchas razones por las cuales empresas emergentes prometedoras no logran el éxito, pero las más comunes podrían sorprenderles.

En lo que respecta a las empresas y su PI, muchas empresas jóvenes no calculan la magnitud de sus activos potenciales de PI ni aprecian su importancia. Aunque son totalmente evitables, hay una serie de errores recurrentes que dificultan el avance de las nuevas empresas, desde el proceso de recaudación de capital hasta su puesta en marcha, y más allá. A continuación, se presentan cinco de los mayores errores, en orden decreciente, que he observado en la práctica y que no deberían ser ignorados.

5. Un enfoque fragmentario y “casero” de la PI

Este asesino silencioso de empresas jóvenes es entendible. En el caso de algunas empresas emergentes, la financiación puede ser escasa o estar en sus inicios, lo que obliga a los empresarios fundadores a asumir tareas para las que tienen poca o ninguna competencia (o experiencia). Para otros, la carrera hacia el mercado prima sobre un enfoque más metódico. Un enfoque “casero” es, en el mejor de los casos, arriesgado. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, se necesitan profesionales cualificados en esta esfera capaces de ofrecer la orientación oportuna.

Los empresarios experimentados suelen comprender la importancia de esa orientación y predecir sus necesidades en materia de PI, pero las empresas jóvenes y menos experimentadas pueden rápidamente entrar en arenas movedizas. Las empresas emergentes deben contratar a un experto en PI para que les ayude a identificar las necesidades y orientar las soluciones desde el principio. Y aunque parezca mentira, ¡no es tan caro! No hay excusa para no tener una consulta inicial con un abogado especializado en propiedad intelectual. No hay duda de que esta consulta ayudará a sentar las bases sobre los derechos de PI que la nueva empresa puede tener (o solicitar que se protejan) y las necesidades correspondientes en materia de PI. Como mínimo, dotará a la empresa de los conocimientos necesarios para planificar en función de sus necesidades. 

4. Base documental inadecuada

Este problema afecta, por distintos motivos, a la mayoría de las empresas emergentes. Tanto por la acumulación de “formularios” procedentes de los demás colegas o como consecuencia natural del enfoque casero descrito anteriormente, la falta de orden en los documentos de la empresa es peligrosa. Y cuando se trata de PI, puede ser fatal. Por ejemplo, puede que el fundador de una empresa emergente de tecnología intente utilizar un modelo pro forma de acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) con posibles inversores o, mejor aún, potenciales desarrolladores. Con demasiada frecuencia, la empresa presta poca o ninguna atención a los términos que definen la “información confidencial”, sus condiciones y, sobre todo, lo que incluye, lo que excluye y su duración. ¿Se restringe el uso de la información confidencial que cubre el NDA a un propósito expreso? ¿Y qué disposiciones se aplican a las licencias implícitas de PI y a la devolución o destrucción de la información en posesión del receptor? En algunos casos, se pueden necesitar cláusulas sobre cesión para asegurar que cualquier concepto que fluya naturalmente del receptor como resultado de las cuestiones cubiertas por el NDA (tales como las mejoras a la PI subyacente divulgadas conforme al NDA por el receptor) sea capturado por la parte divulgadora. Los modelos estándar pocas veces funcionan, y esta es un área en la que es absolutamente necesario contar con asesoramiento jurídico cualificado.

3. Ignorar las prácticas estándar de PI en la carrera hacia el mercado

Este es uno de los errores más peligrosos que un negocio puede cometer. Como se ha señalado anteriormente, los derechos de PI protegen diferentes cosas y, en algunos casos, no pueden adquirirse a menos que se tomen medidas específicas. Por ejemplo, una empresa emergente no puede beneficiarse de la protección de sus secretos comerciales a menos que tome medidas específicas para proteger el carácter secreto de dicha información. En los Estados Unidos de América (EE.UU.), para proteger ese valioso capital de PI suelen necesitarse medidas tanto materiales como técnicas. Además, las empresas con sede en los EE.UU. pueden eliminar los derechos de patente extranjeros sobre una invención si esta se ha divulgado al público (existe sin embargo un período de gracia de 12 meses después de la divulgación para presentar una solicitud de derechos de patente en los EE.UU.). En lo que respecta a las marcas registradas, como mínimo, las empresas emergentes deben asegurarse de que han realizado un estudio sobre marcas para comprobar si la marca propuesta ya está siendo utilizada por otra empresa (o si es similar hasta el punto de causar confusión). A menudo, estas prácticas forman parte de los procedimientos operativos normalizados, pero en muchas empresas de nueva creación, los directivos las ignoran desde el inicio, ya sea porque las desconocen o porque están demasiado ocupados con el lanzamiento de productos o servicios. Abordar estas necesidades más tarde (en lugar de más temprano) conlleva un riesgo y, por lo general, pasa más por hacer una selección de activos de PI –cuando a una empresa emergente no le queda más opción que centrarse en la protección de sus activos de mayor valor– que por elaborar una estrategia coherente de PI. Ignorar las prácticas estándar en materia de PI nunca es una buena solución, y por lo general da lugar a la limitación (o incluso la eliminación) de los derechos de PI. El resumen: desde antes del lanzamiento, tomar la iniciativa en la aplicación de prácticas estándar de propiedad intelectual. De lo contrario, podría incluso dañarse la imagen de la empresa frente a los inversores acreditados.

2. No aplicar los controles de confidencialidad adecuados

Este es un tema recurrente. Como se ha señalado anteriormente, aunque la mayoría de las empresas emergentes utilizan algún tipo de NDA, tal documentación pro forma rara vez satisface sus necesidades reales. Un problema mayor, sin embargo, es utilizar documentación apropiada sin el adecuado rigor y no establecer controles (o hacer que se cumplan). Por ejemplo, una empresa emergente de tecnología podría revelar involuntariamente información confidencial a un desarrollador autónomo sin que se haya firmado un NDA. O bien, la compañía puede tener un acuerdo de desarrollo, pero que éste no incluya una declaración final de trabajo que describa los requisitos y las etapas de desarrollo como parte del acuerdo cumplido. Ignorar estos controles razonables suele traer dolores de cabeza. Lo último que necesita una empresa joven es un litigio que podría haberse evitado estableciendo (y haciendo cumplir) controles internos razonables. Los litigios son procesos costosos, pero por encima de todo evitables.

1. No crear ni aplicar una estrategia de PI

No elaborar (o no seguir) una estrategia de PI bien estudiada resulta a menudo fatal para las empresas emergentes. Desde mi punto de vista, este es el mayor error que cometen. Por lo general, idean todo tipo de planes –planes operativos para obtener inversiones de capital, planes de comercialización, planes de contratación e incluso estrategias de optimización de motores de búsqueda– así que, ¿por qué omiten un plan que tiene por objeto los activos más valiosos de su empresa? Se me ocurren varias razones, pero la más común es su empeño por llegar al mercado. En su afán por comercializar su producto, la mayoría de las empresas emergentes no emprenden las diligencias necesarias para identificar y proteger sus activos de propiedad intelectual. Adoptar un enfoque fragmentario de la protección de la PI, casi siempre cuesta mucho más que lo previsto para proteger eficazmente mucho menos de lo que se prevé. Las empresas emergentes deberían siempre –siempre– tomarse el tiempo necesario con un abogado especializado en PI para determinar cuáles son sus activos de PI actuales y esperados y elaborar un plan de acción para adquirirlos y protegerlos. De ese modo, una empresa puede obtener un valor significativo de sus activos de PI y protegerse de posibles infracciones por parte de terceros. En pocas palabras, si fracasas al planificar, planificas que fracasarás.

Tanto si usted forma parte de una empresa emergente como si está asesorando a una, estos problemas son reales. Pero pueden evitarse si se toman preventivamente las medidas adecuadas. La palabra clave aquí es “prevenir”. Desde el primer momento, las empresas emergentes deben adoptar medidas razonables para ayudar a sentar las bases de su éxito futuro y evitar problemas con los activos de PI. Sí, eso conlleva costos, pero son insignificantes en comparación con los costos de no tomar las medidas adecuadas. Tómese el tiempo necesario para contratar a un abogado especializado en PI, crear un plan de PI y ejecutarlo progresivamente. De eso depende el éxito de su negocio.

* Tom Kulik escribe regularmente sobre temas jurídicos relacionados con la tecnología. Su columna semanal se publica en AboveTheLaw.com y su blog se encuentra en www.legalintangibles.com.