Actualidad mundial en materia de licencias de patentes esenciales

Por Doris Johnson Hines y Ming-Tao Yang, asociados, Finnegan, Washington, D.C. (EE.UU.)

Las normas técnicas que garantizan la interconectividad e interoperabilidad de los dispositivos abarcan un sinnúmero de productos en la esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que van desde los teléfonos inteligentes y las tabletas hasta los dispositivos de memoria y los cables. Se trata de normas generalizadas. Entre otras cosas, permiten la comunicación entre más de 8.000 millones de dispositivos móviles y garantizan que sus usuarios puedan acceder a los más de 2.000 millones de computadoras que hay en el mundo y hacer uso de ellas.

Las organizaciones de normalización, que son quienes promulgan las normas técnicas, a menudo exigen a los titulares de patentes que protegen partes de una norma determinada, denominadas “patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas” (en adelante, “patentes esenciales”), que se comprometan a conceder licencias sobre sus patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND, por sus siglas en inglés).

El año en curso presenta nuevas oportunidades para que quienes llevan a la práctica tecnologías sujetas a normas técnicas puedan reducir el costo derivado de la conclusión de acuerdos de licencia relacionadas con ese tipo de normas, así como la carga que supone la solución de controversias sobre patentes esenciales y, en determinadas circunstancias, el riesgo de que se dicte un mandamiento judicial. También existen nuevas oportunidades para los titulares de patentes esenciales, ya que estas normas abarcan cada vez más tecnologías.

Durante más de un decenio, los titulares de patentes esenciales y los implementadores de normas técnicas en sus productos, tanto en el caso de grandes como de pequeñas empresas, han lidiado con diversos retos en relación con la concesión de licencias de patentes esenciales. En efecto, ambas partes han experimentado dificultades a la hora de negociar licencias, solicitar (o evitar) mandamientos judiciales, determinar regalías justas, razonables y no discriminatorias, evitar la discriminación y obtener reparación por el incumplimiento de las obligaciones justas, razonables y no discriminatorias contraídas por el titular de una patente esencial o por el hecho de que la empresa que aplica las normas se niegue a aceptar las condiciones FRAND. Y es que al ritmo al que se expanden las tecnologías sujetas a normas técnicas —que van de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas a la transmisión en directo de audio y video, de la cadena de bloques u otros mecanismos de seguridad al intercambio de datos relativos a la salud y de la inteligencia artificial a la robótica—, sobrepasando el Internet de las cosas hasta alcanzar nuevas esferas, el panorama está adquiriendo cada vez más complejidad. Conscientes de ello, distintos organismos públicos de todo el mundo han venido reflexionando sobre esas cuestiones y confluyendo en planteamientos acerca de las licencias de patentes esenciales y las regalías justas, razonables y no discriminatorias, centrándose en el equilibrio, la transparencia y la racionalidad. Esta convergencia crea oportunidades para conseguir licencias o licencias cruzadas que reflejen las circunstancias singulares de cada caso. Sin embargo, incluso ateniéndose a las condiciones FRAND, no todas las licencias se conciben en pie de igualdad.

Tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como la Comisión Europea, el Tribunal Popular Superior de Guangdong (República Popular China) y la Oficina Japonesa de Patentes han prestado orientación para abordar las cuestiones referentes a las licencias de patentes esenciales. A pesar de que aún persisten puntos de divergencia, dado que la legislación, la política, los aspectos económicos y la madurez tecnológica varían de un país a otro, estas regiones están confluyendo, en muchos aspectos, en planteamientos sobre cuestiones relacionadas con las patentes esenciales y las condiciones FRAND.

Esta convergencia, así como el conocimiento de las diferencias regionales, presenta nuevas oportunidades para los especialistas en la negociación de patentes esenciales. Los modelos de negocio, los mercados y las posiciones de mercado pueden resultar más importantes que nunca a la hora de abordar las cuestiones sobre patentes esenciales y las condiciones FRAND, en parte porque quienes se encuentran en una situación similar obtienen, por lo general, tarifas y condiciones similares en el marco de esas condiciones. En consecuencia, las empresas que consiguen realzar las similitudes y explotar las diferencias se encuentran en una posición idónea para obtener tarifas por regalías y condiciones de licencia más favorables. La claridad, transparencia y preferencia previstas en el marco de los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación o el arbitraje, también dotan a las partes de herramientas adicionales para resolver de manera rápida y eficaz las cuestiones relativas a las patentes esenciales.

Nuevo rumbo en los Estados Unidos: equilibrio de intereses y menos restricciones sobre los mandamientos judiciales

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos examinó recientemente un nuevo planteamiento con respecto a las patentes esenciales y las condiciones FRAND, en particular en lo referente a los mandamientos judiciales (acerca de la prohibición de la venta de productos que aplican normas técnicas en los Estados Unidos), medida que el Departamento había desaprobado en su declaración de 2013. En diciembre de 2018, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia retiró su declaración de 2013, en la que figuraba la limitación respecto de los mandamientos judiciales en el contexto de las patentes esenciales. Aunque, según consta, se están elaborando nuevas orientaciones que todavía no están disponibles, en 2018 el Departamento señaló en varias ocasiones que había revisado su posición, en el sentido de que se debía contemplar en mayor medida el uso de mandamientos judiciales en el contexto de las patentes esenciales. Aún está por ver cómo se perfila este nuevo planteamiento, pero el Departamento de Justicia ha hecho hincapié en equilibrar los intereses de los implementadores de normas técnicas y los titulares de patentes esenciales. Sin embargo, tras la retirada de las orientaciones anteriores por las que se consideraba que no se debían contemplar los mandamientos judiciales en el contexto de las condiciones FRAND, parece que el nuevo planteamiento del Departamento de Justicia va en consonancia con sus crecientes esfuerzos por ofrecer protección contra el uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectual en el país. Facilitar en mayor medida el uso de los mandamientos judiciales probablemente contribuya a empoderar a los titulares de patentes esenciales y obligue a los licenciatarios reacios (que oponen resistencia a los titulares de patentes esenciales al negarse a aceptar una oferta de licencia en condiciones FRAND) a elegir entre su exclusión del mercado estadounidense o adquirir una licencia para seguir vendiendo.

Si bien la nueva declaración del Departamento de Justicia, que todavía no se ha hecho pública, puede beneficiar a los titulares de patentes esenciales mediante el levantamiento de determinadas restricciones sobre los mandamientos judiciales, el Departamento también recalcó la necesidad de aportar claridad, previsibilidad y un equilibrio de intereses. Además, dado que los procesos de normalización entrañan con frecuencia la colaboración entre grandes actores de un mismo sector que a menudo compiten entre sí, el Departamento de Justicia también expresó preocupación en torno a la posible colusión entre competidores por medio de las actividades normativas. Si bien la amenaza creciente del recurso a los mandamientos judiciales es probable que ejerza presión sobre los implementadores de normas técnicas, un mayor hincapié en el equilibrio, la claridad y la previsibilidad también podría reducir sus costos de transacción. Por consiguiente, tanto los promotores como los implementadores de normas técnicas deberán seguir de cerca la declaración que pronto hará pública el Departamento de Justicia estadounidense y transitar con cautela en esta nueva etapa.

La Comisión Europea y su marco eficaz de concesión de licencias de patentes esenciales: nuevo grupo de especialistas

A finales de 2017, la Comisión Europea publicó su último enfoque sobre patentes esenciales para normas y en el verano de 2018 creó un nuevo grupo de especialistas sobre la concesión y valoración de licencias de patentes esenciales. El enfoque de la Comisión tiene por objeto fomentar un marco eficaz, equilibrado, fácil y previsible, que refleje sus objetivos encaminados a incentivar el desarrollo tecnológico y el uso generalizado de las normas tecnológicas.

A fin de aumentar la eficiencia y facilitar las negociaciones, la Comisión Europea exhortó a las organizaciones de normalización a que mejorasen la transparencia, la calidad y la accesibilidad de la información referente a las patentes esenciales. La Comisión Europea indicó que a menudo los titulares de patentes esenciales hacen un uso excesivo de las declaraciones de patentes esenciales (es decir, que patentes que se declaran esenciales para cumplir con una norma en realidad no lo son). Por lo general, dichas organizaciones no evalúan si las patentes son realmente esenciales para el cumplimiento de las normas técnicas. Esta falta de control puede conducir a que ese tipo de declaraciones no resulten fiables. Además, la mayoría de las organizaciones de normalización no proporcionan ninguna plataforma para la búsqueda de patentes esenciales o la provisión de información sobre licencias, regalías, litigios u otro tipo de información relacionada con las patentes esenciales. Esto, de resultas, dificulta la transparencia en las negociaciones de concesión de licencias sobre patentes esenciales. Al plantear estas inquietudes y ahondar en ellas, la Comisión Europea parece abogar por la imposición de nuevos requisitos para las organizaciones de normalización, que posiblemente sean quienes mejor posicionadas estén para eliminar o reducir esos obstáculos.

Es posible que las condiciones de licencia FRAND no tengan carácter universal. Es más, las tarifas de regalías y demás condiciones de licencia pueden diferir de un sector a otro, de una región a otra y con el paso del tiempo. De hecho, las condiciones FRAND pueden variar de una empresa a otra. A pesar de que las condiciones de licencia FRAND incluyen la “no discriminación”, esto se aplica a los licenciatarios que se encuentran en “circunstancias similares”. Imponer condiciones FRAND a esas entidades y permitir, en ese sentido, que se produzcan diferencias en las condiciones entre aquellos que no se encuentran en “circunstancias similares” supone que los titulares de patentes esenciales y los implementadores de normas técnicas pueden evaluar las circunstancias singulares de un posible licenciatario concreto para diferenciarlo de otros licenciatarios. Por lo tanto, existen oportunidades para aprovechar circunstancias singulares y aun así llegar a unas condiciones de licencia FRAND.

El mundo está reflexionando sobre la manera de negociar licencias de patentes esenciales con regalías justas, razonables y no discriminatorias, y existe la convergencia en muchos aspectos sobre ese tema. Sin embargo, incluso ateniéndose a las condiciones FRAND, no todas las licencias se conciben en pie de igualdad.

La Comisión Europea declaró que las condiciones FRAND deben determinarse sobre la base de consideraciones como la eficiencia, expectativas razonables por parte de los titulares de patentes esenciales y los implementadores de normas, así como el uso generalizado de normas técnicas. Consciente de que las condiciones FRAND a menudo son objeto de controversia, la Comisión Europea alienta el uso de mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación o el arbitraje, a fin de reducir los costos de transacción. Asimismo, en julio de 2018, la Comisión creó un grupo de especialistas en patentes esenciales integrado por 15 miembros. La finalidad del grupo es ayudar a la Comisión a desarrollar prácticas de licencia de patentes esenciales, facilitar la determinación de las condiciones FRAND y elaborar políticas adicionales.

Al señalar que los mandamientos judiciales se rigen por los Estados miembros que aplican la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la Comisión no especificó ninguna medida en particular, sino que indicó que las medidas cautelares debían ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. La Comisión se refirió asimismo al marco anunciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su decisión «Huawei contra ZTE» de 2016. Indicó que esa decisión no constituye un marco exclusivo e insistió a su vez en la necesidad de llevar a cabo una evaluación de la proporcionalidad caso por caso, dejando la discrecionalidad sustancial en manos de los tribunales.

Pese a que las patentes están sujetas a la protección de cada país en particular y que estas solo se pueden hacer valer en el país en que se han concedido, la Comisión Europea considera que las licencias de patentes esenciales a escala mundial son eficaces y compatibles con las condiciones FRAND. No obstante, dado que el Derecho de patentes, las doctrinas en materia de indemnización por daños y perjuicios, las carteras de patentes esenciales y otros aspectos difieren de un país a otro, no es de extrañar que para una licencia de patente esencial con carácter internacional se establezcan distintas tarifas según el país o la región. Teniendo en cuenta las diferencias regionales, las empresas pueden aprovecharse de tarifas regionales más bajas y de condiciones de licencia (o licencia cruzada) que pueden resultar exclusivas de su modelo de negocio y mercado.

El enfoque basado en la culpa que se preconiza en las directrices sobre las patentes esenciales adoptadas por China en 2018

El Tribunal Popular Superior de Guangdong, en China, también publicó recientemente una serie de directrices sobre las patentes esenciales para normas. En ellas se explica en detalle cómo los tribunales locales resuelven las controversias sobre ese tipo de patentes, en particular el modo en que determinan las tarifas de regalías en condiciones FRAND cuando determinadas conductas vulneran la ley antimonopolio china y, notablemente, las circunstancias que dan lugar a que se dicte un mandamiento judicial. Al igual que el enfoque de la Unión Europea, las directrices de China hacen hincapié en el equilibrio de intereses entre los titulares de patentes esenciales, los licenciatarios y la población a la hora de tomar esas determinaciones.

Sin embargo, en dichas directrices se desaprueban ampliamente los mandamientos judiciales. En virtud de ello, los tribunales solo deben otorgar mandamientos judiciales cuando el que aplica las normas incurra claramente en culpa y el titular de la patente esencial no incurra en ella (o incurra en menor grado). A través de varios supuestos ilustrativos de cuándo se puede solicitar o no un mandamiento judicial, las directrices chinas arrojan cierta claridad sobre esta importante cuestión. Estos ejemplos indican que, para justificar un mandamiento judicial, se debe demostrar la supuesta mala fe de los infractores o que, por lo menos, debe haber indicios de mala fe.

Para determinar las regalías, las directrices chinas favorecen un enfoque descendente por el cual las regalías se calculan en función del número de patentes esenciales que tiene un titular en relación con el número total de patentes esenciales, ajustando la cifra en función de las licencias comparables. A pesar de que las directrices dejan a los tribunales la libertad de utilizar otros métodos, probablemente predominará el enfoque prescrito.

Una nueva guía de la Oficina Japonesa de Patentes proporciona orientaciones neutras, detalladas y prácticas

En junio de 2018, la Oficina Japonesa de Patentes publicó una guía en materia de patentes esenciales y condiciones FRAND. En ella se abordan las negociaciones sobre patentes esenciales y se proporcionan orientaciones prácticas respecto de las negociaciones de licencias, así como un análisis exhaustivo de las cuestiones referentes a patentes esenciales y condiciones FRAND y la forma en que se tratan en distintos tribunales de todo el mundo. Aprovechando la convergencia de decisiones y políticas de todo el mundo en torno a varias cuestiones fundamentales, la guía ofrece a los titulares de patentes esenciales y a los implementadores de normas técnicas un marco estructurado y un plan de acción para la negociación de licencias esenciales. Los planes de acción graduales y detallados y el examen de la Oficina Japonesa de Patentes relativo a la motivación en que se basa la solución de controversias relacionadas con las condiciones FRAND pueden ser particularmente esclarecedores para las empresas que se inician en el ámbito de las patentes esenciales. La guía, a pesar de no ser vinculante para los tribunales japoneses, ofrece un enfoque práctico y apropiado para aquellos que deseen entender las patentes esenciales, negociar condiciones FRAND y tomar decisiones fundamentadas y equilibradas.

Las condiciones FRAND no son aplicables a todos los casos

Si bien existe una discordancia entre las medidas adoptadas recientemente por distintos organismos públicos de todo el mundo en relación con las patentes esenciales y las condiciones FRAND, estos organismos también coinciden en algunas esferas fundamentales. En su mayoría, consideran que las condiciones FRAND deben determinarse de manera equilibrada, conciben las patentes esenciales desde una perspectiva enfocada a obtener claridad y transparencia y aspiran a ayudar a las empresas a obtener seguridad jurídica. No obstante, las condiciones FRAND siguen sin ser universales y no son válidas para todos. De acuerdo con lo que se entiende por condiciones “justas, razonables y no discriminatorias”, los especialistas en la negociación de patentes esenciales pueden aprovechar de forma creativa la singularidad de su propia empresa, mercado y producto. Las patentes esenciales, las condiciones FRAND y las cláusulas de licencia no solo entrañan cuestiones de carácter jurídico, sino que también implican estrategias empresariales bien fundamentadas y decisiones competitivas. Es posible que los encargados de la toma de decisiones que están familiarizados con estas circunstancias, tanto en lo que atañe a la convergencia de puntos de vista como a la persistente divergencia de opiniones, sean capaces de reducir los costos de transacción y de llegar a unas condiciones FRAND mutuamente convenidas basadas en las circunstancias singulares propias de cada caso. La practicidad, flexibilidad y realidad empresarial siguen siendo aspectos fundamentales para obtener licencias únicas, ventajosas y eficaces. Las condiciones FRAND no son aplicables a todos los casos o al menos ya han dejado de serlo.