Las oficinas de PI adquieren importancia en la solución extrajudicial de controversias

Leandro Toscano y Oscar Suárez, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Una empresa emergente descubre que otra empresa está utilizando su invención protegida por patente sin su permiso. Dos pequeñas empresas se disputan una marca y están bloqueadas en los procedimientos de oposición ante una oficina de PI. Un programador de software negocia un contrato para desarrollar una aplicación móvil con una empresa con sede en otro país y desea evitar que surjan controversias en el futuro. ¿Qué pueden hacer estas partes interesadas en la PI para proteger sus intereses?

Por un lado, pueden acudir a los tribunales para resolver sus diferencias, pero los litigios suelen ser costosos, requieren mucho tiempo y a menudo no puede contarse con especialistas en PI; además, los litigios judiciales son antagónicos, lo cual puede menoscabar las relaciones comerciales entre las partes. Por otro, pueden recurrir a procedimientos voluntarios de solución extrajudicial de controversias como la mediación y el arbitraje, que están ganando popularidad como herramienta para resolver controversias de PI y reducir los efectos negativos. En colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI), cada vez más oficinas nacionales de PI y de derecho de autor se están preparando para presentar las ventajas de la solución extrajudicial de controversias a sus sectores interesados en la PI.

Entonces, ¿cómo pueden contribuir concretamente las oficinas de PI a reducir los efectos de las controversias derivadas de la innovación y los procesos creativos?

En 2015, la OMPI elaboró la Guía sobre solución extrajudicial de controversias para oficinas de propiedad intelectual y tribunales judiciales. La guía recoge la creciente experiencia del Centro de la OMPI en la esfera de la solución extrajudicial de controversias y ofrece orientación práctica, en particular a las oficinas de PI que tratan de integrar y promover la solución extrajudicial de controversias en su cartera de servicios. En 2018 se publicó una edición de la guía actualizada en gran medida.

La complejidad de las controversias en materia de PI se ve agravada porque en ellas intervienen actores de distintos países y derechos de PI de carácter territorial. La solución extrajudicial de controversias se adapta a esas condiciones y, en lo que atañe a las oficinas de PI, contribuye al uso eficiente de los recursos públicos. Por ejemplo, la solución extrajudicial puede permitir a las partes solucionar casos de oposición en materia de marcas antes de que una oficina de PI utilice esos recursos para emitir una decisión.

Fomento de la sensibilización acerca de las opciones de solución extrajudicial de controversias

El Centro de la OMPI colabora con las oficinas de PI de diversas maneras. Por ejemplo, las oficinas de PI de todo el mundo están dando a conocer cada vez más las ventajas de la solución extrajudicial de controversias. Ello supone, entre otras cosas, elaborar materiales de información específicos para cada país y destinados a los sectores interesados en relación con las opciones disponibles al respecto, u ofrecer información conjunta y actividades prácticas de capacitación sobre mediación y arbitraje de controversias en materia de PI y cuestiones conexas. También puede consistir en remitir las consultas que reciben de las distintas partes al Centro de la OMPI para recibir asistencia adicional (especialmente en casos de infracción). El Centro de la OMPI está disponible para prestar asistencia a las partes que deseen iniciar un procedimiento de la Organización de solución extrajudicial como alternativa a los procedimientos judiciales. Para ello, pueden utilizar un modelo de cláusulas contractuales de la Organización o recurrir, mediante una petición unilateral de mediación o de otro modo, a los servicios de Buenos Oficios del Centro de la OMPI para facilitar la solución directa entre las partes o el sometimiento de la controversia a mediación o arbitraje. A continuación figuran algunos ejemplos de la labor de sensibilización llevada a cabo por las oficinas de PI:

IP Australia

En enero de 2017, IP Australia y el Centro de la OMPI pusieron en marcha una iniciativa para ofrecer opciones de solución extrajudicial con miras a resolver las controversias en materia de PI y tecnología en Australia. Este servicio brinda a las empresas australianas un acceso más fácil a la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, y permite a las partes solucionar controversias internacionales en materia de PI de manera rápida y eficaz en función de los costos. A tal fin, el Centro de la OMPI pone a disposición de las partes interesadas mecanismos de comunicación en línea, incluidos un registro y servicios de videoconferencia, sin costo alguno.

Mexican Institute of Industrial Property (IMPI Mexico)

El IMPI de México y el Centro de la OMPI celebraron un acuerdo de cooperación en septiembre de 2014 con el fin de sensibilizar y promover el uso de la solución extrajudicial para controversias en materia de PI y tecnología en México. Desde entonces, el IMPI de México y el Centro de la OMPI han colaborado estrechamente para explicar las ventajas de la solución extrajudicial de controversias a los sectores interesados en la PI en México, entre otros, las empresas multinacionales, las pymes, las empresas emergentes, las universidades, los inventores y los emprendedores. Entre los ejemplos de actividades cabe citar seminarios, seminarios web y talleres, realizados en colaboración con las asociaciones de PI de México, y campañas de sensibilización a través de los distintos medios sociales.

Administración de casos

La administración de casos es otra esfera de colaboración fundamental. Algunas oficinas de PI aplican o fomentan la solución extrajudicial de controversias en el marco de los procedimientos que tienen pendientes de resolución, especialmente los procedimientos de oposición en materia de marcas. Entre otras cosas, la colaboración con el Centro de la OMPI puede incluir la administración, por este, de los casos que las partes someten a solución extrajudicial de controversias en el marco de dichos procedimientos. Cabe citar los siguientes ejemplos de administración de casos de solución extrajudicial de controversias:

Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)

En el marco de su colaboración con la IPOS, el Centro de la OMPI ha participado en la elaboración de una opción de mediación para los procedimientos de marcas y patentes, así como una opción de decisión de expertos para los procedimientos de patentes pendientes ante la IPOS, y además los administra. La IPOS también ofrece un mecanismo de promoción de la mediación para alentar a las partes en los procedimientos a elegir la mediación como alternativa a la vista en un tribunal. El mecanismo financia ciertos gastos en que incurren las partes de un procedimiento de mediación con independencia del resultado.

Ejemplo de caso: Mediación de la OMPI en un procedimiento de oposición en materia de marcas ante la IPOS

Un proveedor de servicios médicos de Singapur inició un procedimiento de oposición ante la IPOS contra una solicitud de registro de marca de una empresa de Malasia, aduciendo la similitud de esta al color y otras características de su propia marca. Las partes acordaron someter la controversia a mediación de la OMPI en Singapur. El Centro de la OMPI propuso como mediador a un abogado de PI de ese país. Tras un día de intensas negociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo de solución por el que el solicitante presentaría una nueva solicitud en las condiciones acordadas.

Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL)

La mediación es obligatoria para ciertos tipos de controversias de PI administradas por la IPOPHL, como, por ejemplo: las quejas administrativas por violaciones de los derechos de PI o competencia desleal; los asuntos inter partes, como los procedimientos de oposición y cancelación de marcas; las controversias que implican pagos por transferencia de tecnología; y las controversias sobre los términos de una licencia relativa a los derechos del autor a la interpretación o ejecución pública u otras formas de comunicación de su obra. El Centro de la OMPI colabora con la IPOPHL en lo que respecta a la administración de procedimientos de mediación internacional en materia de derechos de PI en Filipinas.

Oficina de Patentes de la República de Polonia (PPO)

En 2018, la PPO introdujo una opción de mediación en los procedimientos de oposición en materia de marcas, en colaboración con el Centro de la OMPI, que administra esos procedimientos. Con arreglo a este mecanismo, se reembolsa a las partes el 50% de las tasas de oposición de la PPO al alcanzar una solución en un plazo determinado.

Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea (MCST)

La Comisión de Derecho de Autor de la República de Corea (KCC) y la Agencia de Contenidos Creativos de la República de Corea (KOCCA), ambas pertenecientes al MCST, administran procedimientos de mediación en materia de derecho de autor y derechos conexos, así como otros derechos relacionados con los contenidos en la República de Corea. Cuando surgen controversias internacionales sobre estas cuestiones, la KCC y la KOCCA ofrecen también la opción de mediación de la OMPI, administrada por el Centro de Arbitraje de la Organización. Para fomentar el uso de la mediación en estas controversias, el MCST y el Centro de la OMPI celebraron recientemente un acuerdo para apoyar las actividades relacionadas con la solución extrajudicial de controversias, incluido un mecanismo de promoción de la mediación.

Petición unilateral de mediación de la OMPI

Las partes suelen recurrir a la mediación mediante la adopción conjunta de una cláusula contractual de la OMPI o de un acuerdo de sometimiento en materia de controversias. Si no existe un acuerdo o cláusula de mediación entre las partes, el Reglamento de Mediación de la OMPI permite que la controversia se someta a mediación. Si una parte desea proponer que se someta una controversia a la mediación de la OMPI, puede presentar una petición de mediación al Centro de Arbitraje de la Organización, que prestará asistencia a ambas partes para acordar el uso de la mediación.

Opciones de solución extrajudicial de controversias en el ámbito de los modelos de acuerdo para investigación y desarrollo (I+D)

Las partes pueden considerar opciones de solución extrajudicial de controversias en el marco de otros servicios ofrecidos por las oficinas de PI, como, por ejemplo, la facilitación de modelos de acuerdo para I+D. Las partes que celebran convenios de colaboración en I+D y participan en operaciones de transferencia de tecnología usan a menudo dichos modelos como base para negociar y redactar sus contratos. A fin de propiciar la solución eficiente de controversias en ese ámbito, el Centro de la OMPI colabora con partes y entidades interesadas en la elaboración y difusión de modelos de acuerdo para la colaboración en I+D, que incluyen la mediación y los servicios de arbitraje acelerado de la OMPI como opciones disponibles. Cabe citar el siguiente ejemplo de opción de solución extrajudicial de controversias en los modelos de acuerdo para la I+D:

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En colaboración con los sectores interesados en la I+D, la OEPM ha elaborado modelos de contratos (de confidencialidad, licencia, transferencia de material e I+D) en el ámbito de la colaboración de I+D, que la oficina pone a disposición de los usuarios interesados. Las plantillas contienen modelos de cláusulas para la solución de controversias, incluida la remisión de estas al procedimiento de mediación de la OMPI en primera instancia, seguida del procedimiento de arbitraje acelerado de la Organización o el litigio judicial.

En los últimos años, cada vez más oficinas de PI han comenzado a colaborar con el Centro de la OMPI para desarrollar o mejorar sus servicios de solución extrajudicial de controversias, en particular la mediación. El objetivo común de esas iniciativas es facilitar la eficacia en términos de tiempo y costos a la hora de resolver controversias relacionadas con derechos de PI concedidos o amparados en su jurisdicción. Dichos servicios de solución extrajudicial de controversias tienen un reconocimiento cada vez mayor entre las prestaciones innovadoras que las oficinas de PI ofrecen a los clientes.