La lucha contra el registro de mala fe de nombres de dominio en un contexto que cambia rápidamente

Por John McElwaine, socio, y Christopher D. Casavale, asociado, de Nelson Mullins, Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos de América)

El auge del “punto com” a finales de la década de los noventa dio comienzo a la comercialización en Internet y provocó la expansión del sistema de nombres de dominio. Sin embargo, estos avances positivos también dieron origen al problema de la ciberocupación, que consiste en el registro de mala fe de nombres de dominio, especialmente marcas notoriamente conocidas, con la finalidad de obtener un beneficio de su reventa.

En el 20.º aniversario de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), que ha sido muy valiosa en la lucha contra la ciberocupación, reflexionamos sobre los orígenes de la Política Uniforme y su eficacia, así como sobre su posible evolución en los años venideros.

Los orígenes de la Política Uniforme

Al reconocer la amenaza que representa la ciberocupación para la confianza de los consumidores y para la seguridad y la estabilidad de Internet, a finales de la década de los noventa, el Gobierno de los Estados Unidos de América pidió a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que realizara un estudio consultivo sobre cuestiones relativas a los nombres de dominio y a las marcas y que formulara recomendaciones para luchar contra los usos indebidos en Internet en este ámbito. Las recomendaciones de la OMPI desembocaron en la Política Uniforme, que ha demostrado ser una herramienta de Internet muy satisfactoria y eficaz para proteger los derechos de los propietarios de marcas y fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico mundial.

En abril de 1999, la OMPI presentó su informe a la entonces recién creada Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) ), a la que recomendó crear un procedimiento rápido, eficaz, rentable y uniforme para luchar contra la ciberocupación. En el Informe de la OMPI también se formulan recomendaciones con visión de futuro sobre la información de contacto de los titulares del registro del nombre de dominio, un tema del que la ICANN no se había ocupado hasta ahora, tras la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). En los seis meses siguientes a la publicación del Informe de la OMPI, la comunidad ICANN introdujo, mediante su proceso de elaboración de políticas en el que participan múltiples partes interesadas, algunas modificaciones menores en la política propuesta por la OMPI.

La Política Uniforme en detalle

En la Política Uniforme se exige que el demandante demuestre tres elementos, a saber:

• que el nombre de dominio es engañosamente similar a la marca del demandante;
• que el titular del registro del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
• que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de “mala fe”.

El demandante, si se concede su pretensión en virtud de la Política Uniforme, puede escoger entre que se le transfiera el nombre de dominio y que se cancele su registro. En octubre de 1999, la Junta Directiva de la ICANN aprobó la Política Uniforme como una “política de consenso”, lo que significa que los registros y los registradores deben aplicar la Política Uniforme a todos los nombres de dominio gestionados por la ICANN, como los “.com”. Un mes más tarde, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (“el Centro de la OMPI”) se convirtió en el primer proveedor acreditado del servicio de solución de controversias de la Política Uniforme; y en diciembre de 1999 se presentó ante el Centro de la OMPI la primera demanda relativa a nombres de dominio.

Los primeros 20 años: tendencias y desafíos

El primer caso de controversia relativa a los nombres de dominio fue presentado por la Federación Mundial de Lucha Libre con respecto al nombre de dominio <worldwrestlingfederation.com>. Durante los 12 meses siguientes, en el Centro de la OMPI se dirimieron 1.857 asuntos sobre nombres de dominio. Diez años más tarde, en 2010, el Centro tramitó 2.696 casos en virtud de la Política Uniforme. A excepción de un pequeño descenso en el número de casos en 2013, el número de procedimientos relativos a nombres de dominio iniciados ante el Centro de la OMPI ha aumentado todos los años. Se estima que en 2019 el Centro de la OMPI habrá tramitado cerca de 3.600 casos, el mayor número anual desde la creación de la Política Uniforme en 1999.

El éxito de la Política Uniforme y la acogida mundial que ha recibido son indiscutibles. Hasta el momento, propietarios de marcas de todo el mundo han iniciado más de 45.000 procesos ante el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme. Desde el comienzo, la mayoría de los demandantes que han hecho valer la Política Uniforme residen en los Estados Unidos de América. Los otros cuatro países de procedencia más frecuentes son Francia, el Reino Unido, Suiza y Alemania.

En 2019, los demandantes de los Estados Unidos de América representaron el 32% de los propietarios de marcas (“demandantes”) que iniciaron procesos ante el Centro de la OMPI. Igualmente, la mayoría de los demandados en esos casos (es decir, las personas físicas o jurídicas que habían registrado el nombre de dominio objeto de controversia) residían en los Estados Unidos de América, y las otras procedencias principales fueron China, el Reino Unido, España, Francia y Australia. En 2019, los demandados de los Estados Unidos de América representaron el 26% de los demandados en los casos dirimidos ante la OMPI de conformidad con la Política Uniforme.

La Política Uniforme ha resultado ser una herramienta flexible y valiosa para los propietarios de marcas en la lucha contra las numerosas formas diferentes y nuevas en las que los infractores abusan de los derechos de marca en Internet. De hecho, algunos de los problemas específicos a los que los propietarios de marcas han debido hacer frente en los últimos 20 años no existían cuando se aprobó la Política Uniforme a finales de la década de los noventa. Dos decenios más tarde, la Política Uniforme sigue ofreciendo a los titulares de nombres de dominio un proceso justo para hacer frente a esos abusos.

Es importante señalar que la redacción de la Política Uniforme fue suficientemente general para permitir la creación de jurisprudencia y resolver así las nuevas y cambiantes situaciones de abuso. Por ejemplo, en el importante caso Oki Data (Caso de la OMPI N.º D2001-0903) se intentó dar solución al problema de las posibles tácticas de señuelo y sustitución realizadas por los revendedores. En este proceso se realizó un examen para determinar si la utilización de una marca por un comerciante en un nombre de dominio puede considerarse un uso leal de buena fe.

Otro fenómeno destacable fue el aumento de los intentos de monetizar y revender los nombres de dominio que eran valiosos debido al fondo de comercio de la marca contenida en ellos, sobre la que el titular del registro no tiene derechos, y que simplemente se “poseían” sin que redirigieran a ningún sitio web activo. Esa “tenencia pasiva” fue el objeto del importante caso Telstra c. Nuclear Marshmallows (Caso de la OMPI N.º D2000-0003), en el que se consideró que había habido mala fe en el conjunto de las circunstancias, es decir, resultó evidente que el propietario de la marca se había visto perjudicado.

La Política Uniforme también proporciona medidas sólidas de protección de la libertad de expresión, que se combinan con la jurisprudencia derivada de los asuntos en los que se invoca la libertad de expresión, que en realidad es un pretexto para obtener ganancias comerciales. Un ejemplo es el caso relativo al nombre de dominio <walmartcanadasucks.com> (Caso de la OMPI N.º D2000-0477).

Nuevas cuestiones relativas a los nombres de dominio

Actualmente, los propietarios de las marcas y los usuarios de Internet se enfrentan a problemas como el uso indebido de los nombres de dominio para impulsar las ventas de productos falsificados, la suplantación de identidad o las prácticas fraudulentas. En 2019, el 16% de los asuntos relativos a nombres de dominio dirimidos ante el Centro de la OMPI eran casos de suplantación de identidad, el 8% contenían alegaciones de fraude y cerca del 6% de ellos consistían en la venta de productos o servicios falsificados. En dos tercios de los casos relacionados con productos falsificados, estos pertenecían a las industrias de la moda, la venta minorista y los artículos de lujo. El sector bancario fue el principal objetivo de las prácticas fraudulentas y de suplantación de identidad, que en 2019 representaban, respectivamente, el 21% y el 34% de los casos tramitados en el Centro de la OMPI.

Asimismo, el desarrollo y la prestación de servicios de protección de la privacidad o de representación para el registro de nombres de dominio (servicios que permiten a los solicitantes de nombres de dominio mantener privada su información de contacto), pese a sus evidentes ventajas, han facilitado a los infractores cometer actividades abusivas en Internet. En 2004, menos del 5% de los asuntos relativos a nombres de dominio tramitados por el Centro de la OMPI estaban relacionados con servicios de privacidad y representación. En 2011, cerca del 30% de los casos relativos a nombres de dominio planteados ante el Centro de la OMPI consistían en este tipo de servicios. Posteriormente, en 2018, con la aplicación de las normas de privacidad conformes con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), se produjo un aumento de cerca del 45% en el número de casos relativos a esos servicios tramitados en el Centro de la OMPI.

En el contexto rápidamente cambiante de Internet, la Política Uniforme ha resultado ser resistente, adaptable y capaz de dar solución a las nuevas cuestiones de Internet a las que se enfrentan los propietarios de las marcas. Sigue siendo una herramienta de valor incalculable para mantener la confianza de los consumidores, protegerlos contra los infractores deshonestos en la red y conservar la seguridad y la estabilidad de Internet.

El futuro

Mirando hacia el futuro, un primer hito importante es la revisión de la Política Uniforme que la ICANN publicará próximamente. En 2020, un grupo de trabajo de la ICANN comenzará a estudiar si la Política Uniforme, junto con otros mecanismos de protección de derechos elaborados por la ICANN, “cumplen colectivamente con los propósitos para los que se crearon o si es necesario realizar mejoras tales como aclarar y unificar los objetivos de política.”

Desde el punto de vista de la protección de la marca, en la revisión de la Política Uniforme de la ICANN probablemente se estudiarán las distintas modificaciones que se han propuesto, que son las siguientes:

(i) en el elemento “el registro de mala fe y la utilización”, sustituir la conjunción “y” por la conjunción “o”, para dar solución a las situaciones en las que un nombre de dominio más antiguo infringe abiertamente una marca más reciente;

(ii) aplicar el principio de “quien pierde paga” similar a la práctica seguida en los procedimientos de oposición y cancelación del registro de marcas en la Unión Europea;

(iii) crear un proceso de apelaciones en virtud de la Política Uniforme administrado por la OMPI. En el sistema actual las apelaciones deben presentarse ante el tribunal competente de la jurisdicción correspondiente, lo que requiere una cantidad considerable de tiempo y dinero;

(iv) imponer a los infractores reincidentes limitaciones al registro futuro de nombres de dominio.

También se ha propuesto el examen de temas como el establecimiento de un plazo de prescripción, la introducción de una etapa de mediación previa al arbitraje (para que sea posible, por ejemplo, eliminar un enlace accidentalmente infractor sin devolver la posesión del nombre de dominio) y la concesión de plazos más prolongados para contestar a las demandas de infracción.

Independientemente de los puntos de vista particulares sobre la Política Uniforme, será esencial que el grupo de trabajo de la ICANN encargado de efectuar la revisión sea consciente de los riesgos de realizar ajustes menores o precipitados en un instrumento jurídico que lleva más de 20 años generando jurisprudencia. Los cambios pueden ser positivos, pero está en juego la confianza de los consumidores en Internet, por lo que el grupo de trabajo debe estar bien informado y evitar desandar el camino de 20 años de trabajo bien hecho.

El potencial de la inteligencia artificial para generar ganancias de eficiencia

En los años venideros, es posible que se impulsen las tecnologías basadas en la inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficiencia de este proceso arbitral. Por ejemplo, la Sinopsis 3.0 elaborada por la OMPI (un resumen de la jurisprudencia sobre la Política Uniforme) puede servir de base para elaborar un algoritmo mediante el que se detecten patrones comunes o nombres de dominio potencialmente infractores. En otros ámbitos se han empleado herramientas similares, como la búsqueda automática de marcas. La IA también puede utilizarse para analizar y medir otros indicadores objetivos de la “mala fe”. A modo de ejemplo, el registro de la Unión Europea EURid utiliza la IA con buenos resultados para elaborar herramientas con las que examinar activamente los datos de registro de nombres de dominio para identificar a aquellos que podrían haber sido registrados con intenciones infractoras o ilegales. Hasta la fecha, mediante el programa de IA EURid se han detectado registros de dominio malintencionados con una tasa de fiabilidad del 92%.

Posibilidades de ampliar la aplicación

La Política Uniforme fue el primer intento de dar solución al uso indebido de las marcas en Internet. Actualmente, es importante plantearse si es posible utilizar los conocimientos, la pericia y los procesos elaborados en virtud de la Política Uniforme para resolver otras controversias similares.

Los mecanismos de aviso y retirada utilizados para actuar contra conductas que infringen determinadas leyes, como las normas en materia de derecho de autor o las condiciones de servicio de las plataformas, han sido instrumentos eficaces pero contundentes. Además, la adopción interna de decisiones asociada a esos procesos no es transparente, lo que provoca una ausencia real o aparente de previsibilidad en la aplicación de las políticas de propiedad intelectual de las plataformas.

Un proceso rápido y eficaz de solución de controversias similar al de la Política Uniforme puede ayudar a responder a las vulneraciones de derechos en las redes sociales tales como las noticias falsas; las infracciones en la utilización de las redes sociales (por ejemplo, el nombre de una página profesional en Facebook); la suplantación de identidad u otros fraudes relacionados con la usurpación de la identidad; o la vulneración del derecho de autor, la difamación y otras infracciones de las condiciones de servicio relativas al contenido publicado en las plataformas en línea.

La utilización de un modelo de proceso arbitral con la probada eficacia y los excelentes resultados del proceso previsto en la Política Uniforme (cuya jurisprudencia está recopilada en la Sinopsis 3.0 elaborada por la OMPI) para resolver ese tipo de controversias proporcionaría garantías procesales y transparencia mediante la aplicación de un conjunto de normas uniforme. Así, un modelo de estas características ofrecería previsibilidad y estabilidad a todas las partes interesadas, puesto que beneficiaría a los usuarios de Internet, a las plataformas y a las empresas en línea.