El camino hacia la protección: las buenas estrategias de marca comienzan desde el primer momento

Por Kathryn Park, consultora en estrategia de marcas, anteriormente asesora en gestión de marcas, GE, Connecticut (Estados Unidos de América)

Crear una nueva marca es una empresa creativa costosa que implica correr algunos riesgos calculados. Con frecuencia, los abogados quedan en un segundo plano y toda la atención recae en los consultores en desarrollo de marcas, las encuestas y  los grupos de debate que realizan aportaciones sobre las opciones de desarrollo de marca objeto de estudio, el equipo de marketing que crea la historia de la marca y prepara una campaña promocional intensiva para anunciar su puesta en el mercado y, por supuesto, el director ejecutivo, que presenta la marca. No obstante, no conviene engañarse. La orientación jurídica es fundamental para poner en el mercado un producto con éxito y sin contratiempos.

Se ha escrito mucho sobre cómo proteger una marca. Uno de los pasos más importantes para establecer una marca es el relativo al análisis de su registrabilidad. Sin embargo, las iniciativas para realizar dicho análisis pueden diferir unas de otras. Para determinar la forma de realizar una búsqueda eficaz, deben atenderse varias cuestiones estratégicas. Los consejos que se presentan a continuación ofrecen orientación tanto a los asesores internos como a los especialistas que aconsejan a sus clientes en calidad de consultores externos.

La orientación jurídica es fundamental para poner en el mercado un producto con éxito y sin contratiempos.

Fijar plazos y presupuestos

El asesor debe concientizar a su cliente acerca del tiempo y los costos que conlleva un análisis adecuado de la registrabilidad de la marca y establecer un presupuesto. Una vez aprobados los planes de actuación de la empresa, los equipos de marketing suelen incitar a que el producto se ponga inmediatamente en el mercado. Por lo tanto, es importante que el consultor explique los motivos por los que quizás esto no sea posible. También debe aclarar que se necesita tiempo para analizar la registrabilidad de la marca y que, aunque es posible acelerar el proceso, ello implicaría una gran inversión de recursos. Si se requiere una búsqueda multinacional, puede ser difícil lograr una puesta en el mercado rápida, puesto que el funcionamiento de la consultoría puede variar caprichosamente de unas jurisdicciones a otras y puede ser necesario realizar investigaciones de seguimiento para evaluar los posibles riesgos. Huelga decir que cuanto antes intervenga el abogado, mayores son las oportunidades de realizar rápidamente un análisis de registrabilidad de la marca. Como abogado, usted puede ayudar a solucionar los problemas planteados por las búsquedas preliminares a fin de descartar las marcas inutilizables y no susceptibles de registro.

Acotar la búsqueda

Seleccionar los ámbitos de la búsqueda dirigida a analizar la registrabilidad de una marca para ser utilizada puede ser una tarea más compleja de lo que quizás parezca inicialmente. Aunque en muchas ocasiones se pretende utilizar la marca en múltiples jurisdicciones, muy pocas empresas, de haber alguna, son partidarias de una verdadera búsqueda mundial de marcas. En la práctica, las empresas optan por realizar búsquedas limitadas a los mercados más importantes. Justifican esta solución intermedia con la idea de que si una marca es registrable en esos mercados, es improbable que se planteen impugnaciones importantes en otros lugares. Sin embargo, determinar cuáles son esos mercados decisivos es algo más que evaluar las mayores bases de clientes potenciales. No cabe duda de que esos mercados son importantes, pero el consultor de la empresa también debe tener en cuenta cuál es el país del principal competidor de su cliente y dónde se encuentran sus proveedores. Por ejemplo, una búsqueda en la base de datos de marcas de la Unión Europea ofrece una instantánea del panorama europeo, pero si el competidor de su cliente es una empresa con sede en Alemania, también convendría hacer una búsqueda en la base de datos de la oficina de marcas alemana.

Actualmente, numerosos servicios excelentes prometen y proporcionan búsquedas exhaustivas y más rápidas de marcas a escala mundial. La inteligencia artificial ha aumentado enormemente la velocidad a la que pueden recopilarse y presentarse los resultados de la búsqueda.

Como consultor, usted también debe tener en cuenta los países en los que se solicitará la inscripción de la marca de su cliente ante las autoridades aduaneras nacionales. Estas son esenciales para garantizar la observancia en las fronteras y la protección contra la falsificación. Los documentos de dicha inscripción suelen estar basados en un registro de marca válido y subsistente en el país en cuestión. Las autoridades aduaneras pueden detener la exportación (y la importación) de productos falsificados. Si la marca que su cliente está estudiando identifica un producto que corre el riesgo de ser objeto de copia ilícita, los países con un mayor riesgo de fabricación y exportación de productos falsificados también deberían incluirse en la estrategia de búsqueda.

Determinar las clases que se incluirán en la búsqueda

A pesar de que las marcas se buscan en función de la clase de productos y servicios para los que se utilizará la marca propuesta, un análisis más amplio que abarque productos y servicios relacionados a menudo ofrece una ventaja estratégica. Un usuario anterior de la marca que la utiliza para una clase de productos o servicios relacionada puede haber ampliado su actividad a productos o servicios de la clase en la que está interesado su cliente, aunque aún no haya solicitado el registro de la marca para dichos productos o servicios. También puede ocurrir que el cliente al que usted asesora decida extender su utilización de la marca a otras clases de productos en el futuro. Para realizar esta evaluación, es fundamental contar con buenos conocimientos del sector en el que se utilizará la marca.

Marcas descriptivas: mayores riesgos en el análisis de registrabilidad

Los abogados especializados en marcas saben que las marcas más sólidas –aquellas que consisten en palabras inventadas (por ejemplo, Pepsi^® u Oreo^®) o arbitrarias (como Apple^® o Amazon^®) y que no indican de ningún modo el producto o servicio ofrecidos– son las más fáciles de analizar. Además, una vez que se han registrado, son las más fáciles de proteger.

Sin embargo, muchas empresas siguen el razonamiento, igualmente válido pero opuesto, según el cual las marcas deben ofrecer al comprador algún indicio del producto o servicio que va a consumir. Cuanto más descriptiva es una marca, más complicado resulta analizar su registrabilidad. Los registros están abarrotados de marcas similares que requieren el análisis minucioso de diferencias a menudo ínfimas. Cuando los elementos de una marca se utilizan frecuentemente en un ámbito concreto o son descriptivos de éste, el abogado debe calcular el número de esas marcas y averiguar si otra empresa utiliza la marca para el mismo producto o productos semejantes y si esa marca es muy similar a la marca propuesta, así como comprobar si alguna de las marcas registradas con anterioridad es suficientemente conocida para que su propietario pueda argumentar que merece una mayor protección.

Otra etapa del análisis de la registrabilidad de una marca descriptiva consiste en examinar concienzudamente los productos y servicios hallados en los registros y las solicitudes de registro de los usuarios anteriores. En los Estados Unidos de América, donde la descripción de una marca debe definir de forma específica los productos o servicios concretos que se identificarán mediante esa marca, puede ser posible utilizar y registrar una marca similar si los productos son suficientemente diferentes. Sin embargo, en muchas otras jurisdicciones en las que basta con una descripción más general o incluso con el título de las clases, es posible que la marca no sea susceptible de registro si no existe un acuerdo de consentimiento o de coexistencia.

Acuerdos de consentimiento y de coexistencia: riesgos y beneficios

Cuando en una búsqueda se determina que hay un usuario anterior o un titular de un registro de una marca idéntica o casi idéntica, hay que dar la mala noticia al cliente. La situación puede salvarse con la firma de un acuerdo en virtud del cual la otra parte presta su consentimiento con respecto del uso de la marca o de la coexistencia con la nueva marca a cambio de que se cumplan ciertas garantías. Si se desea firmar un acuerdo de ese tipo, el primer aspecto que debe tenerse en cuenta es la probabilidad de que el titular del registro anterior acepte la propuesta; el segundo aspecto es la voluntad del cliente al que usted representa de pagar por dicho consentimiento. Solicitar el consentimiento es arriesgado, a menos que su cliente esté dispuesto a renunciar a la marca propuesta si no se obtiene la autorización o si no se alcanza un acuerdo sobre la cuantía de la retribución por la autorización. Pedir autorización equivale a reconocer de forma tácita la validez de los derechos del usuario anterior. Por lo tanto, utilizar una marca tras haber solicitado la autorización para ello sin haberla obtenido puede dar lugar a una demanda por infracción dolosa que puede implicar, entre otras consecuencias, daños y perjuicios incrementados.

También debe estudiarse la cuestión de si la oficina u oficinas de marcas del país donde se solicita el registro reconocerán el acuerdo. No todas las oficinas aceptan automáticamente un acuerdo de ese tipo. Incluso en los países donde se aceptan, se examinan exhaustivamente y pueden rechazarse si se considera que sus condiciones no previenen de manera adecuada la confusión de los consumidores. Obtener asesoramiento de un especialista con experiencia en la región puede servir de orientación valiosa a ese respecto.

Seleccionar los ámbitos de la búsqueda dirigida a analizar la registrabilidad de una marca puede ser una tarea más compleja de lo que quizás parezca inicialmente.

Un tercer aspecto que debe tomarse en consideración es que, con frecuencia, el consentimiento relativo al registro o el acuerdo de coexistencia solamente se refieren a la utilización actual. Los mercados evolucionan, por lo que un acuerdo que no se anticipe a los cambios futuros puede plantear problemas graves para la expansión del negocio y dar lugar a litigios multijurisdiccionales costosos para resolver los derechos respectivos de las partes.

Reducir la dependencia de las empresas de búsqueda y de la tecnología mediante un estudio jurídico minucioso

Actualmente, numerosos servicios excelentes prometen y proporcionan búsquedas exhaustivas y más rápidas de marcas a escala mundial. La inteligencia artificial ha aumentado enormemente la velocidad a la que pueden recopilarse y presentarse los resultados de la búsqueda. Sin embargo, sigue siendo necesario someter los resultados de la búsqueda generados de ese modo a un análisis jurídico riguroso y a un estudio minucioso. A menudo, en función de la naturaleza del producto y el mercado, del grado de experiencia de los posibles clientes y de las prácticas del sector, una marca considerada de riesgo elevado en el informe de búsqueda puede ser aceptable para el consultor y su cliente a la luz de otros factores. Igualmente, una marca que el informe de búsqueda declara “registrable” puede, en realidad, plantear riesgos debidos a hechos que afectan a la empresa del cliente al que usted representa.

Cuidado con el ejercicio de la abogacía no autorizado

Al dar su opinión en calidad de abogado, usted debe conocer sus limitaciones. En la actualidad es más fácil que nunca acceder a información sobre marcas registradas o utilizadas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a menos que usted esté autorizado a ejercer en la jurisdicción correspondiente, debe actuar con cautela al emitir un dictamen sobre la registrabilidad de la marca. En primer lugar, algo que puede constituir un problema en su país quizás se entienda de forma diferente en otro lugar. En segundo lugar, un profesional de marcas que comprenda cómo se aplica la legislación en un país o región determinados está mejor capacitado para aconsejar a un cliente acerca de los riesgos que pueden plantearse en esos lugares. En tercer lugar, si usted carece de autorización para ejercer, podría ser acusado de ejercicio ilegal de la abogacía, al menos en algunos países.

Seguir las tendencias del mercado

Es necesario estar al corriente de las tendencias del sector en el que se utilizará la marca. Como consultor, usted debe averiguar quiénes son los competidores de su cliente y tener en cuenta sus marcas al elaborar la estrategia de búsqueda. Muchas empresas de desarrollo de marca aprovechan las tendencias del sector al crear nuevas marcas para sus clientes. Esas tendencias pueden ser ventajosas para una empresa que desea crear una nueva marca que se introduzca imperceptiblemente en el mercado local, si bien también pueden significar que otras empresas están estudiando la posibilidad de registrar marcas similares. Adoptar marcas muy acordes con la moda del momento es arriesgado, debido principalmente al tiempo que transcurre entre la presentación de una solicitud de registro de marca y su introducción (y su capacidad de aparecer en búsquedas) en un Registro de marcas, así como a los plazos para el registro de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Además, conviene tener en cuenta el riesgo de escoger un término que posteriormente resulte ser descriptivo. Cuando las empresas comenzaron a presentar solicitudes de registro de marcas con el término “inteligente” para dispositivos conectados, las oficinas de marcas concedieron registros sin requisitos de renuncia al derecho exclusivo de uso. Sin embargo, cuando los encargados del registro de marcas han comenzado a interpretar ese término como una característica, ese elemento del registro de una marca ha dejado de ser susceptible de protección. Ni siquiera las empresas que han adquirido los derechos de marca sobre marcas “inteligentes” han logrado hacerlas valer contra titulares posteriores de marcas “inteligentes”.

Sentido común durante todo el proceso

Estudiar si una marca es susceptible de registro también requiere actuar con sentido común. El abogado debe asegurarse de comprender el significado de los términos con los que no está familiarizado. Debe plantearse la cuestión de si la marca es registrable (está disponible) porque está compuesta por una palabra que tiene un significado que la mayor parte de las empresas no querrían que se asociara a sus productos. En segundo lugar, cabe preguntarse cómo se traduciría el texto de la marca si se fuera a utilizar en múltiples países. También debe tenerse en cuenta si una marca que es deseable en una región evoca una imagen negativa del producto u ofende sensibilidades en otros lugares. Resulta sorprendente que los equipos de marketing no siempre sean conscientes de esas cuestiones. Los buenos abogados incorporan esos análisis a su práctica, puesto que algunos mensajes involuntarios de la marca pueden plantear cuestiones jurídicas.