Marcas en el metaverso

Por Kathryn Park, responsable de iniciativas estratégicas de marca, Connecticut, Estados Unidos

¿Qué es el metaverso? En pocas palabras, el metaverso es un espacio virtual en el que los usuarios pueden interactuar y establecer conexiones entre sí de múltiples formas (jugando a videojuegos, colaborando, comprando y explorando) sin abandonar la comodidad del sofá de su casa. Algunas de estas funciones ya existen en plataformas de videojuegos.

Lo que se vislumbra es nada menos que un mundo sofisticado de fantasía en el que los consumidores puedan experimentar la vida de forma virtual. Por ejemplo, en él se podrá comprar productos virtuales (imitaciones en línea de un objeto real con el que adornar su avatar) y exclusivas y costosas obras de arte, asistir a conciertos o eventos deportivos en calidad de VIP virtual, conducir coches o navegar yates virtuales, viajar y cenar en lugares exóticos y especiales, etc. El metaverso se hace cada día más grande.

Muchas de esas nuevas experiencias o productos virtuales tendrán el atractivo añadido de ser un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) (puede obtenerse información sobre propiedad intelectual y NFT aquí), una creación digital única. También se crearán muchas cosas de valor no tan imaginario cuando los consumidores de esta nueva realidad virtual y aumentada gasten dinero real, aunque sea en forma de moneda digital, para participar.

A pesar de que el metaverso todavía está en proceso de desarrollo, se ha afianzado en una serie de sectores. El universo de los videojuegos, por ejemplo, ha sido un sector líder en el desarrollo de este nuevo espacio, y es que los jugadores pueden realizar compras de objetos digitales, como skins (el posible aspecto físico del avatar: su vestimenta, sus armas, etc.), dentro del videojuego pagando con la moneda virtual del juego.

Las ligas deportivas están empezando a utilizar el metaverso: en él pueden comprarse tarjetas para intercambiar NFT o asistir a la siguiente generación de eventos de ligas de fantasía. Los participantes también pueden asistir a un evento musical, por ejemplo a un concierto del cantante estadounidense de rap Travis Scott. Esto es solo el principio. Está previsto que el metaverso crezca aún más y se convierta en un entorno más rico para su comunidad de usuarios.

Meta, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg y propietaria de Facebook, está en pleno desarrollo, intentando hacerse con el botín del metaverso. Ahora bien, hay otras empresas de tecnología, desde Microsoft hasta empresas de videojuegos como Nvidia y Roblox, que también se muestran igual de ambiciosas por obtener la mayor cantidad posible de terreno en el metaverso.

Como ocurre en el mundo físico, abundan las cuestiones jurídicas que se plantean en el metaverso: la privacidad y la recopilación de datos, la defensa de la competencia, la libertad de expresión y la difamación, así como la propiedad intelectual, incluido el derecho de autor, las patentes y las marcas. Para los titulares de marcas, la protección de estas en el metaverso será fundamental, y prepararse para jugar en este nuevo metaterreno requerirá contar con una estrategia jurídica.

Los titulares de marcas deberían empezar a estudiar cómo crear su propio mercado virtual registrando debidamente sus marcas, apoyándose en una sólida estrategia de vigilancia y mediante licencias y condiciones de uso apropiadas para crecer en el metaverso.

Proteger su marca en el metaverso: registro y consideraciones ulteriores

Si su empresa está estudiando la posibilidad de vender en el metaverso productos y servicios virtuales protegidos por marcas, debería presentar solicitudes de registro de marca lo antes posible. ¿Pero cómo se solicita la protección de una marca para unas zapatillas digitales? ¿Un bolso virtual? ¿Qué definición de productos y servicios es adecuada? ¿Qué clasificaciones son aptas?

Algunas empresas ya han puesto en marcha amplios programas de presentación de solicitudes, por ejemplo gigantes del calzado, como Nike y Converse (ambas empresas han presentado recientemente una serie de solicitudes a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América). Además, no es de sorprender que las empresas del mundo de la moda, productos cosméticos, deporte y entretenimiento, también estén presentando solicitudes para el uso que pueda hacerse de sus marcas en el mundo virtual. Aunque todavía es necesario revisar estas solicitudes, ofrecen un panorama de las posibles vías para registrar marcas de productos virtuales.

Parece que las empresas están presentando solicitudes en relación con las siguientes clases de productos (aquí puede leerse más información sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios): productos virtuales descargables, principalmente programas informáticos (clase 9), servicios comerciales con productos virtuales (clase 35), servicios de entretenimiento (clase 41), NFT y productos virtuales no descargables en línea (clase 42) y servicios financieros, incluidos tókenes digitales (clase 36). A medida que las diversas oficinas de marcas examinen estas solicitudes, las descripciones de productos y servicios, y las cuestiones relativas a su clasificación, probablemente se vayan estandarizando en mayor medida, y las directrices resultantes servirán a los siguientes solicitantes.

En la mayoría de las jurisdicciones, el primero que presenta la solicitud se convierte en el titular de los derechos de la marca. E incluso en los Estados Unidos, donde el uso real en el mercado tiene preferencia sobre la posible fecha de solicitud anterior, es fundamental presentar rápidamente una solicitud para intentar tener una base de apoyo, y es que la fecha de esa solicitud establecerá cuál es la fecha del primer uso, aunque el uso real se produzca posteriormente.

No es de sorprender que diversas personas con malas intenciones intenten usurpar esos valiosos derechos de marca en el metaverso presentando solicitudes preventivas. Las solicitudes presentadas de mala fe para el registro de marcas en el metaverso son abundantes. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han detectado recientemente ese tipo de solicitudes para marcas de moda como Prada y Gucci. Se trata de solicitudes que causan importantes problemas a los titulares de las marcas porque los gastos relacionados con ese tipo de litigios pueden llegar a ser muy elevados, ocasionando pérdidas importantes de recursos de la empresa.

A algunas empresas no les gusta utilizar sus marcas en el metaverso. Hermès, por ejemplo, vincula su marca a productos de cuero elaborados de forma artesanal con gusto exquisito, sedas y otros productos muy valorados por sus clientes. La empresa considera una herejía para la naturaleza de sus productos el venderlos en forma virtual. Eso no ha impedido a un pirata del metauniverso vender productos virtuales Hermès.

A finales de 2021, Hermès protestó por la venta en OpenSea de MetaBirkins, NFT virtuales creados por el artista Mason Rothschild prácticamente idénticos a los tan codiciados y reconocibles bolsos Birkin de Hermès. Estos bolsos se venden por miles de dólares. Los NFT MetaBirkin también se venden por grandes cantidades: según las informaciones disponibles, han generado casi un millón de USD en OpenSea. Hermès ha protestado y presentado una denuncia al respecto.

Si su empresa no va a utilizar sus marcas en el metaverso, ¿puede establecerse que estas son famosas y protegerlas por lo tanto de usos en ese universo? La empresa bien podría argumentar que un uso no autorizado de sus marcas en el metaverso mancilla la exclusividad de la marca que es Hermès. Pero otras marcas menos conocidas puede que tengan muchas más dificultades jurídicas. Posiblemente tengan que recurrir al análisis de la probabilidad de confusión, que es la base en las reclamaciones por infracción de marca. En ese caso, el titular de la marca podría enfrentarse a una decisión adversa ya que el tribunal podría centrarse exclusivamente en si los correspondiente productos y servicios, virtuales o reales, guardan semejanzas entre sí, o en los canales tan diferentes de comercialización, del mismo modo que podría hacer una oficina de marcas al estudiar una solicitud de oposición cuando se solicite un registro de productos virtuales. Es posible que los titulares de marcas y sus abogados tengan que evaluar si también sería conveniente demandar por publicidad engañosa, así como por apropiación indebida y usurpación, en el marco de la common law.

La vigilancia de las marcas puede que sea más difícil de llevar a cabo que nunca en el metaverso. El mercado de NFT ya está inundado de fraudes y usuarios que expresan su frustración. Actualmente se están haciendo llamamientos a OpenSea, el mayor mercado de NFT, y a otros mercados de estos tókenes para que vigilen mejor sus operaciones. En este entorno digno del lejano Oeste abundan los riesgos para las marcas. En primer lugar, es posible que las ventas que se basen en la buena fe de una marca beneficien a alguien distinto del titular de esa marca, como muestra el ejemplo de MetaBirkin. En segundo lugar, los clientes que compran un NFT que es un fraude es posible que se frustren por haber pagado mucho dinero por un artículo que no era de una marca autorizada y ver cómo desaparece el valor del NFT en el que han invertido.

Tal y como está concebido, el metaverso se convertirá en un espacio cada vez más amplio con muchos participantes. Sin lugar a dudas se irán desarrollando servicios de vigilancia con modalidades especiales para buscar en él usos fraudulentos de marcas. La colaboración de los clientes es una de las formas por las que las marcas pueden saber si se producen usos indebidos. Y, al menos por ahora, las actividades de observancia que se utilizan son las clásicas: cartas de cese y desistimiento y procedimientos judiciales de seguimiento.

Para los titulares de marcas, la protección de estas en el metaverso será fundamental, y prepararse para jugar en este nuevo metaterreno requerirá contar con una estrategia jurídica.

¿Se aplica el agotamiento de derechos a la venta de un producto virtual de marca?

Cuando una persona compra un producto tangible, ya sea ropa, un electrodoméstico o un coche, adquiere el derecho de hacer con él lo que quiera. Puede cambiar su apariencia o funcionalidad, dárselo a alguien o venderlo en el mercado de segunda mano, incluso destruirlo. Según la doctrina del agotamiento de derechos, el titular de la marca pierde la capacidad de controlar sus productos en el mercado una vez vendidos. ¿Pero qué sucede cuando el artículo es un artículo virtual, en lugar de una propiedad tangible? A ese respecto hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿qué derechos tiene el comprador sobre el artículo virtual que ha comprado y, quizás más importante, qué derechos cree el comprador que tiene? ¿Se agotan los derechos del titular de la marca en el momento de la venta o sigue teniendo derechos de propiedad intelectual sobre el artículo transferido? ¿Sigue teniendo el titular de la marca obligaciones ante el comprador o ante un posterior destinatario?

Los videojuegos, como Fortnite, son los progenitores del metaverso, y en ellos se venden desde hace tiempo accesorios, skins o "productos cosméticos" que los jugadores pueden utilizar en sus avatares en línea. Así pues, es posible que el modelo de este videojuego sea revelador en el metaverso. Las skins no caducan y pertenecen a los jugadores, siempre que, por supuesto, sigan jugando con nuevas versiones de Fortnite. La titularidad de una propiedad así, condicionada a la participación mediante el pago continuo de derechos de licencia, parece más bien una licencia y no una verdadera transferencia de un artículo en el mundo real. ¿Qué ocurrirá si desaparecen los "jardines vallados" de la actual Internet? ¿Serán esas skins algo que el comprador pueda poseer y utilizar en el metaverso, y no solo en una plataforma determinada? ¿Qué puede esperar la persona que lleva un par de zapatos virtuales de Nike o un bolso virtual de Gucci?

Los NFT requieren una especial atención en cuanto a la titularidad. Al ser artículos virtuales únicos, pueden venderse por, literalmente, millones de dólares. En una subasta de Christie's, un coleccionista de artículos meta adquirió un NFT del artista Beeple por 69 millones de USD. Un precio tan elevado como ese seguro que acarrea encendidas querellas judiciales si algo no funciona como está previsto.

Los titulares de marcas deberían empezar a estudiar cómo crear su propio mercado virtual registrando debidamente sus marcas, apoyándose en una sólida estrategia de vigilancia y mediante licencias y condiciones de uso apropiadas para crecer en el metaverso (teniendo cuidado de evitar el uso de jerga jurídica para que los usuarios no tengan miedo a participar). Esos problemas relativos a las marcas, si se tratan sin atención, podrían hacer que los consumidores dejasen de estar dispuestos a participar al sentirse desencantados por la forma en que la mercancía virtual de marca se comercializa en el metaverso. Como ocurre actualmente en las redes sociales, un paso en falso en el metaverso es muy probable que tenga consecuencias negativas inmediatas para la marca.