Propriété intellectuelle et entreprise : Sachez gérer le coût de vos brevets

Les petites entreprises s’abstiennent souvent de protéger leurs découvertes parce qu’elles pensent qu’elles n’ont pas les moyens d’obtenir un brevet et de le maintenir en vigueur. Cet article propose quelques mesures pratiques pour réduire le coût des brevets.

Avoir une stratégie de PI claire

Il importe avant tout de mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle clairement définie et compatible avec les objectifs d’ensemble de l’entreprise. Pas question de déposer une demande de brevet chaque fois qu’une invention répond aux critères de brevetabilité; ce serait le meilleur moyen de perdre complètement le contrôle des coûts. Une entreprise ne doit breveter que les découvertes qui lui confèrent un avantage commercial ou stratégique. Le recours à la législation sur les secrets d’affaires et la publication défensive constituent des solutions de remplacement beaucoup moins coûteuses que le dépôt de brevet (voir les articles du Magazine de l’OMPI intitulés Les secrets d’affaires n’ont pas de prix : protégez-les (n°  4/2002) et Lancement d’un nouveau produit : évaluation de votre liberté d’agir (n°  5/2005).

Si l’entreprise estime que le dépôt d’un brevet est l’option la plus conforme à ses objectifs stratégiques, elle peut envisager les coûts directs liés à ce choix sous différentes perspectives.

Coûts liés à la recherche

Le fait qu’un produit n’existe pas sur le marché ne signifie pas automatiquement qu’il remplira les conditions de nouveauté et de non-évidence indispensables pour le protéger par un brevet. Il est notamment essentiel, pour s’en assurer, qu’un professionnel procède à une recherche sur l’état de la technique. Le déposant en retirera des informations précieuses qui pourront, de différentes manières, lui faire réaliser des économies importantes au cours du traitement de sa demande de brevet et au-delà, par exemple :

• en l’aidant à se préparer à certaines des objections qui pourraient lui être opposées au cours du processus d’examen;
• en révélant les brevets auxquels son invention pourrait porter atteinte;
• en lui permettant de savoir si d’autres brevets sont déjà détenus dans le domaine concerné (autrement dit s’il aura des concurrents), si son brevet aura une utilité réelle d’un point de vue commercial et s’il lui faudra obtenir des licences d’exploitation sur des brevets détenus par des tiers pour pouvoir mettre en pratique son invention;
• en l’aidant à décider s’il doit ou non apporter des modifications à ses revendications pour éviter de porter atteinte à d’autres brevets.

De nombreuses informations sur les brevets sont accessibles gratuitement par l’Internet, sur les sites d’offices de brevets nationaux ou régionaux. Généralement, ces derniers fournissent aussi des renseignements sur les subventions et autres aides financières qui sont offertes aux entreprises. Tous ces services contribuent à réduire le coût des recherches préliminaires, mais sont généralement insuffisants. Les déposants doivent donc prévoir de faire appel, tôt ou tard, à un fournisseur de services à valeur ajoutée en matière de brevets.

Des solutions de remplacement économiques

Si ces possibilités sont prévues dans la législation du pays concerné, on peut envisager de déposer une demande de brevet provisoire, de petit brevet (brevet de courte durée, brevet d’innovation) ou de modèle d’utilité, qui peut constituer une solution d’attente intéressante et moins coûteuse que le dépôt d’une demande de brevet classique.

Le brevet provisoire est un moyen rapide, simple et économique de préserver son droit de demander un brevet pendant que l’on continue à perfectionner une invention. C’est une formule particulièrement pratique lorsque l’invention est encore à un stade précoce, et en particulier si les revendications sont appelées à changer. Cela dit, une fois que l’étendue des revendications est clairement établie, que l’état de la technique est connu et que l’invention a été modifiée à la lumière de ce dernier, il est évident que la demande de brevet classique est à préférer.

Bien qu’une demande de brevet ne puisse concerner qu’une seule invention, il est possible, en vertu du concept d’"unité de l’invention", de revendiquer une pluralité d’inventions dans une même demande si ces dernières sont liées de sorte à former un "concept inventif " unique et s’il existe entre elles une relation technique. Une autre solution économique consisterait donc à déposer une série de demandes de brevets provisoires pour des inventions liées, puis, dans le délai prescrit afin de résoudre toute question relative à l’unité de l’invention ou du concept inventif, une demande de brevet classique revendiquant des priorités multiples. En fait, il est courant de déposer une série de demandes de brevet provisoires liées après chaque étape technique ou commerciale importante dans le développement du produit concerné et de déposer ensuite, dans le délai d’un an après le dépôt de la première demande de brevet provisoire, une demande de brevet officielle contenant toutes les autres.

Coûts de rédaction

Une demande de brevet rédigée et déposée sans l’aide d’un professionnel sera certes économique, mais risquera d’aboutir à un brevet de piètre qualité dont les revendications ne seront pas suffisamment précises pour couvrir toutes les applications commerciales importantes de l’invention. On gagne peu à vouloir "économiser des bouts de chandelles" alors que le brevet que l’on dépose a pour objet de protéger les compétences fondamentales de son entreprise. On trouve aussi souvent dans les offices de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux des listes d’agents de brevets ou de cabinets d’avocats en propriété intellectuelle locaux triés sur le volet qui proposent aux nouveaux clients ou aux personnes qui en sont à leur première expérience en la matière, des services gratuits ou à tarif réduit, y compris en ce qui concerne la rédaction de la demande de brevet. Quoi qu’il en soit, on économisera toujours temps et argent en fournissant toutes les informations pertinentes à la personne qui rédige le brevet.

Le déposant peut avoir avantage, enfin, à prendre contact avec le ministère ou l’organisme chargé, dans son pays, de l’administration des subventions à la recherche-développement. Il arrive souvent, en effet, qu’une partie de cette aide puisse être utilisée pour le paiement des frais de dépôt de brevet, et même, dans certains cas, pour celui des dépenses occasionnées par la défense des droits ou le dépôt d’un brevet international.

Contrôler les taxes payées aux offices de brevet

Même si certains pays les ont réduites pour les petites entreprises, il reste que les taxes de brevet doivent être acquittées à intervalles réguliers tout au long de la durée de vie juridique du brevet et qu’elles subissent souvent une nette augmentation vers la fin de la période de 20 ans. Tout paiement oublié peut entraîner une perte de droits ou des frais supplémentaires, qu’il est possible d’éviter à l’aide d’un logiciel de gestion de portefeuille de brevets qui se chargera d’émettre automatiquement un rappel à la date voulue.

Il importe aussi de passer périodiquement son portefeuille de brevets en revue, en se demandant si toutes les demandes en instance et tous les brevets en vigueur devraient ou non être maintenus. Les questions à se poser à cette occasion sont, par exemple, les suivantes :

• si ce brevet est délivré, a-t-il des chances d’être rentable?
• ce brevet présente-t-il directement ou indirectement une valeur pour l’entreprise?
• ce brevet peut-il être vendu, donné, concédé en licence?
• l’existence de ce portefeuille de brevets ou de cette série de demandes de brevet en instance représente-t-elle un avantage en ce qui concerne les relations de l’entreprise avec les organismes de financement, les sociétés de capital-risque, etc.?

Coût des brevets internationaux

Le coût d’un brevet augmente en proportion du nombre de pays dans lesquels on veut protéger l’invention. Il est donc primordial, pour qui veut contrôler ses dépenses, de choisir soigneusement les pays en question.

Le système du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) permet de demander la protection d’une invention dans un grand nombre de pays en déposant une seule demande de brevet dite "internationale". Le déposant y gagne du temps et, le cas échéant, de l’argent s’il décide finalement, sur la base du rapport de recherche internationale et de l’opinion qui lui sont communiqués, de réduire le nombre de pays pour lesquels il souhaite obtenir la protection. Le PCT présente l’avantage de différer toutes les dépenses à l’échelon national de 18 mois, en plus des 12 mois prévus dans la Convention de Paris. Cela étant, il faut tenir compte du fait que les frais relatifs à une demande de brevet selon le PCT s’ajoutent au coût final d’obtention d’un brevet national ou régional.

Le PCT offre une réduction de 75% sur certaines taxes aux personnes physiques ressortissantes et résidentes d’un État dont le revenu par habitant est inférieur à 3000 dollars É.-U. Cette réduction est également accordée aux déposants qui sont ressortissants de pays figurant sur la liste des pays les moins avancés de l’Organisation des Nations Unies. En cas de pluralité de déposants, chacun doit satisfaire à ces critères.

Le déposant d’une demande internationale de brevet doit aussi prévoir des coûts de traduction. Le recours au système du PCT n’exempte pas des obligations de paiement des frais de traduction de la "phase nationale". La ratification de l’Accord de Londres aura pour effet de réduire le coût des brevets déposés dans les États parties à la Convention sur le brevet européen (CBE), en limitant aux seules revendications l’exigence de traduction imposée aux déposants lors de la délivrance du brevet.

Partager les coûts ou les transférer à d’autres

Un accord de partenariat ou de licence peut constituer une bonne façon de réduire les coûts liés à un brevet ou à un portefeuille de brevets. Le contrat peut, par exemple, prévoir la prise en charge partielle ou totale par le partenaire ou le preneur de licence des coûts d’instruction, de maintien en vigueur et de défense du brevet dans le pays ou à l’étranger.

Le don de brevet à une institution sans but lucratif ou à une université peut donner lieu à un dégrèvement fiscal dans certains pays. Une entreprise peut donc y avoir recours afin de libérer des fonds qu’elle pourra consacrer au dépôt ou au maintien en vigueur d’autres brevets plus essentiels.

Il est clair que la protection d’une invention peut nécessiter un effort financier considérable. Une saine gestion permettra de réduire ou de contenir certains des coûts liés au dépôt et à l’entretien des brevets. Toutefois, les mesures prises ne devront jamais faire perdre de vue la nécessité d’éviter d’imposer des risques commerciaux à l’entreprise ou de porter préjudice à la qualité des brevets.

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Facteurs de coût des demandes de brevet

Le coût d’une demande de brevet dépend de divers facteurs, dont notamment les suivants :

• technologie concernée;
• nature de l’invention;
• longueur de la demande de brevet;
• nombre de revendications;
• tarif horaire de l’agent de brevets et durée totale du travail de préparation et d’instruction de la demande;
• honoraires du dessinateur;
• nombre de pays visés par la demande;
• voie utilisée pour le dépôt à l’étranger;
• coût de traduction des dépôts à l’étranger;

nombre et nature des objections soulevées par l’examinateur de brevets et des oppositions ou recours de tiers.