À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

Propriété intellectuelle et entreprise : Coexistence des marques

Novembre 2006

On dit que deux marques analogues ou identiques coexistent lorsqu’elles sont utilisées par deux entreprises distinctes pour commercialiser des produits ou des services qui ne sont pas nécessairement en conflit. Cette situation n’est pas rare. Les marques sont souvent utilisées par de petites entreprises dont les activités se limitent à un territoire peu étendu ou qui n’ont qu’une clientèle régionale. Presque toutes les villes de France desservies par le chemin de fer ont, par exemple, leur Buffet de la gare. De nombreuses marques sont constituées par des patronymes, généralement celui du fondateur de l’entreprise concernée. S’il s’agit d’un nom courant, on peut facilement le voir utilisé en tant que marque par plusieurs entreprises ayant des activités semblables. Ce genre de situation ne conduit pas obligatoirement devant les tribunaux, dans la mesure où les marques en question continuent à remplir leur fonction essentielle, soit de distinguer de ceux de la concurrence les produits ou les services pour lesquels sont utilisées.

Les choses se gâtent lorsque cette fonction distinctive cesse de s’accomplir parce que les activités à l’égard desquelles des marques identiques sont utilisées commencent à se chevaucher. La situation de coexistence pacifique qui existait jusqu’alors se trouve soudain changée en conflit. C’est particulièrement contrariant lorsque les deux entreprises sont de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’elles ont fait un usage effectif et sérieux de leurs marques et ne se trouvent en opposition qu’en raison de leur expansion. C’est pourquoi certaines entreprises, sachant qu’elles utilisent des marques analogues ou identiques, décident de conclure un accord dit de coexistence, afin d’éviter que l’exploitation de ces marques ne conduise à un empiétement fâcheux, voire constitutif de contrefaçon. Le présent article présente des situations dans lesquelles la question de la coexistence peut se poser, ainsi que quelques aspects à prendre en compte dans l’élaboration d’un accord de coexistence.

Soulignons tout de suite qu’il vaut mieux prévenir que guérir – notamment d’un point de vue pécuniaire. L’une des précautions les plus élémentaires à prendre, avant de déposer une demande d’enregistrement de marque, est de faire effectuer une recherche aussi approfondie que possible par un professionnel expérimenté dans ce domaine. A priori, une telle recherche réduit le risque de se retrouver à jour face à face avec une marque analogue sur le marché, mais ne constitue pas pour autant une garantie absolue. Si elle n’était pas suffisamment étendue ou si elle a négligé une classe de produits ou de services qui s’avère finalement pertinente, une marque identique ou semblable au point de créer un risque de confusion peut très bien faire son apparition ultérieurement. Qui plus est, une telle recherche peut ne pas déceler certaines marques non enregistrées, notamment des marques notoires qui, dans de nombreux pays, sont protégées même sans être enregistrées.

Il arrive souvent que deux entreprises utilisent la même marque, pour des produits identiques ou similaires, dans des pays complètement différents. Elles peuvent l’ignorer de toute bonne foi pendant des années, jusqu’à ce que l’une d’elles se développe sur le territoire de l’autre et commence à y exploiter sa marque ou décide de demander l’enregistrement de cette marque dans un pays où l’autre entreprise est présente.1 Que se passe-t-il alors? L’office des marques peut refuser la demande d’enregistrement au motif qu’elle est en conflit avec les droits antérieurs acquis par l’autre entreprise. Cette dernière peut aussi faire opposition à la demande d’enregistrement ou demander l’invalidation de la marque, si celle-ci a été enregistrée.

Certains pays de common law reconnaissent ce qu’ils appellent l’"usage simultané honnête". Il s’agit d’une notion qui prend en compte la nature et la durée de l’usage, son importance géographique et la bonne foi avec laquelle la marque en cause a été adoptée, puis exploitée. L’usage simultané pendant une période prolongée (au moins cinq ans) peut constituer, en cas d’opposition, un argument favorable à la conclusion d’un accord de coexistence. De nombreux autres éléments interviennent toutefois dans l’évaluation de l’usage simultané honnête, et notamment celui de l’existence d’un risque de confusion. Les situations dans lesquelles deux entreprises obtiennent l’enregistrement d’une même marque pour des territoires différents semblent donc constituer l’exception plutôt que la règle.

"Come Together…"

Dans un accord de coexistence de marques, les parties se reconnaissent mutuellement des droits et fixent les conditions de la coexistence de leurs marques sur le marché. Elles peuvent ainsi définir le territoire ou délimiter les catégories de produits ou de services pour lesquels chacune pourra faire usage de sa marque.

Lorsque deux entreprises décident qu’il est dans leur intérêt de conclure un accord de coexistence, elles doivent avant tout fixer les limites de leurs secteurs d’activités respectifs et s’engager à les respecter. La véritable difficulté intervient toutefois lorsqu’elles tentent de définir le contour de leur développement futur. Où se voient-elles, l’une et l’autre, dans 10 ou 20 ans? Risquent-elles, en se développant, d’empiéter sur le territoire l’une de l’autre?

Le litige qui a opposé Apple Corps, le label musical fondé par les Beatles, et Apple Computer2 illustre bien le problème (voir Magazine de l’OMPI 3/2006). Les deux entreprises avaient conclu en 1991 un accord de coexistence en vertu duquel Apple Computer avait le droit exclusif d’utiliser ses marques Apple "sur des produits électroniques, des logiciels d’ordinateur, des services de traitement des données et de transmission de données ou sur des produits ou services en rapport avec lesdits produits et services", tandis qu’Apple Corps se voyait reconnaître le droit exclusif d’utiliser ses marques Apple "sur ou en rapport avec toute œuvre de création actuelle ou future ayant pour principal contenu de la musique ou des prestations musicales, quel que soit le moyen, tangible ou intangible, utilisé pour enregistrer ou communiquer ces œuvres". Bien qu’ayant des marques similaires au point de prêter à confusion, elles avaient par conséquent défini un champ d’activités dans lequel elles étaient distinctes et sur lequel elles avaient fondé un accord de coexistence permettant à chacune de poursuivre ses activités et d’étendre sa réputation sans porter atteinte aux droits de l’autre.

Aucune des deux entreprises n’avait toutefois prévu que le développement de la technologie numérique dans le domaine musical allait considérablement rapprocher leurs champs d’activités. Quand Apple Computers lança son iPod ainsi que le logiciel et le service de musique en ligne iTunes, Apple Corps poursuivit, affirmant qu’Apple Computers avait empiété sur le domaine qui lui était exclusivement réservé, et donc violé l’accord de coexistence. Le tribunal, ayant examiné l’affaire du point de vue du consommateur, devait statuer qu’il n’y avait pas eu violation de l’accord, le logo d’Apple Computers ayant été utilisé en rapport avec le logiciel, et non avec la musique fournie par le service, de sorte qu’en téléchargeant de la musique au moyen du logiciel iTunes, le consommateur ne risquait pas de croire qu’il avait affaire à Apple Corps.

On voit donc qu’un accord de coexistence ne suffit pas toujours à éviter les frais de procédure. C’est pourquoi il est recommandé d’y insérer, comme d’ailleurs dans tout contrat, une clause compromissoire pour régler les éventuels litiges entre les parties. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI propose des exemples de clauses utiles à cet égard.

Intérêt public et législation antitrust

L’un des aspects importants à prendre en compte avant de négocier un accord de coexistence de marques est celui de l’intérêt public. Il existe en effet des situations dans lesquelles un tribunal peut invalider un tel accord s’il le juge contraire à cet intérêt. Ce serait le cas, par exemple si, dans le domaine de la santé, deux produits médicaux portaient la même marque alors qu’ils sont différents, et ce, même s’ils sont commercialisés sur des marchés distincts.

Il importe également de s’informer sur les dispositions de la législation sur la concurrence ou antitrust, car les tribunaux peuvent estimer que l’utilisation sur le marché de deux marques similaires pour des produits de même nature constitue une pratique anticoncurrentielle.

Le choix d’une marque doit se faire avec prudence et prévoyance, au terme d’une recherche aussi complète que possible effectuée, de préférence, avec l’aide d’un spécialiste. Si, malgré toutes ces précautions, un conflit avec une autre marque identique ou similaire survient ultérieurement, la conclusion d’un accord de coexistence doit être envisagée, car elle constitue une solution plus économique que la confrontation juridique. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il vaille toujours mieux capituler dans une telle situation. Le recours aux tribunaux est parfois la seule manière valable de procéder. Ce sont donc les titulaires des marques concernées qui doivent décider, dans chaque cas, quelle est la réponse la plus appropriée.

_____________________________________
1. En ce qui concerne l’utilisation des marques sur l’Internet et la question de l’incidence commerciale d’une telle utilisation dans un pays donné, voir la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet, publication OMPI n° 845.
2. Voir Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles, Apple Corps. Limited c. Apple Computer, Inc., décision du 8 mai 2006, [2006] EWHC 996 (Ch). Le texte de la décision peut être consulté à l’adresse www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j4226/apple_v_apple_hc03c02428_0506.htm.

Le Magazine de l’OMPI vise à faciliter la compréhension de la propriété intellectuelle et de l’action de l’OMPI parmi le grand public et n’est pas un document officiel de l’OMPI. Les désignations employées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n’impliquent de la part de l’OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones concernés ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites territoriales. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l’OMPI. La mention d’entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n’implique pas que l’OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d’autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.