Les incidences du processus de la CNUDCI

Par Ben Goodger

Ben Goodger, responsable international de la commercialisation de la propriété intellectuelle chez Rouse & Co International, a de nombreuses années d’expérience dans différents domaines du droit commercial, et notamment en matière de stratégie et valorisation de propriété intellectuelle, haute technologie, protection de marques et gestion d’image et droit de l’informatique et de l’Internet. Il se penche dans cet article sur les préoccupations des titulaires de droits de propriété intellectuelle face au processus de la CNUDCI.

Bien que peu remarqués, les travaux de la CNUDCI pourraient avoir des suites importantes pour les entreprises axées sur la commercialisation d’actifs de propriété intellectuelle, de l’industrie cinématographique aux grandes franchises, en passant par les compagnies pharmaceutiques. Faciliter l’accès des entreprises au financement est un but louable. Il se pourrait toutefois que cette initiative ait pour conséquence involontaire de porter un dur coup au commerce de propriété intellectuelle – actuellement l’une des activités commerciales les plus importantes de l’économie mondiale, avec un volume estimé à 300 milliards de dollars É.‑U. Le problème tient au fait que l’on tente de transposer à tout prix aux activités de propriété intellectuelle, qui concernent essentiellement des actifs immatériels, une perspective et des dispositions juridiques conçues pour les actifs corporels.

Guide législatif de la CNUDCI – Principales questions de financement de la propriété intellectuelle

Le créancier garanti devrait‑il pouvoir bénéficier d’une licence, en cas de défaillance, sans avoir à produire aucun autre document?

Un titulaire de droit de propriété intellectuelle qui a concédé ce dernier en licence s’attend à recevoir des redevances en contrepartie. Le preneur de licence peut à son tour concéder une sous‑licence sur ce même droit, et donc se faire verser des redevances par le preneur de sous‑licence. Il peut aussi chercher à obtenir un financement, en offrant comme sûreté les revenus futurs découlant de cette concession de sous‑licence. La licence principale contient généralement une clause prévoyant qu’une telle opération est impossible sans le consentement du titulaire originaire du droit de propriété intellectuelle concerné, ce qui est une manière, pour ce dernier, de conserver une certaine maîtrise de la situation, par exemple en cas de difficultés financières chez le preneur de sous‑licence. Le Guide législatif semble lui retirer ce droit, en accordant au créancier le “bénéfice” automatique de la licence, nonobstant la présence de dispositions contraires dans le contrat de licence. Cela pourrait être tout aussi désavantageux pour le preneur de sous‑licence que pour le titulaire du droit. Le créancier pourrait en effet imposer aux preneurs de sous‑licence des dispositions dont l’effet immédiat serait une augmentation de revenus mais qui, à long terme, risqueraient de déprécier la propriété intellectuelle concédée – par exemple les forcer à apposer une marque sur des produits à fort volume de vente mais s’adressant à un marché de moins bonne qualité ou autoriser la vente de produits en dehors du territoire délimité par le contrat de licence, en empiétant donc sur d’autres droits concédés par le titulaire de propriété intellectuelle.

La loi du lieu de situation de la partie qui titrise ses redevances devrait‑elle s’appliquer à la détermination de la priorité, indépendamment du choix de droit applicable des parties?

Le Guide législatif prévoit qu’en cas de concurrence de réclamants en ce qui concerne la créance, la loi du lieu de situation du preneur de licence ayant donné ses droits ou redevances en garantie s’applique, même si les parties en sont convenues autrement aux termes de leur contrat.

Voici un exemple de ce que cela pourrait donner en pratique : la société allemande German Co. concède à la société indienne Indian Co. une licence de fabrication de produits protégés par des enregistrements de dessin et modèle et de marque en Inde et aux États‑Unis d’Amérique. Indian Co. concède la fabrication en sous‑licence à diverses autres entreprises en Inde et aux États‑Unis d’Amérique. Indian Co. contracte aussi auprès de la société américaine US Lender un emprunt garanti par une hypothèque sur l’ensemble de ses revenus de sous‑licence. Indian Co. fait faillite. La licence de German Co. à Indian Co. était régie par le droit allemand. La garantie hypothécaire donnée par Indian Co. à US Lender était régie par le droit américain. Les sociétés German Co. et US Lender estiment toutes deux avoir priorité sur les redevances que les preneurs de sous‑licence d’Indian Co. continuent de verser. Quel est le droit applicable? Selon le Guide législatif, ce serait le droit indien.

Un registre mondial unique pour toutes les sûretés et créances sur des droits de propriété intellectuelle?

Le Guide législatif envisage l’établissement d’un “registre général des sûretés”. L’intention est bonne : définir un cadre à l’intérieur duquel pourra être créé un système public simple et économique pour l’enregistrement des notifications relatives aux sûretés. En pratique, toutefois, cette idée simple soulève une multitude de problèmes :

• elle n’est pas suffisamment précise quant aux informations qui devront être fournies au sujet des droits garantis. Un objet de propriété intellectuelle peut en effet être soumis à un grand nombre de droits différents les uns des autres; par exemple, dans le cas d’un film, les droits de télévision peuvent faire l’objet d’une licence à une personne, tandis que les droits cinématographiques sont donnés à une autre;
• les enregistrements seraient effectués sous le nom de la personne qui constitue la sûreté, et non sous celui du droit grevé. Dans un cas où il serait nécessaire, avant de conclure un accord portant sur une marque, de vérifier que celle‑ci n’est pas affectée par ailleurs à la sûreté d’une créance, il serait donc impossible de le faire sur la base du nom de ladite marque. Or, si l’on ne sait pas qui sont les parties intéressées à un objet de propriété intellectuelle, comment fait‑on pour s’assurer de ne pas porter atteinte à leurs droits?
• le guide ne prévoit aucun mécanisme de vérification et d’élimination des inscriptions frauduleuses dans le système d’enregistrement. Autrement dit, ce dernier pourrait être utilisé pour créer de fausses sûretés ayant toutes les apparences de l’authenticité et qui seraient très difficiles à supprimer. Voilà qui serait très alléchant pour les pirates et les contrefacteurs;
• étant distinct des systèmes nationaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle, le système d’enregistrement prévu par le guide imposerait des recherches multiples. Aucune règle n’est prévue en ce qui concerne la résolution des différends auxquels peuvent donner lieu des inscriptions, par exemple dans le cas où un cessionnaire de bonne foi se trouve, en utilisant un système national d’enregistrement de la propriété intellectuelle, en conflit avec un créancier garanti qui revendique la priorité selon les lois du pays d’origine du débiteur, en se réclamant du système de la CNUDCI;
• enfin, et c’est peut‑être là le point le plus fondamental, l’enregistrement dans le système en question n’est pas obligatoire, de sorte que rien ne garantirait que les sûretés détenues y figurent toutes sans exception.

Le créancier devrait‑il avoir, en cas de défaillance, le droit de proposer librement des produits contenant l’objet de propriété intellectuelle concerné?

Les licences de propriété intellectuelle confèrent couramment le droit de fabriquer et de proposer des produits contenant l’objet de propriété intellectuelle concerné, tels que DVD, articles de mode, médicaments, etc. Qu’arrive‑t‑il en cas de défaillance d’un preneur de licence qui a constitué une sûreté sur les droits découlant de sa licence et les produits fabriqués en vertu de ces derniers?   Le guide autorise le créancier à procéder librement à une nouvelle concession de licence ou à une cession des produits, sans référence à la licence. Il autorise donc un créancier garanti, en cas de défaillance du preneur de licence, à prendre les produits et à les revendre, à concéder une nouvelle licence sur les droits et à percevoir les redevances des preneurs de sous‑licence et, ce faisant, à “choisir la méthode, les modalités, la date, le lieu et d’autres aspects de la disposition, de la location ou de la mise sous licence”.

Le preneur de sous‑licence peut, dans certains cas, être autorisé à payer les redevances en nature ou simplement à restituer, à titre de paiement, les produits de valeur ayant rapport aux droits de propriété intellectuelle concernés, par exemple originaux d’enregistrements cinématographiques ou sonores, codes objet de logiciels d’ordinateurs ou produits invendus revêtus d’une marque. Le Guide législatif permet aussi au créancier de prendre pleine et entière possession de ces actifs. De quoi le motiver plus à exploiter ces derniers ou à les vendre au plus tôt au plus offrant qu’à examiner ses responsabilités envers le titulaire des droits de propriété intellectuelle. Cela pourrait aussi porter préjudice aux autres preneurs de licences et de sous‑licences sur la marque.

Où en est‑on?

Le Guide législatif de la CNUDCI a été finalisé et adopté en décembre 2007, étant expressément entendu qu’une annexe sur la propriété intellectuelle sera établie afin d’aider les États, dans le cadre de la modernisation de leur législation sur les sûretés, à appliquer les concepts qui le sous‑tendent aux opérations portant sur des droits de propriété intellectuelle. Les travaux d’élaboration de cette annexe sont en cours, avec l’assistance d’un groupe d’experts issus des secteurs de la banque et de la propriété intellectuelle.

La communauté de la propriété intellectuelle reste toutefois préoccupée par le fait que le texte de cette annexe sur la propriété intellectuelle ne prend pas encore en compte, et cela malgré de longs débats, les difficultés que pose l’application du Guide législatif au monde de la propriété intellectuelle. Il est fortement souhaitable que les représentants des ministères chargés des questions de propriété intellectuelle dans les États membres de l’OMPI et les autres parties prenantes de la propriété intellectuelle prennent une part active à cette initiative et, si possible, au processus de la CNUDCI de manière à bien faire comprendre les besoins de la communauté de la propriété intellectuelle dans le cadre de cette importante réforme juridique.