Règlement des litiges de propriété intellectuelle au Japon : examen des coûts

Par John A. Tessensohn et Shusaku Yamamoto

John A. Tessensohn, membre du conseil d’administration, et Shusaku Yamamoto, fondateur et propriétaire du cabinet d’avocats japonais Shusaku Yamamoto, sont les coauteurs de cet article détaillant les mécanismes japonais de règlement des litiges de propriété intellectuelle.

Le Japon est connu pour être l’un des pays les plus coûteux du monde. Osaka et Tokyo se classent régulièrement tout en haut du palmarès des villes les plus chères de la planète. Cette réputation de coût élevé masque pourtant une vérité surprenante : le Japon est en fait relativement abordable – et toujours prompt – en ce qui concerne la résolution des litiges de propriété intellectuelle.

Le cadre de règlement des litiges

Le système japonais de règlement des litiges de propriété intellectuelle utilise actuellement un mécanisme à deux vitesses, dans lequel la chambre des recours de l’Office japonais des brevets (JPO) est chargée des recours en invalidation, tandis que le tribunal d’instance est compétent pour les actions en contrefaçon de brevet. Le comité de la chambre des recours est constitué d’examinateurs expérimentés en la matière et examine tous les motifs d’invalidation pertinents.

Les procédures pour atteinte aux droits de brevet sont entendues devant les tribunaux d’Osaka ou Tokyo, qui ont compétence exclusive pour différentes zones géographiques. Ces deux tribunaux ont des divisions spécialisées en propriété intellectuelle dont les experts (saibansho chosa-kan) informent les juges sur les questions techniques complexes souvent présentes dans les contentieux de brevet¹.

En vertu du droit japonais des brevets, seul l’office des brevets a compétence pour invalider un brevet, mais les tribunaux correctionnels peuvent s’opposer à l’application d’un brevet s’il existe des motifs d’invalidation. La Haute cour japonaise de propriété intellectuelle (IPHCJ), cour d’appel du pays spécialisée en propriété intellectuelle, revoit avec un regard neuf toutes les invalidations de l’office des brevets et les décisions des tribunaux d’instance en matière de contrefaçon.

Il est possible d’en appeler des décisions de la Haute cour japonaise de propriété intellectuelle devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du Japon. La Cour suprême renverse rarement les décisions de l’IPHCJ, dans la mesure où les appels se limitent à l’examen du droit, et non des faits de l’affaire. Elle a le pouvoir souverain d’accepter ou de refuser d’examiner un recours.

Benrishi et bengoshi

Le barreau japonais en matière de propriété intellectuelle se compose de benrishi (conseils en brevets) et de bengoshi (avocats). Comme leurs homologues américains, les conseils en brevets japonais possèdent généralement une formation technique et sont autorisés à pratiquer le droit des brevets et de la propriété intellectuelle devant le JPO, l’IPHCJ et la Cour suprême. Ils peuvent également ester en justice pour contrefaçon de brevet en tant que co-conseils avec les bengoshi. La plupart des bengoshi, comme les juges japonais, n’ont pas de formation scientifique ou technique; par conséquent, l’équipe idéale pour un contentieux complexe de haute technologie en matière de brevets se composerait d’un benrishi et d’un bengoshi.

Benrishi et bengoshi facturent en général sur une base horaire pour les procédures d’invalidation et les actions en contrefaçon – les taux varient de 180 à 550 dollars É.-U. Il est toutefois courant, au Japon, que les honoraires soient basés sur la valeur économique, et les bengoshi demandent habituellement une provision initiale à laquelle s’ajoute éventuellement un honoraire supplémentaire pour être parvenu à un règlement favorable du litige.

La provision initiale est calculée à partir de la valeur économique en cause, et l’honoraire de résultat est basé sur le montant effectivement obtenu. Lorsque le montant en question augmente, la somme des honoraires diminue progressivement. À titre indicatif, les honoraires d’avocats sont généralement inférieurs à 300 000 dollars É.-U. dans les petits litiges de brevet, atteignent environ 550 000 dollars É.-U. pour les litiges d’envergure moyenne et dépassent les 850 000 dollars É.-U. pour les litiges plus importants ou plus complexes.

De nombreux avocats japonais évaluent encore leurs honoraires d’après le barème de la Fédération japonaise des associations du barreau qui a été aboli en 2004. Les clients étrangers devraient néanmoins être en mesure de négocier des modalités de paiement adaptées à leurs situations respectives.

Il n’en reste pas moins que les honoraires des avocats de propriété intellectuelle sont généralement plus faibles au Japon qu’aux États-Unis d’Amérique², car il n’y a pas de procédures de divulgation de preuve ou de déposition, lesquelles sont en grande partie à l’origine du coût élevé des contentieux américains en matière de brevet (voir l’article “Honoraires conditionnels aux États-Unis d’Amérique – l’égalité des chances pour tous?” en page 3). Tous les documents du dossier de plaidoirie doivent cependant être en japonais, ce qui signifie que les justiciables étrangers supportent généralement des frais de traduction conséquents pour les litiges de brevet.

Les recours en invalidation

La procédure japonaise du mukou shimpan – recours en invalidation – est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 en remplacement de l’ancien système d’opposition. Au fil des ans, le JPO s’est efforcé de rationaliser et d’accélérer le traitement des procédures d’opposition, lesquelles sont menées sur une base préférentielle, en utilisant des procédures orales pour ne pas ralentir le processus d’examen. Selon le rapport annuel 2009 du JPO, la période moyenne de délibération en matière de propriété intellectuelle en 2008 était de 9,5 mois, ce qui est étonnamment rapide et représente une baisse de 2,5 mois par rapport à la moyenne déjà très respectable de 1998, qui s’établissait à 12 mois.

Compte tenu de la rapidité des procédures d’invalidation du JPO, à laquelle s’ajoutent les connaissances et l’expérience de l’office dans le domaine de l’analyse en matière de divulgation suffisante, réalisation et évidence pour des domaines complexes tels que les biotechnologies et les technologies de l’information, l’office apparaît comme l’instance d’invalidation par excellence pour le règlement de litiges de propriété intellectuelle.

Le coût moyen pour préparer et intenter un recours en invalidation devant le JPO varie entre 25 000 et 120 000 dollars É.-U. – ou plus selon la complexité de l’affaire. Les frais comprennent la rédaction des conclusions, la traduction des notices et autres documents et la préparation des expertises, ainsi que l’obtention d’un avis d’expert, le cas échéant. Chaque partie supporte ses propres frais d’avocat. Bien que les décisions d’invalidation du JPO se terminent par un ordre à la partie perdante d’assumer les frais du recours “au sens de l’article 61 du code de procédure civile, mutatis mutandis paragraphe 169.2) de la loi sur les brevets”, ces frais n’incluent pas les honoraires d’avocats de la partie succombante, et le montant recouvrable est si minime que personne ne cherche à le récupérer.

L’action en contrefaçon de brevet

Les affaires de contrefaçon de brevet devant le tribunal d’instance japonais ne sont pas entendues en une seule journée ou sur plusieurs jours consécutifs, comme c’est le plus souvent le cas aux États-Unis d’Amérique. Au lieu de cela, une série d’audiences se tient habituellement à un ou deux mois d’intervalle jusqu’à la clôture des débats. Les parties présentent des conclusions, des pièces et des avis d’experts lors de chaque audience. L’audition directe de témoins est extrêmement rare. Parfois, le tribunal d’instance peut proposer un règlement amiable par médiation devant le juge, mais si la médiation échoue, les débats sur la contrefaçon se poursuivent. Si la responsabilité du contrefacteur est reconnue, le juge demandera des conclusions et des rapports d’experts comptables pour évaluer le montant des dommages et intérêts.

Le demandeur doit acquitter auprès du tribunal d’instance une taxe de dépôt officiel correspondant à un pourcentage de la valeur économique de l’affaire. Par exemple, si le montant en cause est de 1 000 000 de dollars É.-U., la taxe de dépôt officiel sera d’environ 4000 dollars É.-U., et s’il est de 10 000 000 de dollars É.-U., la taxe de dépôt sera d’environ 30 000 dollars É.-U. La valeur économique d’un litige relatif à un brevet correspond généralement au montant à dépenser pour empêcher la poursuite de l’atteinte³, additionné du montant des dommages et intérêts réclamés.

Le délai moyen de traitement pour les procès en première instance en matière de propriété intellectuelle a diminué de plus de la moitié, passant de 31,1 mois à 12,5 mois entre 1996 et 2006⁴.

Tribunal d’instance – le remboursement des honoraires d’avocats

Chacune des parties supporte généralement ses frais propres dans les actions en contrefaçon de brevet, mais les tribunaux disposent du pouvoir souverain d’ordonner à la partie perdante de rembourser les frais de la partie gagnante. Cette dernière a toutefois peu de chances de récupérer la totalité ou même une partie substantielle de ses frais d’avocat. Les juges établissent le montant des frais après la déclaration par chaque partie du montant de ses dépenses. Les droits de timbre, y compris la taxe de dépôt officiel, et les autres dépens permis par les règles du tribunal peuvent être couverts, mais pas les frais d’avocat effectivement payés par les parties.

En matière de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le demandeur peut ajouter une partie des honoraires d’avocats au titre du préjudice subi. Dans la pratique, les tribunaux accordent habituellement jusqu’à 10% des dommages et intérêts pour les honoraires d’avocats, et prennent en considération des facteurs tels que le degré de difficulté de l’affaire, le montant total des dommages et intérêts alloués, le contexte du dossier et le déroulement de la procédure.

Les décisions du JPO peuvent être contestées devant la Haute cour de propriété intellectuelle, dont les arrêts peuvent eux-mêmes faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême, mais seulement sur les points de droit, de sorte que cela arrive rarement. (Wikipedia)

Les procédures d’appel devant l’IPHCJ

Les décisions du JPO ou du tribunal d’instance peuvent être contestées en appel par l’une ou l’autre partie devant la Haute cour japonaise de propriété intellectuelle (IPHCJ), où les procédures sont similaires à celles du tribunal d’instance. En 2008, le délai moyen de traitement des procédures devant l’IPHCJ était de 7,7 mois⁵.

L’IPHCJ peut organiser une présentation technique, au cours de laquelle les parties ont la possibilité d’expliquer la technologie en litige à l’aide de supports multimédias. Comme dans les tribunaux d’instance, le juge de l’IPHCJ est assisté par des conseillers techniques.

Au cours des appels contre les décisions du tribunal d’instance ou du JPO, l’IPHCJ accorde aux litigants une grande latitude pour présenter de nouvelles pièces (mais pas de nouveaux moyens) afin de soutenir les chefs de préjudice précédemment invoqués. Cela peut inclure de nouveaux avis d’experts, des rapports d’expertise, des références et toute autre preuve, à condition qu’elle ne modifie en rien les moyens précédemment invoqués. Par exemple, si l’évidence était un argument avancé dans la procédure initiale d’invalidation devant le JPO, il est possible de présenter devant l’IPHCJ de nouvelles antériorités visant à établir le caractère évident compte tenu de l’état de la technique. Il n’est pas permis d’invoquer la nouveauté ou de produire des références à l’état antérieur de la technique à ce stade; le recourant devra engager le cas échéant une procédure d’invalidation distincte auprès du JPO, sur le fondement de la nouveauté.

Chaque partie supporte ses propres frais pour la procédure d’appel devant l’IPHCJ, et les honoraires d’avocats peuvent varier de 75 000 dollars É.-U. à 250 000 dollars É.-U. (ou plus) en fonction de la complexité de l’affaire – les affaires complexes durent parfois plus longtemps que le délai moyen de traitement de huit mois.

Le coût d’un pourvoi devant la Cour suprême

Les décisions de l’IPHCJ peuvent encore faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Japon, mais ces cas sont très rares, et l’examen est limité aux points de droit. Le coût estimé pour l’introduction d’une requête devant la Cour suprême dépend de la complexité de l’affaire (il se situe entre 5000 dollars É.-U. et 25 000 dollars É.-U.). Si la Cour suprême accepte d’entendre le pourvoi, les coûts d’instruction du dossier et de présence à l’audience peuvent se situer entre 15 000 et 25 000 dollars É.-U. (encore une fois en fonction de la complexité).

Conclusion

L’économie actuelle, mondialisée et centrée sur la technologie, assure aux titulaires de brevets de nombreuses opportunités pour maximiser la valeur de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle par des pratiques d’application de droits et de concession de licences qui peuvent avoir un impact significatif sur leurs concurrents. Les impératifs concurrentiels incitent ces derniers ainsi que les titulaires de licence à contester au niveau international les brevets et autres droits de propriété intellectuelle ainsi exploités. Étant donné la rapidité des procédures d’invalidation (9,5 mois devant le JPO) et de contrefaçon (13,7 mois devant les tribunaux de première instance) ainsi que le coût relativement abordable de ces actions, le Japon constitue un marché extrêmement convaincant et attrayant pour le règlement des conflits de propriété intellectuelle.

Au Japon, les requérants peuvent compter sur des coûts raisonnables pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle dans la deuxième plus grande économie de marché de la planète. Le système abordable et rapide de règlement des litiges de propriété intellectuelle du Japon devrait donc figurer au centre de toute stratégie mondiale d’entreprise axée sur la propriété intellectuelle.

__________________________

1 Naoki Koizumi et Toshiko Takenaka, The Changing Role of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI in LAW IN JAPAN : A TURNING POINT, 558-559 (éd. par Daniel Harrington Foote, 2008).
2 Robert Kneller, Bridging Islands : Venture Companies & The Future of Japanese & American Industry 153 (2007) (“le coût des litiges pour atteinte aux droits de brevet est moins élevé au Japon qu’aux États-Unis, peut-être cinq fois moins.”).
3 Les critères de calcul sont disponibles auprès de la division Propriété Intellectuelle du Tribunal d’Instance de Tokyo.
4 Peter Ganea et Sadao Nagaoka, Japon, in Intellectual Property in Asia, 148 (éd. par Paul Goldstein et Joseph Straus, 2009).
5 Statistique du Bureau administratif de la Cour suprême du Japon,