Slogans en tant que marques – Pratique française et communautaire

Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson

Toujours à la recherche de moyens de distinguer leurs produits et services de ceux de leurs concurrents, les entreprises déposent des marques de plus en plus créatives, allant des couleurs, formes, sons, images en mouvement, goûts ou odeurs spécifiques aux slogans. Dans ce nouvel article pour le Magazine de l’OMPI, Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson, du cabinet INLEX IP Expertise et reporters pour IP TALK, France, exposent quelques-unes des difficultés liées à l’enregistrement des marques slogans en Europe et en France.

“Parce que vous le valez bien”™, “Just do it”™, “Le contrat de confiance”™… des slogans qui retiennent l’attention et sont parfois plus connus que les produits marqués eux-mêmes. Les slogans sont l’outil de marketing et de communication par excellence, qui doit faire mouche auprès des consommateurs en les incitant à se diriger vers tel ou tel produit ou service plutôt que vers tel autre.

Juridiquement, les slogans se situent toutefois à la croisée de plusieurs catégories de droits de propriété intellectuelle et suscitent énormément de problématiques. Quel est le meilleur moyen de protéger un slogan? Comment obtenir l’enregistrement d’un slogan à titre de marque, et si celui-ci est obtenu, comment est appréciée la similarité avec un autre slogan? Comment l’ajout d’un slogan à une marque verbale est-il perçu en matière de comparaison de signes? Quelles précautions faut-il prendre à l’égard d’un slogan créé par une agence de publicité?

Dans la mesure où les slogans sont des instruments de conquête des marchés impliquant des efforts créatifs, financiers et commerciaux, leur protection impose de choisir l’outil le plus approprié. Le droit des marques et le droit d’auteur peuvent faire d’un slogan un actif de propriété intellectuelle, tandis que le droit de la concurrence déloyale peut être utilisé à titre de démarche défensive. Chacun de ces modes de protection comporte cependant une part de risque.

Protection par la marque

Les slogans forment une catégorie de signes à part, différents des marques. Ils peuvent en principe être protégés par le droit des marques, bien qu’ils ne figurent pas expressément parmi les signes susceptibles de constituer des marques. L’article L. 711-1 du code français de la propriété intellectuelle prévoit les “assemblages de mots”, et l’article 4 du règlement n^o 207/2009 sur la marque communautaire fait état d’une manière plus large des “mots”. Les slogans doivent répondre aux mêmes exigences que toute autre marque, et notamment ne pas être génériques ou descriptifs des produits ou services visés et posséder un caractère distinctif propre.

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) de l’Union européenne s’avère en pratique beaucoup plus strict pour apprécier la distinctivité des slogans que ne le sont l’office des marques et les tribunaux français. L’impression qui ressort de la jurisprudence communautaire est que la distinctivité des slogans est appréciée plus durement que pour des marques verbales classiques. Ont ainsi été refusés entre autres à l’enregistrement en 2008 et 2009 :

• “Passion for wood” pour des matériaux de construction;
• “Leave an impression” pour des services de bars, de divertissement et de publicité;
• “Everywhere on earth” pour des services de transport;
• “Religieuse de Rêve” pour des pâtisseries;
• “Play for your country” pour des services d’organisation de tournois de golf;
• “Night of champions” notamment pour des services de divertissement.

Le raisonnement invariablement retenu par l’OHMI est que le public percevrait ces expressions comme des messages à caractère publicitaire visant à souligner les aspects positifs des biens et services plutôt que comme des signes permettant d’identifier lesdits biens et services eux-mêmes (ce qui est la fonction caractéristique d’une marque). L’OHMI fait cependant de rares exceptions, comme dans le cas du slogan “Play with nature”™, accepté pour désigner les vêtements et les compléments alimentaires. La Cour de justice européenne a par ailleurs rendu en janvier un arrêt autorisant l’enregistrement du slogan “Vorsprung durch Technik” (Avance par la technique) de la société Audi, jugeant qu’il n’était pas nécessaire qu’un slogan utilisé à titre de marque présente un “caractère de fantaisie” ou un “champ de tension conceptuelle qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler”.

L’office français est quant à lui plus souple en ce qui concerne l’enregistrement des slogans. Il a par exemple reconnu comme distinctifs et accepté comme marques les slogans suivants :

• “Le monde sans fil est à vous”™ pour des services de téléphonie;
• “Quoi de plus naturel?” ™ pour des produits laitiers;
• “Vous avez le droit “™ pour des magazines et produits de l’imprimerie.

Une protection facilitée par le biais du droit d’auteur

Même s’ils ne figurent pas parmi les créations susceptibles de constituer des œuvres de l’esprit (l’article L. 112-2 du code français de la propriété intellectuelle prévoit une liste non limitative à cet égard), les slogans sont protégeables en France par le droit d’auteur, à la condition qu’ils soient originaux. L’enregistrement à titre de marque du slogan “C’est trop d’la bulle” a par exemple été refusé à la société de gomme à mâcher Wm. Wrigley Jr. parce qu’un droit d’auteur avait précédemment été reconnu sur ce dernier, au motif que “l’introduction de ce jeu de mots dans cette expression familière aux jeunes adolescents, particulièrement pertinente s’agissant d’un message destiné à ce public confère à ce slogan un caractère de nouveauté et d’originalité reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.”

Mais contrairement à la marque, dont la propriété est facile à identifier dans la mesure où elle découle du dépôt, le droit d’auteur appartient mécaniquement au créateur de l’œuvre, ce qui peut être problématique dans les cas où la création a été effectuée par le biais d’une agence de publicité. En France, la cession du droit d’auteur d’une agence à une entreprise doit se faire par un contrat respectant un certain formalisme en ce qui concerne notamment les droits cédés et la rémunération. Il s’agit là d’une démarche nécessaire afin de s’assurer une pérennité d’exploitation, d’être en position d’agir contre les tiers et de pouvoir déposer le slogan concerné à titre de marque. La société BuyCentral n’a par exemple pu être reconnue titulaire des droits sur le slogan “Comparez les doigts dans le net” ™ que parce que la cession de ces derniers était stipulée dans le contrat qui la liait à l’agence Saatchi & Saatchi.

Actions en concurrence déloyale

Il est également possible, en France, de défendre ses droits sur un slogan par le biais d’une action en concurrence déloyale. Cela permet d’appliquer les règles de la responsabilité civile à un litige commercial, par exemple en démontrant que l’imitation d’un slogan publicitaire avait pour but de profiter des investissements d’un concurrent.

Air France KLM a pu ainsi agir efficacement sur ce fondement contre la société RyanAir. La Cour d’appel française a statué que le slogan “Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre” de RyanAir – reprise légèrement modifiée du slogan d’Air France “Faire du ciel le plus bel endroit de la terre” ™ – était constitutif de concurrence déloyale parce qu’il reprenait en la dénaturant la phrase bien connue d’Air France, de sorte que RyanAir bénéficiait des importantes campagnes de publicité d’Air France.

Les trois modes de protection ci-dessus peuvent être invoqués conjointement en cas de litige. Le fait d’être titulaire d’une marque n’empêche pas de se prévaloir également d’un droit d’auteur sur le slogan, ce qui peut par exemple se révéler utile lorsque la marque est annulée au cours du litige.

Appréciation du risque de confusion

La façon d’apprécier la similitude entre deux slogans n’est pas tout à fait la même que pour les marques verbales “classiques”. Il est en effet très rare, voire exceptionnel que les slogans n’aient pas de signification intellectuelle; cette dernière aura donc plus d’impact que pour les autres signes.

L’appréciation de la similitude de deux marques composées de slogans dépend pour beaucoup de l’estimation du caractère distinctif desdits slogans. Plus le slogan antérieur sera considéré comme distinctif, et plus sa sphère de protection sera étendue. Ainsi, même si les différences entre les slogans sont grandes, le risque de confusion pourra tout de même être qualifié. Bien entendu, et comme le montrent les exemples suivants, le niveau de distinctivité (et donc de ressemblance possible entre deux slogans déposés comme marques) repose également sur l’instance saisie de l’affaire :

• l’office des marques français a considéré comme similaires “Bien dans ma vie” ™ et “Bien dans ma maison”, dans la mesure où la structure des phrases et l’image évoquée étaient comparables. Le slogan antérieur “Bien dans ma vie” a été jugé distinctif;
• les slogans “Manger bien pour vivre mieux” ™ et “Bien se nourrir pour mieux vivre” ™ pour les produits alimentaires ont été considérés comme différents, dans la mesure où le signe antérieur était doté d’un caractère distinctif faible et apparaissait comme un slogan promotionnel incitant le consommateur à adopter une bonne hygiène de vie.

Comme dans le cas des marques, cependant, plus le slogan est connu, et plus son pouvoir distinctif est important.

S’agissant de traduction de slogans, l’appréciation dépend en règle générale des territoires visés et du consommateur de référence. La Cour d’appel française a ainsi jugés similaires les termes “Skinbreakfast” ™ et “Petit déjeuner de la peau”, estimant que le consommateur français ferait le lien entre les deux. L’OHMI, en revanche, a considéré que le consommateur français et belge ne ferait pas l’amalgame entre les marques slogans “C’est prouvé. Clarins rend la vie plus belle” ™ et “Douglas – makes life beautiful”™, dans la mesure où seule une partie des consommateurs belges comprendront le sens de l’expression française.

Il faut toutefois savoir que si l’office français accepte plus facilement l’enregistrement de marques composées de slogans que l’OHMI, la portée de la protection juridique de ces marques reste limitée lorsqu’il s’agit de comparer deux marques dont l’une seulement comprend un slogan. L’office français a ainsi considéré comme similaires les marques suivantes :

• “Oui” ™ et “Oh oui, oser d’autres plaisirs”;
• Synergie ™ et “SynergyGroup, le groupement de compétences”, au motif que l’expression ajoutée “a un caractère secondaire et sera davantage perçue comme un slogan.”

À la croisée de plusieurs chemins

Les slogans ne désignent pas directement un produit ou un service, mais l’accompagnent commercialement en permettant au public de le rattacher à une entreprise déterminée. Ils sont aussi le premier élément du processus de communication avec le consommateur. Ils résultent enfin d’investissements et d’efforts conséquents des entreprises pour diriger les consommateurs vers leurs produits. Ils forment ainsi une catégorie de signes spécifiques qui n’est pas sans rappeler la situation des marques tridimensionnelles.

Cette spécificité impose de se poser les bonnes questions au regard de la consistance du slogan en cause avant toute démarche de protection ou dans l’optique d’une action défensive. S’il n’y a pas de démarche idéale généralisable, les outils existants et leur maniement par les tribunaux et l’office français ainsi que par l’OHMI montrent les tendances qui se profilent et imposent une analyse au cas par cas afin d’adopter la stratégie la plus appropriée.

Sylvie Castonguay, Division des communications
Remerciements : Ye Min Than, Secteur de la coopération pour le développement