Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0

Liisa M. Thomas et Robert H. Newman, avocats au cabinet américain Winston & Strawn LLP de Chicago (Illinois), examinent les mesures que peuvent prendre les titulaires de marques pour protéger leurs droits sur les sites de plus en plus populaires des réseaux sociaux. Cet article a été adapté avec l’aimable autorisation du Bulletin de l’INTA (vol. 65, n° 10, 15 mai 2010; © 2010 Association internationale pour les marques).

Un aspect du Web 2.0 (terme souvent utilisé pour désigner les nouvelles fonctionnalités et l’interactivité disponibles sur l’Internet aujourd’hui) est la popularité croissante des sites de réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter, qui permettent le partage de contenu et les échanges virtuels entre individus. Ces sites peuvent aussi être pour les annonceurs un moyen de dialogue direct avec les consommateurs, et donc un outil d’une efficacité extraordinaire dans une stratégie de marque. Mais toute nouvelle opportunité comporte des risques, en particulier dans le domaine de la protection des marques. Que des consommateurs communiquent au sujet d’une marque constitue un avantage pour son titulaire. Mais qu’en est-il lorsqu’ils se mettent à l’utiliser sans y être autorisés? Une entreprise a toutes les raisons de ne pas apprécier qu’un utilisateur obtienne une adresse Facebook contenant sa marque (www.facebook/com/votremarque) ou un compte Twitter avec son nom commercial (www.twitter.com /votrenomcommercial).

L’observation des cinq principes ci-dessous aidera les titulaires de marques à protéger leurs droits sur les sites de réseaux sociaux, de manière à pouvoir continuer à en exploiter tout le potentiel sans trop d’inquiétudes.

Principe numéro un : ne pas paniquer

Lorsqu’elles s’attaquent à un nouveau média, les entreprises présument souvent que les problèmes de marque causés par ce dernier sont aussi nouveaux que le média lui-même. En général, cependant, alors que les médias peuvent être nouveaux, le problème ne l’est pas. Un compte d’utilisateur Facebook qui semble appartenir à votre marque – mais qui en réalité ne lui appartient pas – peut être tout simplement un cas de contrefaçon de marque. La question devient alors : quel outil de l’arsenal juridique l’entreprise doit-elle utiliser pour lutter contre le problème en question?

On peut, par exemple, intenter une action en contrefaçon de marque fondée sur l’existence d’un risque de confusion ou simplement envoyer une mise en demeure. La plupart des sites de réseaux sociaux mettent toutefois à la disposition des titulaires de droits des outils qu’ils peuvent utiliser dans une telle situation sans avoir à engager la dépense de temps et d’argent considérable liée à l’application des modes opératoires traditionnels en matière de marques.

Le plus important, lorsqu’on est confronté à un problème de marque créé dans le cadre d’un réseau social, est de ne pas réagir de manière disproportionnée. Le simple fait que quelqu’un utilise le nom ou la marque de votre entreprise dans un “post” sur Facebook ou un message sur Twitter (connu sous le nom de “tweet”) ne signifie pas que vous devez lui envoyer une lettre de mise en demeure avant poursuite judiciaire. Même dans les cas où une action se justifierait, l’entreprise doit réfléchir à deux fois avant de poursuivre des gens qui sont peut-être ses plus grands admirateurs – l’annonce d’un procès pourrait lui faire mauvaise presse.

Dans de nombreux cas, les menaces ne sont pas nécessaires. Par exemple, lorsque la société Coca-Cola a découvert qu’une page Facebook Coca-Cola créée par deux passionnés attirait des millions de fans, elle a pris contact avec les deux administrateurs et convenu de collaborer avec eux à la gestion de la page en question, qui est devenue depuis l’une des plus populaires sur Facebook.

Principe numéro deux : prendre les devants

Les entreprises qui connaissent mal les plates-formes de réseautage social devraient prendre le temps de se familiariser avec ces sites et d’examiner les manières d’y protéger leurs marques. Puisqu’il est possible d’obtenir des noms de compte ou des adresses personnalisées dites “vanity URL” sur les sites de réseaux sociaux (www.facebook.com/mamarquefavorite, par exemple), les entreprises devraient identifier les noms de compte qu’elles veulent détenir (y compris à titre préventif), et les enregistrer sur ces sites avant qu’ils ne soient obtenus par des tiers.

Une entreprise qui s’apprête à sortir un nouveau produit phare, par exemple, pourrait envisager de créer à la fois un compte Twitter avec sa dénomination sociale (www.twitter.com/monentreprise) et un compte avec le nom du produit (www.twitter.com/incroyablenouveauproduit). Elle peut aussi avoir avantage à faire de même pour ses produits les plus importants, car le fait d’enregistrer les noms de ces derniers sur Twitter empêche les tiers de se les approprier et peut réduire les coûts de protection et de contentieux. Il est important, toutefois, de maintenir une certaine activité sur ces comptes, car les noms d’utilisateurs inactifs peuvent être suspendus, voire supprimés.

Principe numéro trois : la partie à poursuivre n’est pas nécessairement le site

S’il est vrai que l’hébergeur du réseau social est généralement la partie la plus facile à identifier, poursuivre cette entité en justice n’est pas nécessairement la démarche la plus judicieuse. La plupart des sites de réseaux sociaux (généralement situés aux États-Unis d’Amérique), font valoir qu’ils sont exempts de responsabilité parce qu’ils ne sont pas à l’origine du contenu illicite. Cet argument a souvent été accueilli dans ce type de situation. Par exemple, dans Tiffany Inc. c. eBay, Inc., la cour a conclu que, même si eBay avait une connaissance “généralisée” des ventes de contrefaçon de bijoux Tiffany sur son site Internet, une telle connaissance ne suffisait pas à imposer à eBay une obligation de faire pour remédier au problème. 576 F. Supp. 2d 463, 504-06 (S.D.N.Y. 2008).

Les titulaires de marque qui ont directement poursuivi des fournisseurs de réseaux sociaux ne sont généralement pas allés très loin. Par exemple, après avoir découvert qu’un faux profil Twitter avait été créé pour lui, le célèbre responsable américain de l’équipe de base-ball Tony La Russa a poursuivi Twitter pour contrefaçon de marque, cybersquattage, atteinte à la vie privée, intention de tromper et usurpation d’identité et d’image. La Russa c. Twitter, Inc, affaire n° CV-09-2503 (N.D.C.A 5 Juin, 2009). M. La Russa a accepté peu après de retirer sa plainte avec impossibilité de la porter de nouveau devant les tribunaux. De même, quand le distributeur de gaz naturel Oneok, Inc. a poursuivi Twitter pour avoir porté atteinte à sa marque en permettant l’enregistrement par un tiers du nom d’utilisateur ONEOK, l’affaire a fait l’objet d’un désistement volontaire dès le lendemain. Oneok, Inc. c. Twitter, Inc., affaire n° 4 :09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 septembre 2009).

Principe numéro quatre : tirer parti des outils fournis par le site

Donc, si la partie à poursuivre n’est pas le site Web, que peut faire le titulaire de marque, à part intenter un procès contre X1, pour connaître l’identité de l’utilisateur qui est à l’origine de l’atteinte? Dans certains cas, cet utilisateur peut avoir laissé des indices quant à son identité dans la partie accessible au public du contenu du compte. À défaut de tels indices, la plupart des grands sites de réseaux sociaux ont mis en place des procédures pour aider à diriger les plaintes pour contrefaçon de marque. Il peut être beaucoup plus économique d’utiliser ces outils que de recourir à la voie contentieuse.

La définition large de la notion de “violation de marque” que ces sites utilisent souvent est d’une aide précieuse. Une violation peut en effet être plus qu’une simple atteinte traditionnelle à la marque. Par exemple, les violations des conditions de Twitter comprennent non seulement l’atteinte à la marque, mais aussi l’usurpation d’identité et le “squattage de nom” (c’est-à-dire la situation dans laquelle l’une des parties crée un compte Twitter en utilisant le nom d’un tiers sans l’autorisation de ce dernier). La politique de Twitter en matière de marques2 stipule notamment que “les comptes démontrant l’INTENTION de tromper seront immédiatement suspendus; même s’il n’y a pas violation de la marque, les tentatives de tromperie sont équivalentes à de l’usurpation d’identité pour une entreprise”.

Pour déterminer si sa politique a été violée, Twitter fait la distinction entre : 1) “les comptes d’actualité continue”, 2) “les comptes créés pour aider une communauté ou fournir des informations” et 3) les comptes démontrant “une intention évidente de tromper les internautes”. Les comptes d’actualité continue sont tenus d’indiquer clairement qu’ils centralisent l’actualité de telle ou telle société. Ils ne sont pas autorisés à utiliser le logo de l’entreprise et “doivent clairement indiquer dans le fil d’actualité leur non-affiliation à l’entité représentée pour éviter une suspension”. Les comptes créés pour aider une communauté ou fournir des informations “seront contactés via la procédure appropriée requise pour maintenir le compte”. Si Twitter détermine qu’il y a une intention évidente de tromper les gens en leur faisant croire qu’un compte est affilié à une entreprise qui a déposé une plainte, le compte est définitivement suspendu.

De même, Facebook fournit “un formulaire automatisé pour atteintes à la propriété intellectuelle” qui permet au titulaire d’une marque qui s’estime lésé d’enregistrer une plainte pour contrefaçon de marque par un utilisateur de Facebook3. Facebook affirme qu’il “supprimera ou désactivera rapidement l’accès” au contenu contrefaisant, “avertira également l’utilisateur” et “supprimera les récidivistes, le cas échéant”. Facebook indique également que si une application tierce comporte un contenu illicite, le titulaire de la marque doit d’abord envoyer directement un message au développeur. Si le problème persiste, le titulaire de la marque doit contacter Facebook, qui, “à titre gracieux... essaiera d’apporter son aide... quand un développeur ne se conformera pas à ses obligations légales en matière de contenu”.

Principe numéro cinq : les procédures traditionnelles, oui, mais…

Comme on l’a vu ci-dessus, il peut y avoir des limites à ce qu’un hébergeur de réseau social fera pour aider une société à protéger sa marque. Dans certaines situations, le titulaire de droits devra prendre des mesures plus rigoureuses et plus traditionnelles pour assurer sa protection sur le site en question. Il pourra s’agir d’une mise en demeure au titulaire du compte, ou même d’une action en justice. À ce jour, peu de poursuites pour atteinte survenue dans un contexte de réseautage social ont été portées devant les tribunaux – et plaidées – aux États-Unis d’Amérique.

Par exemple, dans TDC International Corp c. Burnham, le défendeur, auquel il avait été interdit d’utiliser la marque du demandeur EZ MOBILE/MOVING AND STORAGE, avait néanmoins créé un compte Twitter sous le nom de “EZMovingStorage”. Affaire n° 08-CV- 14792, 2010 WL 330374 (E.D. Mich. 21 janvier 2010). Qualifiant l’utilisation par le défendeur de ce nom de compte Twitter de “particulièrement fâcheuse “, la Cour Fédérale pour le District Est du Michigan a ordonné au défendeur d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être accusé d’outrage. Le 3 mars 2010, le tribunal l’a condamné à payer au demandeur une amende civile de 100 dollars É.-U. par jour jusqu’à ce qu’il se soit pleinement conformé à l’injonction. Le défendeur n’ayant pas respecté l’injonction et ayant négligé d’assister à une audience de justification, le tribunal a émis un mandat d’arrêt contre lui le 6 avril 2010.

Même si l’application des mécanismes traditionnels peut être efficace, les entreprises devraient toujours soigneusement évaluer l’ampleur de la menace avant de déposer plainte contre un individu, en particulier dans le contexte du numérique. L’entreprise doit veiller à ne pas rendre hostile ses consommateurs les plus fidèles et comprendre qu’une approche agressive à l’égard d’un individu peut se traduire par une publicité négative importante. Dans certains cas, un procès peut accroître la visibilité d’un problème que l’entreprise préférerait taire. Par exemple, lorsque Barbara Streisand a découvert que des photos de sa maison avaient été mises en ligne dans le cadre d’une étude environnementale, elle a poursuivi le propriétaire du site Web pour atteinte à la vie privée4. Streisand c. Adelman, affaire n° 077257 SC (Cal. Super. Ct. 31 décembre 2003). Le site avait reçu jusque-là très peu de visites, mais la publicité entourant la plainte a engendré plus d’un million de visites d’internautes .

Conclusion

Les entreprises qui se trouvent confrontées à une possible atteinte à leurs droits de marque dans le nouveau monde virtuel du réseautage social – ou qui souhaitent prendre des mesures préventives pour les éviter avant qu’elles ne surviennent – ont tout intérêt à se familiariser avec les outils de protection de marques mis à disposition sur les sites des réseaux sociaux. Les autres mesures qu’elles peuvent prendre sont d’enregistrer des comptes au nom de leur marque avant qu’un contrefacteur ne le fasse et de garder à l’esprit que les procédures traditionnelles (telles que les actions en contrefaçon de marque) peuvent également être utilisées par qui découvre qu’un tiers a porté atteinte à sa marque sur un site de réseautage social.

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1 Dans une procédure contre X, le demandeur poursuit un défendeur anonyme et utilise les pouvoirs du tribunal pour tenter d’identifier le défendeur.
2 Assistance Twitter : Politique en matière de marques,  (dernier accès au 31 mars 2010).
3 Politique de Facebook en matière de copyright, (dernier accès au 31 mars 2010).
4 Voir Andy Greenberg, “The Streisand Effect”, FORBES, 11 mai 2007.