Naviguer dans un espace de noms de domaine étendu

Vingt-cinq ans après la création du premier espace commercial en ligne  – .com  – l’Internet s’apprête à connaître une expansion historique. Dina Leytes1, du cabinet d’avocats américain Griesing Law, LLC, analyse les incidences de cette évolution pour les propriétaires de marques et les mesures qu’ils devront prendre pour se défendre contre le cybersquattage dans un espace de noms de domaine étendu.

En juin 2011, le Conseil d’administration de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisme autoréglementé à but non lucratif établi en Californie qui coordonne l’architecture du système des noms de domaine, a voté l’ouverture du système aux entités du secteur privé qui souhaitent disposer de leur propre espace en ligne. Il existe aujourd’hui une vingtaine de domaines génériques de premier niveau (gLTD), dont .org, .net et .edu. Ces TLD génériques s’ajoutent aux 250 domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (par exemple, .ch (Suisse), .mx (Mexique)).

En janvier 2012, le système s’ouvrira aux entités du
secteur privé souhaitant disposer de leur propre
espace en ligne. (Photo: JESS3)

De nombreux propriétaires de marques ont suffisamment de mal à protéger leurs marques dans le système actuel des noms de domaine et redoutent énormément les risques accrus de cybersquattage que cette expansion entraînera, en particulier dans le contexte économique actuel. Frederick Felman, directeur du marketing chez MarkMonitor, prévient que l’introduction de nouveaux gTLD entraînera un risque très élevé de confusion pour les consommateurs et recommande aux entreprises de ne pas attendre pour élaborer une stratégie visant à renforcer et à défendre leur image de marque en ligne.

Un certain nombre de propriétaires de marques, comme Canon, ont fait part de leur volonté de créer un espace personnalisé en ligne. Dans son espace .canon, la société pourrait créer des noms de domaine personnalisés, adaptés aux produits, comme appareilsphotos.canon ou imprimantes.canon, voire des noms de domaine axés sur les consommateurs comme votrenom.canon.

Outre des demandes fondées sur une marque (.canon), on peut s’attendre à voir apparaître des demandes fondées sur des noms géographiques (.nyc, .paris), des termes désignant certains secteurs d’activité ou certaines communautés (.eco, .gay, .hotel) et des termes génériques (.shop, .music). Certaines personnes ont toutefois mis en doute la légitimité de confier à l’ICANN, organisme privé, la gestion de ces espaces dans un but lucratif. La taxe de demande de l’ICANN s’élève à elle seule à 185 000 dollars É.-U. (non compris les frais relatifs à la préparation de la demande et aux conseils juridiques). En outre, si une demande d’enregistrement d’un gTLD franchit avec succès toutes les étapes de la procédure de l’ICANN, des investissements techniques et commerciaux importants seront encore nécessaires pour couvrir toutes les autres dépenses, allant du référencement au publipostage électronique. Des noms de domaine de deuxième niveau (brand.eco, city.hotel, band.music) seront disponibles aux mêmes conditions commerciales que les gTLD actuels; toutefois, la gestion annuelle d’un gTLD coûte entre 25 000 et 500 000 dollars É.-U.

Traitement des demandes

L’ICANN acceptera les demandes relatives aux nouveaux gTLD de mi-janvier à mi-avril 2012. Si elle reçoit plus de 500 demandes, elle les examinera par lots. Cependant, la méthode d’établissement des lots n’est pas encore clairement établie. L’instruction des demandes d’enregistrement de gTLD est complexe et obligera les propriétaires de marques à s’associer à des experts; ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le Guide du demandeur de l’ICANN risquent d’être dépassés.

Le dépôt d’une demande n’est pas exempt d’écueils potentiels. Des objections peuvent ainsi être formées par un “opposant indépendant” pour des motifs d’intérêt général, ainsi que pour les quatre autres motifs indiqués ci-dessous. En outre, dans un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la procédure, le Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN (GAC) peut émettre une alerte concernant une demande jugée potentiellement délicate ou problématique par les gouvernements. Toute objection peut accroître considérablement les coûts et les délais de traitement. En raison de la controverse qui a marqué le processus ayant abouti en 2011, après plusieurs années, à la décision de commencer à accepter des demandes, l’ICANN a mis de côté un tiers du montant de chaque taxe de demande (30 000 000 dollars É.-U. sur la base de 500 demandes) pour faire face aux risques juridiques.

Certaines des étapes qui attendent les demandeurs de nouveaux gTLD sont indiquées ci-après.

Évaluation initiale

La phase d’évaluation initiale consistera à déterminer la situation financière et les capacités techniques et opérationnelles du demandeur et à vérifier qu’il n’a pas d’antécédent de cybersquattage. Les chaînes de caractères seront aussi analysées pour s’assurer que le gTLD considéré n’est pas similaire à un gTLD existant ou faisant l’objet d’une demande. En dernier ressort, l’ICANN mettra les chaînes de caractères concurrentes aux enchères. Certaines chaînes réservées ou à caractère géographique (par exemple, les noms de pays) ne pourront pas faire l’objet d’une demande. Toutefois, des demandes pourraient être déposées pour d’autres chaînes du même type (par exemple, des noms de ville) sous certaines conditions.

Objections

Le délai officiel pour former une objection sera d’environ sept mois, pendant lesquels un opposant pourra faire valoir que le gTLD demandé porterait atteinte à ses droits, en se fondant sur l’un des quatre motifs suivants : objections relatives aux chaînes de caractères prêtant à confusion, objections limitées à titre d’intérêt public, objections à titre communautaire et objections pour atteinte aux droits (essentiellement des droits attachés à une marque). Les objections pour atteinte aux droits seront traitées par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Attribution

Une fois l’évaluation initiale achevée et les éventuelles objections surmontées, l’instruction de la demande se poursuivra et débouchera sur un accord d’enregistrement avec l’ICANN. Dans le meilleur des cas, les demandes pourront être instruites dans un délai de neuf mois. En cas de problème (tel qu’un litige), la procédure risque de durer 20 mois, voire davantage.

Application des droits de propriété intellectuelle

La croissance exponentielle du système des noms de domaine accroît les risques pour les propriétaires de marques et les consommateurs mais, comme le fait observer Erik Wilbers, directeur du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, “aujourd’hui, les propriétaires de marques ne peuvent pas se permettre de tirer sur tout ce qui bouge dans le système des noms de domaine, et encore moins dans un espace considérablement étendu”. M. Wilbers pense que les propriétaires de marques concentreront leurs stratégies d’application des droits sur les abus les plus graves en se recentrant sur le cœur de leur identité en ligne.

Le processus de création des nouveaux gTLD prévoit la mise en place de mécanismes inédits en matière de protection des droits. La mise au point de ces mécanismes a été marquée par des controverses, certains affirmant qu’ils avaient une portée trop large, d’autres faisant valoir qu’ils étaient inadaptés ou biaisés. Ces mécanismes sont destinés à compléter les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) existants. Adoptés par l’ICANN à l’initiative de l’OMPI, les principes UDRP offrent aux propriétaires de marques qui souhaitent récupérer des noms de domaine identiques ou semblables à leur marque au point de prêter à confusion, qui ont été acquis par des agents économiques opportunistes et de mauvaise foi, une solution relativement peu coûteuse par rapport à une procédure judiciaire. Tous les nouveaux gTLD seront subordonnés aux principes UDRP ainsi qu’aux mécanismes indiqués ci-après.

Base de données sur les marques

Il s’agira d’une base de données centrale sur les marques enregistrées qui sont exclusivement textuelles. Ses modalités de fonctionnement n’ont pas encore été arrêtées; en octobre 2011, l’ICANN a invité les opérateurs potentiels à formuler des observations. La base de données doit être utilisée en rapport avec i) les services contentieux dans le domaine des marques et ii) les services d’enregistrement préliminaire.

Un service contentieux avisera un demandeur potentiel de toute concordance entre un nom de domaine et une marque figurant dans la base de données. Si le nom de domaine est enregistré, le service contentieux informera le propriétaire de la marque qu’un nom de domaine correspondant à celle-ci a été enregistré. Ce service est très limité : le propriétaire de la marque ne sera averti que s’il y a une “correspondance exacte” entre le nom de domaine et sa marque. Cela signifie, par exemple, que si l’entreprise Omega fait introduire sa marque “omega” dans la base de données, elle sera informée de l’enregistrement par un tiers du nom de domaine omega.watches, mais pas de l’enregistrement du nom buyomega.watches.

Un service d’enregistrement préliminaire permet aux propriétaires de marques figurant dans la base de données d’enregistrer de manière préventive – généralement contre paiement d’une taxe nettement plus élevée que les taxes d’enregistrement habituelles – un nom de domaine correspondant à leur marque pendant une période limitée avant que les enregistrements dans un nouveau gTLD ne soient ouverts au public. À l’instar du service contentieux, les enregistrements préliminaires sont limités aux correspondances exactes.

Système de suspension uniforme rapide

Le système de suspension uniforme rapide est censé constituer une voie plus ou moins parallèle à celle de la procédure UDRP. Les éléments matériels sur lesquels il se fonde sont essentiellement les mêmes que dans les principes UDRP, mais il existe des différences que les propriétaires de marques devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent l’utilité potentielle de ce système. Si le système de suspension uniforme rapide doit théoriquement être plus rapide et moins onéreux que la procédure UDRP, la charge de la preuve est plus lourde. Contrairement à la procédure UDRP, le système de suspension uniforme rapide permet au détenteur d’un nom de domaine de présenter gratuitement une réponse dans les 30 jours suivant la publication d’une décision. Le détenteur peut aussi demander le réexamen de la décision dans les six mois suivant sa publication (ainsi qu’une prolongation de délai de six mois). En outre, un requérant qui obtient gain de cause dans le cadre du système de suspension uniforme rapide n’acquerra pas le nom de domaine qui porte atteinte à la marque : celui-ci sera suspendu (ce qui signifie que la page renverra à une notification de litige) jusqu’à l’expiration de la validité de l’enregistrement. Le nom de domaine sera alors de nouveau ouvert à l’enregistrement par le public à moins que le requérant ne s’acquitte d’une taxe pour prolonger la suspension d’une année. Au moment où le présent article a été rédigé, l’ICANN n’avait donné aucune information sur les prestataires potentiels de services de suspension uniforme rapide.

Procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution

La procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution vise à permettre aux propriétaires de marques d’intenter une action contre l’administrateur d’un service d’enregistrement dans un gTLD (par opposition à une pluralité de titulaires) dont le fonctionnement ou l’utilisation qu’il fait du gTLD en question cause ou favorise matériellement des atteintes systématiques aux marques. Toutefois, la procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution n’offrirait pas de recours aux propriétaires de marques au seul motif qu’il existe des noms de domaine de deuxième niveau portant atteinte à des marques dans le gTLD. Elle est censée régler des abus manifestes et délibérés dans les pratiques d’enregistrement; il peut s’agir, par exemple, de l’administrateur d’un service d’enregistrement qui incite activement les tiers à commettre des atteintes sur une grande échelle.

Phillip V. Marano, du cabinet d’avocats Silverberg, Goldman & Bikoff LLP à Washington, suit depuis longtemps les délibérations sur les nouveaux gTLD et conseille désormais ses clients sur la manière de se préparer à l’ouverture de ces gTLD. Il recommande une double approche défensive axée sur le premier niveau (à droite du “point”) et sur le deuxième niveau (à gauche du “point”). “Bien que les mécanismes de protection des droits de deuxième niveau de l’ICANN présentent de nombreux inconvénients, la plupart des propriétaires de marques auraient tout intérêt à recourir aux services contentieux et aux services d’enregistrement préliminaire pour préserver leurs marques les plus précieuses”, a déclaré M. Marano. Si les spéculations sur la mesure dans laquelle le programme de l’ICANN stimulera l’innovation ou favorisera la confusion ne faiblissent pas, une chose est sûre : nous entrons en terre inconnue.

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1  Mme Leytes représente ses clients dans le cadre de procédures judiciaires et relatives à la propriété intellectuelle et aux nouveaux médias. Avant d’exercer dans le privé, elle a travaillé au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.