La procédure d’examen accéléré des demandes de brevet “vert”

Par Antoine Dechezleprêtre, Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement, London School of Economics (Royaume-Uni) et Eric Lane, conseil en brevets et en marques chez McKenna Long and Aldridge, San Diego (États-Unis d’Amérique)

Promouvoir une innovation respectueuse de l’environnement s’est imposé comme une priorité dans le cadre des politiques environnementales nationales et internationales. Les régimes de propriété intellectuelle, notamment les législations relatives aux brevets, figurent sans doute parmi les principaux instruments de réglementation favorisant l’innovation technologique, ce qui explique pourquoi plusieurs offices nationaux de propriété intellectuelle ont mis en place des mesures visant à accélérer le traitement des demandes de brevet “vert”. Le premier programme à cet effet a été instauré par le Royaume-Uni en mai 2009, rapidement suivi cette même année par l’Australie, Israël, le Japon, la République de Corée et les États-Unis d’Amérique. Plus récemment, des programmes analogues ont été lancés par le Canada (en mars 2011), le Brésil et la Chine (en 2012). Ces programmes prévoient que le délai nécessaire pour l’obtention d’un brevet pourra être réduit de manière considérable et ainsi ramené de plusieurs années à quelques mois à peine.

Cet article présente les principales conclusions de deux études récemment publiées par leurs auteurs sur les programmes de traitement accéléré des demandes de brevet écologiques. La première étude (Dechezleprêtre, 2013), publiée par le Centre international pour le commerce et le développement durable (CICDD), offre pour la première fois une analyse empirique de ces procédures de traitement accéléré en se fondant sur des données fournies par l’Australie, le Canada, Israël, le Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. La seconde étude (Lane, 2012), publiée dans le Berkeley Technology Law Journal (BTLJ), passe en revue les règles qui régissent les différents programmes en termes de critères d’admissibilité et d’exigences de procédure et recommande une harmonisation des programmes de façon à ce que tous les offices nationaux de propriété intellectuelle appliquent des règles identiques.

Aperçu des programmes

Pour bien comprendre et examiner les programmes, il convient d’établir une distinction entre les deux grandes catégories de règles qui les régissent : les critères d’admissibilité et les exigences de procédure.

Grâce à la procédure d’examen accéléré des demandes
de brevet “verts”, le délai nécessaire pour l’obtention
d’un brevet peut être ramené de plusieurs années à
quelques mois à peine. (Photo: istockphoto nadla)

Critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité définissent quelles demandes de brevet peuvent relever des programmes de traitement accéléré, notamment quelles catégories de technologies vertes peuvent bénéficier d’un examen plus rapide. À noter que les types de technologie pouvant faire l’objet d’une demande d’examen accéléré sont très différents d’un office des brevets à l’autre. En Australie, au Canada et au Royaume-Uni par exemple, toutes les inventions écologiques peuvent faire l’objet d’une demande. Le déposant a juste à décrire dans un courrier les avantages que présente son invention pour l’environnement. En revanche, au Brésil, en Chine, au Japon et aux États-Unis d’Amérique, des restrictions sont prévues quant aux technologies admissibles. Ainsi, au Japon, seules les technologies permettant de réduire les émissions de carbone ou de réaliser des économies d’énergie peuvent entrer dans le cadre du programme. En République de Corée, pays où les critères sont les plus rigoureux, une liste précise des catégories de technologies admissibles a été établie et, en règle générale, les inventions technologiques (notamment celles qui concernent les énergies renouvelables) ne sont admissibles que si elles bénéficient d’un financement public, si elles sont agréées par le gouvernement ou si elles ont reçu une “certification écologique” de la part des autorités gouvernementales chargées de l’environnement. En Israël, le programme définit si tel ou tel procédé est brevetable au moyen d’une liste précise de catégories de technologies, mais aucun critère de financement ou de certification n’est appliqué.

Exigences de procédure

Les exigences de procédure traitent de restrictions purement administratives, comme la limite imposée quant au nombre et au type de demandes autorisées, et d’autres aspects tels que les taxes et les frais. Ces exigences sont extrêmement variables d’un programme à l’autre. Ainsi, l’Office australien de la propriété intellectuelle et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ne prévoient pas de limite quant au nombre de demandes pouvant être déposées. Néanmoins, pour de nombreux déposants, les frais relatifs à chaque dépôt de demande, à l’image de ceux imposés par l’Office des brevets du Japon, rendent le coût du dépôt de plusieurs demandes prohibitif. De manière analogue, l’Office australien de la propriété intellectuelle et l’OPIC sont assez souples en ce qui concerne l’unité de l’invention (l’exigence selon laquelle une demande de brevet doit se rapporter à une seule invention ou à un groupe d’inventions étroitement apparentées), contrairement à l’Office des brevets du Japon, plus strict en la matière. La plupart des programmes ne facturent pas de frais supplémentaires pour la réalisation d’un examen accéléré. Toutefois, certains offices demandent aux déposants d’effectuer des recherches sur l’état de la technique et une comparaison entre l’invention revendiquée et l’état de la technique le plus proche, ce qui revient dans la pratique à transférer une partie du travail de l’office des brevets au déposant.

Résultats

Depuis 2009, plus de 5000 demandes de brevet ont fait l’objet d’une demande d’examen accéléré au titre des différents programmes. L’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique a reçu le plus grand nombre de requêtes (3533), suivi par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (776) et par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (604) (voir tableau).

Les faits montrent que comparé à un examen standard, les procédures d’examen accéléré réduisent les délais d’obtention des brevets de plusieurs années. D’un programme de traitement accéléré à l’autre, ce délai de délivrance est réduit de 42 à 75%, le Royaume-Uni se plaçant en tête des pays les plus rapides en la matière.

Il ressort également de la plupart des programmes que très peu de demandes de brevet remplissant les critères d’admissibilité ont été déposées au titre d’une procédure d’examen accéléré, à savoir entre 1 et 2% des demandes en Australie, au Canada, au Japon et en République de Corée. Néanmoins, ces pourcentages sont nettement supérieurs au Royaume-Uni (20%), en Israël (13%) et aux États-Unis d’Amérique (8%).

Comment expliquer une aussi faible participation?

Ce faible taux de participation peut paraître surprenant au vu des multiples avantages associés à la procédure d’examen accéléré, comme le fait de faciliter l’octroi de licences, de favoriser l’obtention de capitaux privés ou de faire valoir un droit en cas d’infraction.

Réduire le délai de délivrance d’un brevet peut cependant présenter un certain nombre d’inconvénients. En premier lieu, un examen accéléré peut entraîner des coûts plus élevés pour les déposants de demandes de brevet, notamment lorsqu’ils sont invités à effectuer des recherches sur l’état de la technique et à soumettre un rapport en la matière (comme l’exige l’Office des brevets du Japon) accompagné d’observations susceptibles d’avoir des conséquences en cas de litige.

La très grande diversité des règles qui régissent les programmes de traitement accéléré des demandes, tant en ce qui concerne les critères d’admissibilité que les exigences formelles de procédure, est elle aussi problématique. Les déposants qui envisagent de participer à plusieurs programmes sont contraints d’étudier les différentes règles prescrites, d’établir si leur invention répond ou non aux critères d’admissibilité définis par chacun des programmes et de présenter des demandes et un argumentaire différents pour chacun d’entre eux. Au bout du compte, décider s’il est souhaitable ou non de recourir à ces programmes et selon quelles modalités peut se révéler à la fois long et coûteux.

En outre, le déposant n’a pas toujours intérêt à voir son brevet publié ou délivré dans les meilleurs délais. Certes, il peut être utile pour un inventeur de déposer au plus vite une première demande (pour établir une “priorité”) car tant qu’il ne l’aura pas fait, seul le secret d’affaires lui permettra de se protéger en cas de contrefaçon, mais il peut aussi souhaiter retarder l’obtention d’un brevet pour des motifs légitimes.

Les inconvénients ci-dessus évoqués expliquent pourquoi seul un faible pourcentage de demandes de brevet remplissant les critères requis est soumis dans le cadre des programmes de traitement accéléré. Une fois la demande de brevet déposée, les auteurs de contrefaçons seront poursuivis en fonction de la date de dépôt de la demande et non de la date de délivrance du brevet, si bien que la plupart des déposants sont incités à attendre la réalisation de l’examen selon la procédure ordinaire. De ce fait, les déposants de demandes de brevet n’ont pas intérêt à faire appel aux programmes de traitement accéléré que dans certains cas spécifiques (par exemple en cas de suspicion de contrefaçon, pour obtenir des capitaux ou conclure des partenariats commerciaux).

Allonger la période d’examen présente par ailleurs l’avantage non négligeable de repousser les coûts liés à la délivrance du brevet; cela donne également au déposant le temps d’établir si le brevet sera commercialement viable avant de demander sa délivrance.

Autre grand avantage d’une longue période d’examen : elle permet au déposant d’adapter sa demande – notamment la liste des revendications – au cours de la procédure d’examen. En effet, en cas de délivrance trop rapide, les revendications du brevet risquent de ne pas correspondre à la version finale de l’invention, ce qui faciliterait son contournement.

Les demandes de brevet devant être divulguées lors de la délivrance des brevets en question, la délivrance précoce d’un brevet avant l’arrivée à échéance de la période de 18 mois au terme de laquelle ces demandes sont normalement publiées pourrait accroître le risque de donner à des rivaux les moyens de mettre rapidement au point une technologie concurrente. Il ressort néanmoins de nos entretiens avec des conseils en brevets qu’une telle situation a peu de chances de se produire. La plupart des demandes d’examen accéléré sont faites avant l’expiration de ce délai de 18 mois, ce qui démontre que les déposants ne perçoivent pas la publication anticipée comme un obstacle majeur.

Types de technologie

La première demande de brevet (GB 2437148B) déposée
selon la procédure d’examen accéléré a trait à un mode de
production de chaleur qui ne repose pas sur l’utilisation directe
de combustibles fossiles. Josef Tapper en est l’inventeur et il
s’agit du premier brevet délivré au titre de cette procédure.

Les technologies liées au changement climatique, notamment aux énergies renouvelables, forment la grande majorité des demandes de brevet soumises à un traitement accéléré, avec quelques différences d’un pays à l’autre. Aux États-Unis d’Amérique, l’essentiel des demandes de traitement accéléré concerne les technologies liées à l’énergie éolienne, tandis que l’Australie et le Canada privilégient les technologies relatives au piégeage et au stockage du carbone. Les autres technologies respectueuses de l’environnement – relatives par exemple au recyclage ou à la lutte contre la pollution – représentent environ 20% des demandes de brevet, sauf en Israël où 30% des demandes ont trait aux technologies permettant des économies d’eau.

Utilisateurs du programme

Dans leur grande majorité, les participants font appel au programme de traitement accéléré des demandes sur leur territoire national, un très faible pourcentage d’entre eux recourant à des programmes proposés à l’étranger, ce qui laisse supposer que les déposants étrangers n’ont peut-être pas connaissance de l’existence de ce type de programme et que les utilisateurs du programme souhaitent uniquement que leur première demande, généralement déposée dans leur propre pays, fasse l’objet d’un traitement accéléré. Partant de ce constat, une harmonisation des programmes entraînerait probablement une hausse de la participation, notamment d’un pays à l’autre.

Comparé aux entreprises qui ne demandent pas d’examen accéléré, les utilisateurs du programme ont en règle générale un chiffre d’affaires plus faible et des actifs à croissance plus rapide. Les programmes de traitement accéléré semblent par conséquent particulièrement adaptés aux jeunes entreprises du secteur des technologies vertes qui s’emploient à mobiliser des capitaux mais ne génèrent encore qu’un faible chiffre d’affaires.

Des brevets à valeur élevée

Les demandes de brevet soumises à un traitement accéléré semblent se rapporter à des technologies d’une valeur bien supérieure à celle d’autres technologies vertes faisant l’objet d’une demande déposée au même moment selon la procédure classique. En outre, les demandes de brevet examinées au titre des procédures de traitement accéléré sont en moyenne déposées dans un plus grand nombre de pays et ont également de plus fortes chances de l’être dans tous les grands offices des brevets (l’Office européen des brevets, l’Office des brevets du Japon et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique). Ces résultats semblent donc indiquer que les déposants ont tendance à recourir aux procédures d’examen accéléré pour des demandes de brevet relatives à des inventions à valeur élevée capables de susciter rapidement un intérêt commercial de la part de partenaires économiques potentiels.

Diffusion de connaissances relatives aux technologies vertes

En mesurant la diffusion des connaissances à l’aune du nombre de citations postérieures, il apparaît, sur une même période, que les demandes de brevet soumises à un examen accéléré font l’objet de plus de deux fois plus de citations que celles d’une valeur similaire déposées selon la procédure classique, ce qui indique que les programmes de traitement accéléré des demandes ont permis une diffusion plus rapide des connaissances relatives aux technologies vertes à court terme (c’est-à-dire dans les premières années suivant la publication des brevets). Face à l’urgence des problèmes environnementaux, ce résultat est encourageant. La question de savoir si l’effet à long terme sera le même reste néanmoins ouverte.

Prochaines étapes

Le taux élevé de participation au Royaume-Uni montre qu’il existe une demande manifeste en faveur des programmes d’examen accéléré des demandes de brevet, même s’ils ne présentent un intérêt que pour une minorité de déposants. Il est donc légitime de se demander comment la participation à des programmes de ce type pourrait être renforcée au sein d’autres offices des brevets.

S’efforcer de comprendre les ensembles de règles hétérogènes qui régissent les différents programmes d’examen accéléré des demandes représente une telle contrainte pour les déposants qu’il nous semble que la mise en place d’un système mondial normalisé pour le traitement des demandes de brevet relatives aux technologies vertes favoriserait fortement la participation à ces programmes. Un tel système fournirait un ensemble unique de règles harmonisées qui s’appliquerait à tous les offices de propriété intellectuelle. Pour être équilibré, il combinerait des critères généraux de brevetabilité (de façon à inclure le plus grand nombre de technologies vertes utiles possible) à des restrictions raisonnables en termes de procédure (de sorte que la charge de travail des examinateurs reste à un niveau acceptable), ce qui permettrait aux demandes d’être examinées de manière suffisamment rapide.

Dans le cadre de ce système harmonisé, le déposant n’aurait à établir qu’un seul dossier de demande d’examen accéléré qu’il pourrait soumettre à un nombre illimité d’offices participants. En supprimant une grosse partie de la charge incombant aux déposants, un système international normalisé et équilibré d’examen accéléré encouragerait une participation accrue aux programmes de traitement rapide des demandes de brevet relatives aux technologies vertes. Parallèlement, il contribuerait à réduire le délai de délivrance d’un plus grand nombre de brevets écologiques, ce qui favoriserait la mise au point et la diffusion de technologies vertes.

Tableau : Participation aux programmes de traitement accéléré des demandes

* Note: le programme de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique était temporaire et a pris fin après réception de la 3500^e demande..