Défendre ses droits de propriété intellectuelle : à quel prix?

Par Ignacio de Castro et Judith Schallnau, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

L’augmentation constante de la demande de titres de propriété intellectuelle semble indiquer qu’en période de ralentissement de l’économie, les droits de propriété intellectuelle ne cessent de gagner en importance. La commercialisation accrue de nouveaux procédés, comme l’illustre le nombre record de dépôts de demandes internationales de brevet (voir le rapport 2012 des Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle - en anglais), témoigne d’une tendance à long terme qui veut que les inventeurs soient de plus en plus nombreux à demander une protection par brevet dans plusieurs pays. La multiplication des transactions commerciales internationales qui en découlent s’accompagne d’un risque accru de litiges ayant trait à la propriété intellectuelle. Or, les ressources nécessaires pour régler ce type de litige peuvent être considérables, notamment si le litige en question entraîne des poursuites dans plusieurs pays. Parallèlement, ces litiges compromettent le maintien et l’élargissement de l’activité. Un examen attentif des risques liés aux litiges dans des transactions en matière de technologie contribue souvent à prévenir, voire à régler, ce genre de différend. Pour autant, plusieurs questions se posent : quelle est la meilleure stratégie à adopter? Quelles sont les meilleures pratiques dans ce domaine et quelles sont les tendances qui se dégagent? Pour se faire une meilleure idée des pratiques en matière de règlement des litiges relatifs à des transactions en matière de technologie, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé “Centre”) a récemment réalisé une enquête internationale destinée à évaluer les résultats obtenus par les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, comme la médiation ou l’arbitrage, comparé à des procédures judiciaires traditionnelles.

“L’enquête confirme que les parties aux contrats de technologie s’inquiètent des coûts élevés et de la longueur des litiges, notamment dans un contexte international”, a déclaré le Directeur général de l’OMPI, M. Francis Gurry. “Si l’action en justice reste la solution par défaut, les réponses recueillies dans le cadre de l’enquête indiquent que les modes extrajudiciaires de règlement des litiges constituent des solutions intéressantes en termes de coût et de temps, ainsi que d’applicabilité, de qualité des résultats et de confidentialité”, a-t-il ajouté.

 L’enquête apporte plusieurs éclairages intéressants sur les pratiques en vigueur en matière de règlement des litiges dans des domaines d’activité très divers.

Types de contrats de technologie conclus ces deux dernières années

La volonté de trouver une solution commerciale reste
l’objectif prioritaire des sociétés qui axent leur stratégie de
règlement des litiges sur la médiation.
(Photo: istockphoto franckreporter)

Les personnes interrogées ont indiqué au sujet des types de contrats mentionnés dans l’enquête que les accords de confidentialité étaient ceux qu’elles avaient le plus fréquemment conclus, suivis par les transferts, les licences, les accords à l’amiable, les contrats de recherche-développement et les contrats de fusion-acquisition.

Ces contrats portaient plus souvent sur des brevets que sur des questions de droit d’auteur ou de savoir-faire.
Témoin de la mondialisation du paysage commercial, plus de 90% des personnes interrogées ont indiqué avoir conclu des contrats avec des parties provenant d’autres ressorts juridiques. De même, en ce qui concerne les brevets, 80% avaient conclu avec des parties d’autres ressorts juridiques des contrats portant sur des technologies brevetées dans deux pays au moins. Le choix de la législation applicable dans le cadre de ces contrats avait essentiellement été dicté par le lieu du siège de l’entreprise et par son principal lieu d’activité.

Types de contrat donnant le plus souvent lieu à des litiges

Il ressort de l’enquête que globalement, sur les 2% de contrats de technologie donnant lieu à des différends, la plupart des litiges portent sur des licences (25% des réponses), suivies par les contrats de recherche-développement (18%), les accords de confidentialité (16%), les accords à l’amiable (15%), les transferts (13%) et les contrats de fusion-acquisition (13%). Les litiges en matière de concession de licences avaient trait au champ d’application et à l’existence des licences, aux normes de qualité, aux profits, au calcul du montant des redevances et à leur versement.

Ces résultats font écho à l’activité du Centre, 40% des litiges en matière de contrats technologiques traités par le Centre se rapportant à des licences, 7% à des contrats de recherche-développement et 2% à des accords à l’amiable.

Clauses de règlement des litiges prévues dans les contrats

Il ressort de l’enquête que 94% des personnes interrogées négocient des clauses de règlement des litiges dans le cadre de leurs contrats.

L’action en justice est le mécanisme de règlement des litiges le plus souvent prévu (32% des contrats), suivi de l’arbitrage (accéléré) (30%) et de la médiation (12%). La médiation est également prévue dans le cadre de procédures en plusieurs étapes (17% de l’ensemble des clauses) prévoyant de recourir à la médiation avant d’entamer une action en justice, de faire appel à l’arbitrage (accéléré) ou, en dernier ressort, à l’expertise.

En règle générale, le choix de l’instance arbitrale correspond le plus souvent au lieu du siège de l’entreprise des personnes interrogées.

D’après l’expérience du Centre, 76% des procédures de médiation et d’arbitrage administrées par l’OMPI reposent sur des clauses de règlement des litiges prévues au titre de contrats en vigueur. Il est stipulé dans ces clauses que tout litige ultérieur sera soumis à la médiation et/ou à l’arbitrage (accéléré) de l’OMPI. Dans le reste des cas, les contrats prévoient expressément qu’un litige existant, par exemple pour atteinte à un brevet, sera soumis à la médiation et/ou à l’arbitrage (accéléré) de l’OMPI.

Soixante-six pour cent des litiges administrés par l’OMPI s’appuyaient sur des clauses relatives au règlement des litiges, 38% d’entre elles prévoyant de recourir à une procédure d’arbitrage, 25% à un arbitrage accéléré et 38% à la médiation. Dans 34% des cas, les parties avaient prévu une procédure de règlement des litiges en plusieurs étapes qui faisant appel dans un premier temps à la médiation puis à l’arbitrage (accéléré).

Principaux critères pris en considération

Le coût et la durée de la procédure sont les principaux critères pris en considération lors de la négociation de clauses sur le règlement des litiges, que les contrats soient nationaux ou internationaux. Il ressort également de l’enquête que dans le cadre de contrats internationaux, l’applicabilité et la neutralité de l’instance sont deux facteurs également pris en compte. La volonté de trouver une solution commerciale reste néanmoins l’objectif prioritaire des parties qui axent leur stratégie de règlement des litiges sur la médiation, et ce dans le cadre d’accords nationaux comme internationaux.

Objectifs des différentes parties

Dans les litiges de nature contractuelle et non contractuelle, les brevets sont deux fois plus représentés que les questions de droit d’auteur ou de savoir-faire. Les parties requérantes dans le cadre d’un litige relatif à un brevet ont pour principaux objectifs d’obtenir des dommages-intérêts/le versement de redevances (78%), une déclaration de violation de brevet (74%) et/ou une ordonnance (53%). Les parties défenderesses, elles, cherchent à obtenir une déclaration d’invalidité du brevet en question (73%), un jugement déclaratoire négatif (33%) et/ou une déclaration de violation de brevet (33%).

Environ 40% des procédures d’arbitrage et de médiation administrées par le Centre ont trait à des brevets. Dans le cadre de ces litiges – de nature contractuelle pour la plupart d’entre eux – les mesures de réparation demandées comprennent des dommages-intérêts, le paiement de redevances, des déclarations de non-exécution d’obligations contractuelles et/ou de violation de brevets, une déclaration concernant le caractère non opposable d’un brevet vis-à-vis d’un preneur de licence ou, principalement dans le cadre d’une médiation, la conclusion d’un contrat.

Mécanismes utilisés pour le règlement des litiges

Globalement en accord avec les résultats de l’enquête concernant le choix des clauses de règlement des litiges, l’action judiciaire devant les instances nationales ou à l’étranger est le mécanisme le plus fréquemment utilisé pour régler les litiges relatifs à des transactions en matière de technologie, suivie de l’arbitrage, la médiation, l’arbitrage accéléré et l’expertise.

Les personnes interrogées ont indiqué que les délais et les coûts liés aux procédures judiciaires sont nettement plus élevés que dans le cas d’un arbitrage ou d’une médiation. On estime à trois ans la durée moyenne d’une action judiciaire devant les instances nationales pour un coût d’environ 475 000 dollars des États-Unis d’Amérique, contre une durée moyenne de trois ans et demi et des frais d’un peu plus de 850 000 dollars des États-Unis d’Amérique pour une procédure instruite à l’étranger.

En revanche, l’enquête montre que la durée moyenne d’une médiation est de huit mois et, dans la plupart des cas, son coût est inférieur à 100 000 dollars des États-Unis d’Amérique. Une procédure d’arbitrage dure en moyenne un peu plus d’un an et coûte en général près de 400 000 dollars des États-Unis d’Amérique.

À titre de comparaison, d’après l’expérience du Centre, une médiation conduite selon le règlement pertinent de l’OMPI dure en moyenne cinq mois pour un coût moyen de 21 000 dollars des États-Unis d’Amérique. La durée moyenne d’un arbitrage selon le règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI est de sept mois pour un coût d’environ 48 000 dollars des États-Unis d’Amérique. Enfin, un arbitrage selon le règlement pertinent de l’OMPI dure en moyenne 23 mois pour un coût proche de 165 000 dollars des États-Unis d’Amérique (48% des procédures de ce type font appel à un tribunal de trois membres et 52% à un arbitre unique).

Outre ce coût financier, le règlement d’un litige monopolise le temps des cadres d’entreprise et d’autres parties à la procédure. Une implication dans des litiges de ce type peut également entraîner une baisse de la productivité et une perte d’opportunités d’affaires.

Observations sur le règlement de litiges relatifs à des transactions en matière de technologie

À l’évidence, aucun mécanisme de règlement des litiges ne saurait être la panacée en toutes situations. De fait, chaque transaction appelle des clauses qui lui sont propres en matière de règlement des litiges. Il appartient aux parties concernées de définir les particularités de la transaction pour établir quels seront les moyens les plus appropriés de régler d’éventuels litiges. L’enquête réalisée par le Centre offre néanmoins des orientations utiles pour toutes les personnes œuvrant à l’élaboration de stratégies sur le règlement des litiges, notamment :

• La nécessité d’anticiper l’éventuelle survenue de litiges dans le cadre des contrats. Bien que les clauses relatives au règlement des litiges soient souvent perçues comme secondaires dans les négociations contractuelles, les parties ne sauraient négliger cet élément compte tenu du coût et de la durée d’une telle procédure.
• La nécessité de tenir compte du risque d’action en justice à l’étranger et de prendre les dispositions nécessaires eu égard à la dimension internationale des parties, des droits et des législations impliqués.
• Le coût d’une procédure judiciaire à l’étranger, et parfois même sur le territoire national, est généralement supérieur à celui des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges. Lors de l’élaboration des stratégies de règlement des litiges, il importe donc, tout en tenant compte des caractéristiques des transactions, de veiller à économiser un maximum de temps et de ressources financières.
• La médiation peut être un volet précieux d’une procédure de règlement des litiges car ses taux de réussite sont élevés et elle permet de réaliser de substantielles économies de temps et d’argent. Prévoir un arbitrage dans le cadre d’une stratégie en plusieurs étapes peut également accroître les chances de règlement en cas d’échec de la procédure de médiation.
• S’agissant de litiges internationaux en matière de brevets, lesquels ont de lourdes conséquences en termes de délais et de coûts, au moment de choisir entre action en justice ou mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, il importe de tenir compte de l’existence ou non de tribunaux ou de juges spécialisés, des possibilités de bifurcation des procédures, du recours possible à des injonctions, d’éventuelles actions en justice parallèles et de l’applicabilité des décisions.