Pourquoi la concession de brevets essentiels à l’application d’une norme s’apparente à l’achat d’une voiture
J. Gregory Sidak, président, Criterion Economics, LLC, Washington, DC, États-Unis d’Amérique
Une conductrice souhaite remplacer sa vieille BMW 328i par une nouvelle Toyota Camry. Chez le concessionnaire, elle décide d’accepter l’offre du vendeur qui lui propose de reprendre son ancienne voiture en échange d’un avoir (la “valeur de reprise”) sur le prix de la Camry. Dans le cadre de cette transaction, le concessionnaire et la conductrice sont tous deux à la fois acheteurs et vendeurs. Le concessionnaire propose de racheter la BMW d’occasion à un prix correspondant à la valeur de reprise. Plus la voiture sera en bon état, plus le montant de la reprise qu’il proposera à la cliente sera élevé, ce qui permettra d’établir le prix de vente final du nouveau véhicule. À supposer que les ailes de la BMW soient rouillées, le vendeur proposera un montant inférieur à celui qu’il aurait offert si la voiture avait été en parfait état.
C’est un type de transaction similaire qui a lieu lorsque deux titulaires de brevets décident de s’échanger mutuellement des licences. À chaque portefeuille de brevets est rattaché le paiement d’une redevance précise de la part de la contrepartie. En règle générale, le montant de la redevance prévu au titre d’un accord de licences réciproques correspond à une compensation qu’une partie est tenue de verser à l’autre, à savoir la différence entre le montant des redevances unilatérales que les parties se doivent l’une à l’autre en échange de l’autorisation d’utiliser leurs portefeuilles de brevets respectifs.
Cette compensation, à savoir la somme finale qui sera véritablement échangée, sera égale à la différence entre le montant de la redevance rattachée au portefeuille de brevets ayant la plus grande valeur et le montant de la redevance rattachée au portefeuille de brevets ayant la plus faible valeur.
La valeur que rapporte chaque portefeuille de brevets à chacune des parties permet d’établir laquelle des deux sera le contributeur net et laquelle sera le bénéficiaire net, ainsi que le montant de la redevance compensatoire. Comme illustré par la figure 1, le montant de la redevance compensatoire équivaut au prix net de la nouvelle Camry.
L’octroi de licences croisées sur des portefeuilles de brevets essentiels liés à une norme
Il arrive que les portefeuilles des parties contiennent des brevets essentiels à l’application d’une norme (dits “brevets essentiels liés à une norme”) qu’elles se sont engagées à concéder dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (dites conditions “FRAND”). Les organismes de normalisation élaborent et encouragent l’utilisation de normes techniques (pour les téléphones portables par exemple) qui permettent l’interopérabilité des produits répondant à ces normes. Un brevet essentiel lié à une norme est un brevet dont un fabricant a besoin pour proposer un produit conforme aux normes prescrites.
Il arrive également que le produit conforme aux normes soit fabriqué par le propre titulaire du brevet essentiel applicable. Il est donc fréquent que les titulaires de brevets essentiels liés à une norme échangent des licences réciproques sur leurs portefeuilles de brevets, ce qui permet à chacune des parties de fabriquer ses produits dans le respect des normes et sans porter atteinte aux brevets de l’autre partie. Elles perçoivent en contrepartie une rémunération pour leur contribution à la norme.
Les redevances compensatoires
Toutes choses égales par ailleurs (notamment les recettes que tire chaque partie de la vente de ses produits sous licence), la partie dont le portefeuille de brevets essentiels liés à une norme apporte le moins de valeur aux normes applicables versera une redevance compensatoire à l’autre partie. À l’image du concessionnaire automobile, le bénéficiaire net évalue la “valeur de reprise” du portefeuille de brevets offert par le contributeur net en échange de l’autorisation d’utilisation de son portefeuille de brevets. Tout comme la conductrice négociant la reprise de sa BMW en mauvais état payera plus cher sa nouvelle Camry qu’un autre conducteur négociant la reprise de sa voiture en parfait état, plus l’écart entre la valeur du portefeuille de brevets du contributeur net et celle du portefeuille du bénéficiaire net sera important, plus le montant de la redevance compensatoire sera élevé. Dans le cadre d’un accord de licence réciproque, le montant de la redevance compensatoire reflète ainsi la valeur du portefeuille de chacune des deux parties. Il est forcément égal ou (le plus souvent) inférieur à la valeur du portefeuille de brevets du bénéficiaire net.
Que se passe-t-il en cas de refus de reprise?
Supposons que la concession automobile décide de mettre un terme à sa politique de reprise de véhicules d’occasion. Si le concessionnaire n’accorde plus d’avoir à la cliente sur le prix de sa Camry neuve, la transaction se transforme en une simple vente unilatérale. De même, si deux parties ont conclu un accord de licence réciproque et que la partie B décide de ne plus concéder de licences sur sa technique brevetée, ou si la partie B décide de renoncer à l’obtention d’une licence sur une technique brevetée appartenant à la partie A, alors la transaction ne porte plus sur un échange de licences. Les parties reprennent leur statut de simple donneur et preneur de licence et la redevance compensatoire dont elles ont convenu se transforme en une simple redevance versée de manière unilatérale. Son montant correspond à la valeur du portefeuille de brevets du donneur de licence, à savoir la partie A, sachant que la valeur apportée par les brevets de la partie B aux produits de la partie A est réduite à zéro.
La détermination du montant de la redevance FRAND
Il est possible de faire appel à des juges, des jurys ou des arbitres pour trancher une question de redevance compensatoire dans le cadre d’un accord de licence réciproque et déterminer selon des conditions raisonnables le montant des dommages-intérêts en cas d’atteinte à un brevet et le montant des redevances FRAND liées à des brevtes essentiels. La tâche peut se révéler ardue. Déterminer le montant d’une redevance liée à un portefeuille de brevets et versée de manière unilatérale en se fondant sur un accord de licence réciproque qui indique uniquement le montant de la redevance compensatoire revient à calculer le prix de la Camry neuve sur la base du prix net demandé à la cliente après déduction de l’avoir obtenu en échange de sa BMW d’occasion. Sans connaître la valeur de la BMW, il est difficile de calculer de manière fiable le prix qui aurait été demandé à la cliente pour la Camry si sa voiture d’occasion n’avait pas été reprise par un autre acheteur. Supposons que la cliente ait payé 7500 dollars É.-U. pour sa Camry neuve, déduction faite de son avoir en échange de la BMW d’occasion. Selon cette hypothèse, le seul paramètre bien établi est que le prix d’achat net payé de manière unilatérale pour la Camry ne doit pas dépasser 7500 dollars É.-U. (en partant du postulat que la valeur de reprise de la BMW d’occasion n’est pas nulle), sachant que le prix net de 7500 dollars É.- U. correspond au prix unilatéral de la Camry déduction faite du montant unilatéral offert pour la BMW d’occasion (la valeur de reprise).
Ce prix net ne donne aucune indication sur le montant de la différence entre le prix unilatéral de la Camry et les 7500 dollars É.-U. Pour déterminer ce montant, il peut être utile d’étudier des transactions antérieures dont auront fait l’objet des modèles neufs de Camry ou des modèles d’occasion de BMW. Une transaction ayant porté sur un modèle de Camry de la même année de fabrication fournira sans doute les renseignements les plus instructifs et les plus pertinents. Toutefois, si le montant de cette transaction n’est pas indiqué, le prix unilatéral de la Camry pourra être établi en étudiant les opérations dont aura pu faire l’objet une autre BMW d’occasion et en associant ces informations à d’autres (à savoir le prix net de 7500 dollars É.-U. payé par la cliente). Supposons que le concessionnaire ait revendu 15 000 dollars É.-U. une BMW dans un état similaire à celui du véhicule repris en échange de la Camry neuve. On peut alors estimer que la cliente aura reçu un avoir de 15 000 dollars É.-U. en échange de sa BMW. Elle aura donc payé 7500 dollars É.-U. supplémentaires par rapport à la valeur de reprise analogue, ce qui signifie que le prix unilatéral de la Camry peut être estimé à 22 500 dollars É.-U. (soit 15 000 + 7500 = 22 500 dollars É.-U.).
L’examen de licences comparables
De manière analogue, l’examen de licences d’exploitation de brevets comparables à une licence ayant théoriquement fait l’objet d’une négociation peut aider les arbitres à déterminer selon des conditions raisonnables le montant des dommages-intérêts que l’auteur d’une atteinte devra verser au titulaire de brevet. Si un arbitre est invité à estimer le montant de la redevance unilatérale à verser pour l’exploitation d’un portefeuille de brevets en se fondant sur le montant de la redevance compensatoire prévue au titre d’un accord de licence réciproque, il pourra s’appuyer dans son calcul sur l’examen d’accords de licences antérieurs portant sur l’un quelconque des portefeuilles de brevets faisant l’objet de l’accord en question. De fait, tout accord de licence conclu de plein gré entre le preneur de licence et le donneur de licence reflète la véritable valeur marchande des techniques protégées par brevet du titulaire des bervets essentiels liés à une norme. La justice américaine estime que ce type d’accord a une valeur probante quant au montant de la redevance dont les parties à un litige auraient convenu de plein gré dans le cadre d’une négociation théorique. Dans l’affaire LaserDynamics, Inc. c. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 79 (Fed. Cir. 2012), le Circuit fédéral a ainsi déclaré que toute licence comparable “présente une forte valeur probante pour déterminer le montant d’une redevance raisonnable”, ajoutant que “les licences en vigueur témoignent très clairement de la valeur économique des techniques brevetées sur le marché”. De façon similaire, les redevances définies dans des accords de licence comparables témoignent du montant que les titulaires de brevets essentiels liés à une norme et leurs preneurs de licences ont jugé équitable et raisonnable dans le cadre de négociations antérieures. Calculer une redevance selon des conditions FRAND en se fondant sur le montant versé par d’autres preneurs de licences en situation similaire au titre d’accords de licence antérieurs permet également de répondre au critère de non-discrimination prévu au titre d’une redevance FRAND.
L’incidence du chiffre d’affaires du contributeur net sur le montant de la redevance compensatoire
Pour calculer le montant de la redevance jugé raisonnable pour un portefeuille de brevets en se fondant sur le montant de la redevance compensatoire prévu au titre d’un accord de licence réciproque, il convient d’adapter le montant des dommages-intérêts en fonction du degré d’utilisation du portefeuille de brevets de chacune des deux parties. En effet, le contributeur net n’est pas toujours celui qui dispose du portefeuille de brevets ayant le moins de valeur, à savoir celui qui apporte le moins de valeur à une norme donnée. Supposons par exemple que la partie A vende 1000 exemplaires d’un produit exploitant le portefeuille de brevets de la partie B et que la partie B vende 100 exemplaires d’un produit conçu grâce au portefeuille de brevets de la partie A. Parallèlement, supposons que la partie A demande le versement d’une redevance de deux dollars des États-Unis d’Amérique pour chaque exemplaire vendu, contre un dollar pour la partie B. Comme l’indique le tableau 1, bien que le portefeuille de brevets de la partie A ait plus de valeur et qu’elle demande le paiement d’une redevance plus élevée par exemplaire vendu, elle tiendra lieu de contributeur net dans le cadre de l’accord de licence réciproque conclu avec la partie B.
Dans les années 20, Les Kelley commença à diffuser une liste de prix concernant des véhicules automobiles, le Kelley Blue Book, devenue au fil du temps une source d’information de référence aussi bien pour les clients que pour les concessionnaires. La publication de renseignements sur les prix de véhicules de pratiquement toutes les marques et tous les modèles, quel que soit leur état, facilita les négociations entre acheteurs et vendeurs et permit des échanges mutuellement avantageux. L’absence d’informations (par exemple sur le montant des redevances versées par d’autres preneurs de licences sur un portefeuille de brevets donné) peut entraver les efforts déployés par un titulaire de brevets essentiels liés à une norme pour négocier une licence. Peut-être la concession de licences serait-elle plus efficace si les organismes de normalisation adoptaient certains des dispositifs mis au point par le marché automobile pour accroître l’efficacité des transactions au titre d’échanges volontaires?
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