Pour protéger vos marques, adoptez dès le départ une bonne stratégie

Kathryn Park, conseillère en stratégies de marques, anciennement avocate-conseil en gestion de marques, GE, Connecticut (États-Unis d’Amérique)

Donner naissance à une nouvelle marque est une entreprise créative coûteuse, qui ne va pas sans prendre certains risques calculés. Souvent, l’homme de loi reste dans l’ombre. L’attention est généralement focalisée sur les conseillers en stratégies de marques, les sondages et les groupes de réflexion qui rendent compte de la manière dont les options de marques envisagées sont perçues, l’équipe marketing qui écrit l’histoire de la marque et organise une vaste campagne de promotion pour signaler son arrivée, et, bien sûr, le PDG, qui lèvera le voile sur la marque. Mais ne vous y trompez pas. Un accompagnement juridique est essentiel pour assurer la réussite du lancement du produit.

On a beaucoup écrit sur les moyens de protéger une marque. L’une des étapes cruciales pour créer une marque protégeable est la recherche d’antériorités. Les démarches entreprises dans ce sens peuvent toutefois varier. Plusieurs questions stratégiques doivent être posées pour déterminer comment effectuer une recherche efficace. Que vous soyez juriste d’entreprise ou que vous interveniez auprès de votre client en tant que conseil externe, les indications suivantes vous seront utiles.

Un accompagnement juridique est essentiel pour assurer la réussite du lancement du produit.

Établissez le calendrier et le budget

Renseignez votre client sur les délais et les coûts associés à la réalisation d’une recherche d’antériorités en bonne et due forme et établissez un budget. Une fois le plan de développement approuvé, les équipes de marketing préconisent généralement un lancement immédiat. Il est donc important que le conseiller juridique explique pourquoi cela peut être problématique, que les recherches d’antériorités prennent du temps et qu’une accélération de la procédure est possible mais implique des dépenses supplémentaires. Un lancement rapide est irréaliste en cas de recherche multinationale étant donné les spécificités des systèmes dans les différents pays et la nécessité éventuelle d’effectuer des enquêtes de suivi pour évaluer les risques potentiels. Il va sans dire que plus l’avocat intervient tôt, meilleures sont les chances de faire aboutir rapidement la recherche d’antériorités. En tant que professionnel, vous saurez régler les problèmes susceptibles de survenir durant les recherches préliminaires visant à éliminer les marques potentiellement inutilisables et non enregistrables.

Déterminez le champ des recherches

Déterminer le champ des recherches d’antériorités en vue de l’utilisation d’une marque peut être plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. De nombreuses marques sont destinées à être utilisées dans plusieurs pays, mais peu d’entreprises, voire aucune, prennent la peine d’effectuer une recherche de marques à l’échelle mondiale. Trop souvent, elles se focalisent sur les marchés les plus importants, partant du principe que, si une marque est disponible sur ces marchés, elle ne devrait pas susciter d’opposition majeure ailleurs. Toutefois, pour identifier ces marchés essentiels, il ne suffit pas de repérer le plus fort potentiel de clientèle. Ces marchés sont certes importants, mais il faut aussi tenir compte du pays dans lequel le principal concurrent de votre client opère et où il se procure ses produits. Par exemple, une recherche dans la base de données des marques communautaires de l’Union européenne donnera un aperçu de la situation en Europe, mais si le concurrent de votre client est une entreprise établie en Allemagne, il faudrait également effectuer des recherches dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques.

Aujourd’hui, il existe de nombreux services de qualité qui font miroiter la possibilité et permettent réellement d’effectuer plus rapidement des recherches complètes sur les marques au niveau mondial. L’intelligence artificielle a considérablement amélioré la vitesse à laquelle les résultats des recherches peuvent être recueillis et délivrés.

Englobez aussi les pays dans lesquels vous solliciterez l’inscription de la marque de votre client auprès des autorités douanières nationales. C’est un aspect essentiel pour l’application des mesures aux frontières et la protection contre les contrefaçons, qui nécessitent généralement un enregistrement de marque valide et en vigueur dans le pays visé. Les douanes peuvent stopper l’exportation (et l’importation) de produits de contrefaçon. Si la marque envisagée par votre client désigne un produit susceptible d’être copié de façon illicite, les pays présentant un risque plus élevé de fabrication et d’exportation de produits de contrefaçon doivent également être inclus dans la stratégie de recherche.

Déterminez les classes de produits sur lesquelles portera la recherche

Les recherches sont effectuées en fonction des classes de produits et services pour lesquelles la marque proposée sera utilisée, mais une prise en compte plus large des produits et services apparentés confère souvent un avantage stratégique. Un utilisateur antérieur de la marque dans une classe de produits ou services connexes peut avoir étendu ses activités à la classe qui intéresse votre client, sans avoir encore déposé une demande d’enregistrement pour les produits ou services en question. Ou alors votre client peut vouloir élargir ultérieurement l’usage de la marque à d’autres classes de produits. Une bonne connaissance du secteur dans lequel la marque sera utilisée est indispensable pour évaluer la situation.

Marques descriptives – recherche d’antériorités plus délicate

Les avocats spécialisés dans les marques savent que l’obtention du droit d’utiliser une marque est plus facile pour les marques les plus fortes – celles qui sont inventées (par exemple Pepsi® ou Oreo®) ou arbitraires (par exemple Apple® ou Amazon®) et qui n’indiquent en aucune manière le produit ou le service qui est offert. Une fois enregistrées, elles sont aussi les plus faciles à protéger.

Toutefois, de nombreuses entreprises restent persuadées qu’une marque doit donner à l’acheteur une indication de ce qu’il achète. Plus une marque est descriptive, plus il est difficile d’obtenir le droit de l’utiliser. Les registres regorgent de marques similaires dont il faut analyser les différences souvent minimes. Lorsque des éléments d’une marque sont couramment utilisés dans un domaine particulier ou sont descriptifs de celui-ci, l’avocat doit mettre en balance le nombre de marques visées, si elles sont utilisées par une autre entreprise pour des produits identiques ou se chevauchant, si elles sont très similaires à la marque proposée et si l’une ou l’autre des marques enregistrées antérieurement est suffisamment notoire pour que son propriétaire revendique l’octroi d’une protection renforcée.

Une étape supplémentaire pour obtenir le droit d’utiliser une marque descriptive consiste à passer en revue les produits et services figurant dans les enregistrements et les demandes déposées par les utilisateurs antérieurs. Aux États-Unis d’Amérique, où l’identité d’une marque doit indiquer précisément les produits et/ou services effectifs que la marque servira à désigner, il est possible d’exploiter et d’enregistrer une marque similaire si les produits sont suffisamment distincts. Mais dans de nombreux autres pays où des désignations plus générales, voire des intitulés de classe suffisent, la marque risque de ne pas pouvoir être enregistrée en l’absence d’un accord de consentement ou de coexistence.

Accords de consentement et de coexistence – risques et avantages

Lorsqu’une recherche révèle l’existence d’un utilisateur antérieur ou d’un titulaire d’un enregistrement antérieur d’une marque identique ou presque identique, cela ne présage rien de bon. La conclusion d’un accord avec cette autre partie, par lequel elle consent à l’utilisation de la marque, ou accepte une coexistence avec la nouvelle marque à condition que certains engagements soient respectés, peut constituer une solution. Dans ce cas, la première chose à déterminer est la probabilité que le titulaire de l’enregistrement antérieur accède à la demande et la seconde est la volonté de votre client de payer pour obtenir ce consentement. À moins que votre client ne soit prêt à renoncer à la marque envisagée si le droit d’utilisation est refusé, ou si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnisation à verser, demander un tel accord est risqué car cela revient à reconnaître tacitement la validité des droits de l’utilisateur antérieur. Dès lors, utiliser la marque lorsque le consentement a été sollicité mais pas accordé expose à une action pour atteinte délibérée, ce qui peut justifier, entre autres conséquences, l’attribution de dommages-intérêts plus élevés.

Vous devez également vous demander si cet accord sera reconnu par le ou les offices des marques du pays dans lequel l’enregistrement est demandé. Tous les offices n’accepteront pas automatiquement un tel accord. Même les pays qui le font peuvent soumettre l’accord à un examen minutieux et refuser de l’accepter s’ils estiment que ses termes ne permettent pas d’éviter la confusion chez les consommateurs. Les conseils d’un spécialiste de la région peuvent fournir des indications précieuses sur ce point.

Déterminer le champ des recherches d’antériorités en vue de l’utilisation d’une marque peut être plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord.

Un troisième élément à prendre en compte est le fait que le consentement à l’enregistrement, ou l’accord de coexistence quant à l’utilisation de la marque, ne porte souvent que sur l’usage qui en est fait actuellement. Les marchés évoluent et un accord qui omet d’anticiper les changements futurs peut mettre en péril l’expansion de l’entreprise et donner lieu à de coûteux litiges multijuridictionnels pour trancher la question des droits respectifs des parties.

Mettez à profit les services spécialisés et la technologie tout en sollicitant un conseil juridique avisé

Aujourd’hui, il existe de nombreux services de qualité qui font miroiter la possibilité et permettent réellement d’effectuer plus rapidement des recherches complètes sur les marques au niveau mondial. L’intelligence artificielle a considérablement amélioré la vitesse à laquelle les résultats des recherches peuvent être recueillis et délivrés. Les résultats ainsi obtenus n’en nécessitent pas moins une analyse juridique solide et une touche de discernement. Souvent, compte tenu de la nature du produit et du marché visé, du niveau d’entendement des clients potentiels et des pratiques du secteur, une marque jugée à haut risque dans un rapport de recherche peut être acceptable pour vous et votre client à la lumière d’autres facteurs. De même, une marque qui est “avalisée” par un rapport de recherche peut en réalité présenter un risque sur la base de faits connus de l’entreprise de votre client.

Prenez garde à ne pas tomber dans l’exercice illégal du droit

Ayez conscience de vos limites lorsque vous formulez un avis. Il n’a jamais été aussi facile d’accéder aux informations sur les marques déposées ou en usage partout dans le monde. Mais, à moins d’être autorisé à exercer dans le pays visé, gardez-vous de donner un avis juridique sur la disponibilité d’une marque. Premièrement, ce qui pourrait poser problème dans votre pays d’origine peut être perçu différemment ailleurs. Deuxièmement, un professionnel des marques qui comprend comment les lois sont appliquées dans une région ou un pays donné est mieux à même de conseiller un client quant aux risques qu’il encourt dans ces régions ou pays. Et troisièmement, si vous n’êtes pas habilité en ce sens, vous pourriez, dans certains pays, être accusé d’exercice illégal du droit.

Suivez les tendances du marché

Prêtez attention aux tendances du secteur dans lequel la marque sera utilisée. Avant d’élaborer votre stratégie de recherche, renseignez-vous sur les concurrents de votre client et sur leurs marques. De nombreuses entreprises spécialisées dans la gestion des marques s’appuient sur les tendances sectorielles pour créer de nouvelles marques pour leurs clients. Ces tendances peuvent être porteuses lorsque l’entreprise souhaite que sa nouvelle marque entre tout naturellement dans le langage courant, mais cela signifie aussi que d’autres entreprises vont envisager des marques similaires. L’adoption de marques hyperbranchées est risquée, ne serait-ce qu’en raison du décalage entre le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et son inscription (et sa recherche) dans un registre de marques et des délais d’enregistrement fixés par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Ne négligez pas non plus le risque d’adopter un terme qui pourrait être qualifié ultérieurement de descriptif. Lorsque les entreprises ont commencé à déposer des demandes d’enregistrement de marques avec le terme “smart” pour des dispositifs connectés, les offices des marques ont accordé des enregistrements sans revendication de non-protection. Mais, le terme ayant fini par être compris par les unités d’enregistrement des marques comme indiquant une capacité, il ne constitue plus un élément protégeable d’un enregistrement de marque. Même les entreprises qui avaient acquis des droits sur des marques “intelligentes” ont dû renoncer à les faire valoir contre les nouveaux arrivants dans le domaine des marques “smart/intelligentes”.

Ne vous départez jamais de votre bon sens

L’enregistrement d’une marque est aussi affaire de bon sens. Assurez-vous de bien comprendre ce qu’un terme insolite signifie. La marque est-elle disponible parce que le mot qui la désigne revêt un sens que la plupart des entreprises ne voudraient pas voir associé à leurs produits? Deuxièmement, si la marque doit être utilisée dans plusieurs pays, comment se traduit-elle? Une marque judicieusement choisie pour une région peut-elle véhiculer une image négative du produit ou heurter les sensibilités dans une autre région? Étonnamment, les équipes de marketing ne sont pas toujours sensibilisées à ces problématiques. Un bon avocat spécialisé peut effectuer ces analyses dans le cadre de sa pratique car les messages involontairement véhiculés par la marque peuvent occasionner des problèmes juridiques.