O caminho para a proteção – boas estratégias de marcas começam pelo início

Kathryn Park, Consultora Estratégica de Marcas, anteriormente Diretora Jurídica de Gestão de Marcas, GE, Connecticut, EUA

O lançamento de uma marca nova é uma empreitada criativa onerosa durante a qual é preciso correr alguns riscos calculados. Não raro, o advogado é deixado em segundo plano. A atenção volta-se geralmente para os consultores de gestão de marcas, as pesquisas e grupos de foco que dão feedback sobre as opções de gestão estratégica, a equipe de marketing que cria a história da marca e a blitz promocional para anunciar o lançamento, sem esquecer, naturalmente, o CEO, a quem cabe apresentar a marca. Mas não se engane. A assessoria jurídica é fundamental para que o lançamento do produto seja bem sucedido e sem atropelos.

Muito já se escreveu sobre como proteger uma marca. Uma das etapas mais importantes do processo de proteção é a busca de marca. Mas as técnicas podem variar. Portanto, várias questões estratégicas devem ser consideradas para escolher a busca mais eficaz. Quer você seja membro do departamento jurídico da empresa, quer seja um consultor externo, as dicas a seguir proporcionam um guia passo a passo.

A assessoria jurídica é fundamental para que o lançamento do produto seja bem-sucedido e sem atropelos.

Estabeleça cronogramas e orçamentos

Informe seu cliente sobre o tempo e os custos associados à busca de marca e estabeleça um orçamento. Quando os planos de negócios são aprovados, as equipes de marketing geralmente querem que o lançamento seja iniciado imediatamente. Por isso, é importante que o advogado explique por que isso não é possível, que é preciso tempo para fazer a busca de marca e que, embora os procedimentos possam ser acelerados, isso envolve um dispêndio maior de recursos. Um lançamento rápido pode ser de difícil execução, caso seja necessário fazer uma pesquisa em vários países devido às especificidades do trabalho do advogado nas diferentes jurisdições e a provável necessidade de realizar investigações de acompanhamento para avaliar os riscos potenciais. É óbvio que quanto mais cedo o advogado estiver envolvido no processo, maiores serão as chances de assegurar uma busca rápida da marca. Na qualidade de especialista, você pode ajudar a detectar problemas em buscas preliminares para eliminar marcas potencialmente inutilizáveis e não registráveis.

Selecione onde pesquisar

Selecionar onde conduzir buscas para saber se uma marca semelhante já existe pode ser mais complexo do que parece. Muitas marcas são destinadas a ser usadas em várias jurisdições, mas raríssimas são as empresas que fazem uma busca realmente mundial. Geralmente, elas optam por realizar buscas somente nos mercados mais importantes. Ao tomar tal decisão, argumentam que se a marca for registrável nos mercados em questão, é pouco provável que encontre problemas sérios em outros lugares. No entanto, identificar os mercados essenciais é mais do que apenas avaliar as maiores bases potenciais de clientes. Naturalmente, trata-se de mercados importantes, mas também é importante levar em conta o país no qual o principal concorrente de seu cliente está sediado e onde busca seus produtos. Por exemplo, enquanto uma busca na base de dados de Marcas Comunitárias da União Europeia oferece um panorama do contexto europeu, se o concorrente de seu cliente for uma empresa sediada na Alemanha, uma busca no banco de dados do Escritório de Marcas Alemão também deve ser estudada.

Atualmente, existem diversos serviços excelentes que prometem e entregam buscas de marca globais mais rápidas e abrangentes. A inteligência artificial aumentou muito a velocidade com que o resultado das buscas é compilado e entregue.

Você também precisa levar em conta os países nos quais buscará obter o registro da marca de seu cliente junto às autoridades alfandegárias nacionais. Isto é fundamental para a fiscalização nas fronteiras e para a proteção contra as contrafações. Os documentos necessários são geralmente um registro de marca válido e vigente no país em questão. As autoridades alfandegárias podem impedir a exportação (e a importação) de produtos contrafeitos. Se a marca que seu cliente está cogitando utilizar identificar um produto que possa vir a ser copiado ilicitamente, os países com risco mais elevado de fabricação e exportação de produtos falsificados também devem ser incluídos na estratégia de busca.

Determine as classes a pesquisar

Embora a busca deva ser realizada na ou nas classes de produtos e serviços para as quais a marca cogitada por seu cliente será utilizada, um exame mais abrangente dos produtos e serviços conexos geralmente proporciona uma vantagem estratégica. Um usuário anterior da marca em uma classe conexa de produtos ou serviços pode ter expandido suas operações para a classe de interesse de seu cliente, mas talvez ainda não tenha solicitado o registro para os bens ou serviços em questão. Ou seu cliente pode futuramente optar pela expansão do uso da marca para classes diferentes de produtos. Um bom conhecimento do setor em que a marca será utilizada é fundamental para fazer tal avaliação.

Marcas descritivas – riscos mais elevados para o registro

Advogados especializados sabem que as marcas mais fortes – as inventadas ou fantasiosas (Pepsi® ou Oreo®, por exemplo) ou as arbitrárias (Apple® ou Amazon®, por exemplo) e que não indicam o produto ou serviço sendo oferecido – são as mais fáceis de registrar. E após o registro são as mais fáceis de proteger.

No entanto, muitas empresas defendem a tese de que a marca deve dar ao comprador alguma indicação sobre o que ele ou ela está comprando. Quanto mais descritiva for uma marca, mais difícil será registrá-la. Os escritórios de registro estão repletos de marcas semelhantes que exigem a análise de diferenças muitas vezes ínfimas. Quando elementos de uma marca são geralmente usados numa área em particular ou descrevem essa mesma área, o advogado deve considerar o número dessas marcas, se estão sendo utilizadas por outra empresa para produtos idênticos ou semelhantes, se são muito parecidas com a marca cogitada por seu cliente e se alguma das marcas registradas anteriormente é suficientemente conhecida para que o proprietário alegue que pode se beneficiar de uma proteção reforçada.

Uma etapa adicional no processo envolve o exame minucioso dos produtos e serviços identificados nos registros e aplicações de usuários anteriores. Nos Estados Unidos, onde a identificação de uma marca deve descrever com precisão os produtos e/ou serviços que a marca será usada para identificar, pode ser possível usar e registrar uma marca semelhante se os produtos forem suficientemente distintos. Mas em muitas outras jurisdições em que identificações mais gerais e até mesmo cabeçalhos de classe são suficientes, a marca pode não ser registrável na ausência de um consentimento ou acordo de coexistência.

Consentimento e acordos de coexistência – riscos e vantagens

Quando a pesquisa revela a existência de um usuário ou registrante anterior de uma marca idêntica ou semelhante à de seu cliente, é sempre difícil dar-lhe a má notícia. Um acordo com a outra parte mediante o qual esta consente na utilização da marca ou concorda em coexistir com a nova marca, desde que sejam respeitadas certas condições, pode trazer de volta o sorriso do cliente. Se você quiser firmar um acordo deste tipo, primeiro deve avaliar a probabilidade de o registrante anterior aceitar a proposta e, em segundo lugar, assegurar-se de que seu cliente está disposto a pagar por tal consentimento. A menos que seu cliente esteja pronto para desistir da marca que pretendia registrar se a permissão não for concedida ou se a remuneração pela permissão não lhe convier, pedir o consentimento é uma manobra arriscada. Ao pedir a permissão, você reconhece tacitamente a validade dos direitos do usuário anterior. Por isso, usar uma marca quando o consentimento foi solicitado, mas não foi concedido, pode dar origem a uma alegação de infração intencional, acarretando prejuízos ainda mais elevados, entre outras consequências.

Você também precisa verificar se acordos deste tipo são reconhecidos pelo(s) escritório(s) de marcas no país em que o registro é solicitado. Nem todos os escritórios aceitam acordos desta natureza de maneira automática. Até mesmo os países que os reconhecem podem analisar criticamente o acordo e não aceitá-lo, se considerarem que seus termos não impedem a confusão por parte dos consumidores. Advogados experientes exercendo no país em questão podem fornecer orientações valiosas sobre este ponto.

Selecionar onde conduzir buscas para saber se uma marca semelhante já existe pode ser mais complexo do que parece.

Outra questão a ser levada em consideração é que um consentimento de registro ou um acordo de coexistência para uso da marca geralmente trata apenas do uso no momento da negociação. Os mercados evoluem, e um acordo que não antecipa mudanças futuras pode apresentar sérios problemas para a expansão dos negócios e dar origem a litígios onerosos em múltiplas jurisdições para resguardar os direitos das partes.

Reforce a confiança em empresas e tecnologias de busca, associando-as a uma boa expertise jurídica

Atualmente, existem diversos serviços excelentes que prometem e entregam buscas de marca globais mais rápidas e abrangentes. A inteligência artificial aumentou muito a velocidade com que o resultado das buscas é compilado e entregue. No entanto, as informações obtidas desta maneira exigem uma análise jurídica robusta e um bom julgamento da situação. Muitas vezes, dependendo da natureza do produto e de seu mercado, a sofisticação – ou a falta desta – dos clientes potenciais e as práticas do setor, uma marca considerada de alto risco nos resultados do relatório de busca pode ser aceitável para você e seu cliente à luz de outros fatores. De modo semelhante, uma marca “registrável” em um relatório de busca pode na verdade representar um risco em razão das informações às quais a empresa de seu cliente tem acesso.

Cuidado com o exercício ilegal da advocacia

Conheça suas limitações ao dar uma opinião. Nunca foi tão fácil ter acesso a informações sobre marcas registradas ou em uso em qualquer lugar do mundo. No entanto, a menos que você esteja autorizado a exercer a advocacia na jurisdição em questão, tenha cuidado ao dar uma opinião legal sobre a disponibilidade de uma marca. Primeiramente, aquilo que representa um problema em seu país pode ser visto de maneira diferente em outro país. Em segundo lugar, um profissional especializado em marcas que entende como as leis são aplicadas em um dado país ou região é capaz de aconselhar melhor um cliente quanto aos riscos que podem surgir nessa jurisdição. E em terceiro lugar, se você não tiver permissão para fazê-lo, poderá ser acusado de exercício ilegal da advocacia em certos países.

Acompanhe as tendências do mercado

Esteja atento às tendências do setor em que a marca pode ser usada. Procure saber quem são os concorrentes de seu cliente e examine suas marcas ao desenvolver a estratégia de busca. Muitas empresas de gestão de marcas exploram as tendências do setor ao criar novas marcas para os clientes. Estas tendências podem ser vantajosas para uma empresa que está à procura de uma nova marca cujo nome corresponda perfeitamente ao contexto linguístico do momento, mas isso também significa que outras empresas podem estar cogitando em usar marcas semelhantes. A adoção de marcas “tendência” é arriscada, principalmente devido ao lapso de tempo entre o depósito do pedido de registro de marca e sua entrada (e possibilidade de ser pesquisada) no registro de marcas, bem como os prazos para registro estipulados na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Além disso, avalie o risco de adotar um termo que possa vir a ser considerado descritivo. Quando empresas começaram a depositar pedidos de registro de marca com o termo “smart” para dispositivos conectados, os escritórios de marca concederam registros sem exigências de isenção de responsabilidade. Mas como o termo passou a ser entendido pelos registradores de marcas como um recurso, deixou de ser um elemento protegido pelo registro da marca. Até mesmo as empresas que haviam adquirido direitos sobre marcas usando o termo “smart” foram incapazes de exercê-los contra os novos registrantes na área de produtos ou serviços “smart”.

Use de bom senso durante todo o processo

A busca de marca também requer bom senso. Certifique-se de entender o que um termo desconhecido significa. A marca não foi registrada (ou seja, está disponível) porque é uma palavra com um significado que a maioria das empresas não deseja ver associado a seus produtos? Em segundo lugar, como será traduzida, se for utilizada em vários países? Uma marca atraente em determinada região veicula uma imagem negativa do produto ou ofende sensibilidades em outra região? Pode parecer surpreendente, mas as equipes de marketing nem sempre estão atentas a essas questões. Um bom advogado pode integrar esta análise em sua prática, pois podem surgir problemas jurídicos decorrentes de mensagens negativas veiculadas por inadvertência pela marca de seu cliente.