Considerações fundamentais relativas à PI para empresas de menores dimensões

Phil Wadsworth, Consultor Sênior, Conselho de Inovação, anteriormente Conselheiro Chefe de Patentes, Qualcomm, com Jennifer Brant e Peter Brown, Conselho de Inovação

As pequenas e médias empresas (PMEs) são fundamentais para a economia da inovação em constante expansão. Criam novas tecnologias e fazem aperfeiçoamentos significativos em relação às já existentes. Também desenvolvem, fabricam e comercializam produtos que incorporam essas novas e melhores tecnologias e, ao fazê-lo, dão origem a empregos bem remunerados. Por essas razões, as PMEs são um pilar fundamental das economias em todo o mundo. Essas empresas representam atualmente cerca de 90% das empresas do mundo e empregam cerca de 70% da força de trabalho global, de acordo com o inquérito do Programa SCORE 2020 da OIT.

A importância central das PMEs para as economias nacionais é clara. A questão fundamental é como ajudar a garantir seu sucesso. A este respeito, conscientizar as pequenas empresas sobre como proteger e administrar seus ativos de propriedade intelectual (PI) é uma primeira etapa essencial.

Escusado será dizer que proteger os direitos de PI não é uma tarefa simples. Em muitos casos, as tecnologias utilizadas pelas PMEs fluem de colaborações com outras entidades, incluindo agências governamentais, universidades e outras entidades, um fato que suscita considerações complexas.

Felizmente, ao fortalecer o valor potencial de seus ativos intelectuais, as PMEs podem se valer de uma série de direitos de PI. Incluem patentes, segredos comerciais (inclusive know-how), direitos de autor, direitos de design e marcas registradas.

Proteção de invenções: patentes

As patentes são uma forma fundamental de proteger os resultados da pesquisa e desenvolvimento (P&D). Com os direitos de patente, uma PME pode impedir que outros utilizem a invenção patenteada em seus produtos. Uma PME também pode licenciar sua tecnologia para preservar sua liberdade de operar em um mercado, e pode gerar receita de royalties com o licenciamento de tal tecnologia para outras organizações.

As PMEs são um pilar fundamental das economias do mundo inteiro.

Com as atividades de P&D, desde o início, é fundamental estabelecer programas internos para gerenciar os processos de criação de uma invenção, obtenção de proteção de patente para ela e gerenciamento e manutenção de uma carteira de patentes correspondente.

As equipes de P&D precisam compreender a necessidade geral de que seu trabalho técnico permaneça confidencial, pois qualquer divulgação pública de uma invenção antes de apresentar um pedido de patente põe em risco sua patenteabilidade.

As equipes de P&D também precisam compreender a importância de documentar cada etapa de seu trabalho, desde a concepção de uma ideia até a implementação da invenção (conhecida como “redução à prática”). Tal documentação é inestimável caso surjam disputas sobre questões como quem inventou a tecnologia ou quem tem o direito de possuir os direitos de patente para ela.

Além de um rigoroso processo de documentação, as empresas também precisam estabelecer um procedimento de divulgação e avaliação da invenção. Isto normalmente envolve uma forma de divulgação da invenção para capturar os principais atributos da invenção em detalhes técnicos suficientes para que outro pessoal técnico possa avaliá-la para a proteção potencial da patente. O ideal é que este processo seja acompanhado de perto por uma equipe de avaliação de invenções de especialistas experientes em tecnologia e de um advogado de PI, que identifique as melhores opções para proteger a invenção (por exemplo, com uma patente ou como um segredo comercial). Esta equipe analisará a semelhança da invenção com outras tecnologias e verá se é provável que outras empresas a utilizem. Por exemplo, será uma mudança de jogo que outros terão que implementar para se manterem competitivos? A equipe também analisará as dimensões potenciais do mercado da invenção (especialmente se o licenciamento da patente for parte do plano de negócios), e onde os produtos que a incorporam serão vendidos ou fabricados.

Finalmente, as PMEs fariam bem em estabelecer um programa estratégico de desenvolvimento e gestão de portfólio de patentes. Estes programas podem ser tratados por advogados de patentes ou por pessoal técnico e/ou comercial interno. Como uma patente só é aplicável no país que a concedeu, e como as taxas de manutenção devem ser pagas durante toda a vida útil de uma patente, tal programa ajuda a determinar onde buscar proteção de patentes e por quanto tempo. Estas variáveis dependerão do mercado da invenção e da expectativa de vida da invenção em um produto. Embora o processo de patenteamento possa ser oneroso para as PMEs, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) administrado pela OMPI, oferece uma opção econômica quando se procura proteção em vários países. Por exemplo, ao apresentar um único pedido internacional ao abrigo do PCT, um requerente pode adiar o pagamento de algumas taxas significativas de depósito de patentes relacionadas à internacionalização por 2,5 anos, dando tempo para avaliar o valor comercial de uma invenção. Além disso, um número crescente de países oferece descontos às PMEs, para tornar o processo mais acessível.

Segredos comerciais

Alternativamente, as PMEs podem proteger seus produtos inovadores e outras informações não públicas como segredos comerciais.

A maioria dos países fornece alguma forma de proteção legal para informações confidenciais, incluindo segredos comerciais. É por isso que um programa de proteção de segredos comerciais se situa confortavelmente ao lado do programa de proteção de patentes, e é uma parte crítica da estratégia de PI de qualquer empresa. Os segredos comerciais são uma forma de direito não registrado, o que significa que não há formalidades perante um escritório de PI para protegê-los.

Os programas de segredos comerciais identificam informações técnicas e comerciais confidenciais e garantem que acordos de não-divulgação estejam em vigor ao compartilhar tais informações com parceiros potenciais, fornecedores e outros. Também garantem que os contratos dos funcionários contenham cláusulas que obriguem o pessoal a manter a confidencialidade de quaisquer informações técnicas e comerciais sensíveis com as quais entrem em contato no âmbito do trabalho.

Somente as informações por escrito que sejam verdadeiramente confidenciais devem ser marcadas como tal. Pode ser tentador marcar todos os documentos como confidenciais, mas um programa de confidencialidade excessivamente inclusivo pode resultar em informações verdadeiramente confidenciais tornadas desprotegidas. Portanto, é extremamente importante distinguir entre informações confidenciais e não-confidenciais.

Um programa de segredos comerciais também garante que somente os funcionários que precisam saber sobre as informações confidenciais para realizar seu trabalho tenham acesso a elas. Isto reduz o risco de divulgação de tais informações para além da empresa.

A estreita coordenação entre segredos comerciais e atividades de proteção de patentes é fundamental, especialmente porque algumas invenções podem ser mais bem protegidas como segredos comerciais e outras, que podem ser patenteáveis, também precisam ser tratadas como segredos comerciais até que os pedidos de patentes relevantes sejam depositados.

Direito de autor e conteúdo criativo

As PMEs também precisam analisar minuciosamente como a proteção dos direitos de autor pode beneficiar suas atividades empresariais. Os direitos de autor, que permitem ao proprietário impedir que outros copiem obras relevantes sem permissão, cobrem uma ampla gama de criações originais, incluindo, por exemplo, software de computador e materiais promocionais.

Os direitos de autor são imediatos e automáticos no momento da criação de qualquer obra original. Em outras palavras, o registro geralmente não é necessário. Entretanto, ainda é uma boa prática colocar um aviso de direitos de autor em qualquer obra criativa que seja retirada do âmbito da empresa. Este aviso informa ao público que a empresa pretende fazer valer seus direitos de autor e significa que um suposto infrator não pode alegar que não sabia que a obra estava protegida. Embora não haja nenhuma exigência formal para registrar direitos de autor, sistemas de registro voluntário podem existir em alguns países, e em outros, o registro pode ser um pré-requisito para fazer valer esses direitos. Por isso, é aconselhável buscar a legalidade nestas questões. Embora não haja nenhuma exigência formal para registrar direitos de autor, sistemas de registro voluntário podem existir em alguns países, e em outros o registro poderá ser um pré-requisito para fazer valerem esses direitos. Por isso, é aconselhável buscar a legalidade nessas questões.

Alternativamente, uma PME pode usar um serviço de selos temporais digitais para provar que uma obra já tinha sido criada − e que estava na posse do criador − em uma determinada hora e data. Tais serviços são de fácil utilização e acessíveis.

Marcas registradas e promoção da marca

As PMEs também podem obter benefícios significativos com o estabelecimento de um programa robusto de promoção da marca com o apoio de equipes de marketing.

As marcas registradas estão no âmago de qualquer programa de marcas. Ajudam a criar uma relação de confiança com os clientes, permitem às empresas distinguir seus produtos e serviços dos de seus concorrentes e construir sua reputação comercial.

As marcas comerciais só oferecem proteção nos mercados em que são concedidas. É por isso que as equipes de marketing precisam trabalhar em conjunto com especialistas em marcas registradas para determinar a disponibilidade de uma determinada marca nos mercados-alvo. Na gestão dos direitos de marca, é boa prática criar diretrizes internas para assegurar o uso apropriado de marcas em produtos e serviços e materiais de marketing, em particular, para evitar que se tornem termos genéricos, que não são aplicáveis.

O Sistema de Madri da OMPI para o Registro Internacional de Marcas oferece uma forma econômica e de fácil utilização para registrar − e posteriormente gerenciar − os direitos de marca em até 124 países, depositando um único pedido.

Os direitos de PI oferecem às PMEs a oportunidade de proteger suas inovações técnicas e a flexibilidade para otimizar suas atividades empresariais.

Mais uma vez, como direitos privados, cabe ao proprietário da marca monitorar qualquer comportamento abusivo ou infrator. A aplicação dos direitos de marca deve ser exigida perante os tribunais do país em que ocorre a infração, e em conformidade com as leis nacionais de marcas registradas, que normalmente prescrevem avisos específicos de registro de marca em produtos e serviços. As PMEs precisam seguir estas exigências para maximizar a concessão de danos em casos de infração.

Direitos de design

As PMEs também podem fortalecer sua marca e sua reputação no mercado através de seus designs. O design é um determinante fundamental para o sucesso comercial de qualquer produto e é um centro de interesse importante para todas as empresas. Um bom design agrega valor de mercado a um produto e o faz sobressair no meio da multidão. As PMEs podem proteger seu investimento em design com direitos de design, também conhecidos como patentes de design em algumas jurisdições. Os direitos de design protegem os aspectos ornamentais de um produto, incluindo o formato, a forma e cor. Para as PMEs, a solicitação de direitos de design em muitos países e, posteriormente, a gestão desses direitos pode ser um verdadeiro desafio. O Sistema de Haia, administrado pela OMPI para o Registro Internacional de Desenhos Industriais, oferece um mecanismo internacional único com vista a proteger, gerenciar e renovar os direitos de design de forma rápida e fácil simultaneamente em mais de 90 países, através de um pedido internacional.

Combater os infratores

Como referido, é da responsabilidade da PMEs combater qualquer abuso de seus direitos. Quais são as opções? Se ficar claro que os direitos de PI foram infringidos, a PME poderá realmente ser capaz de transformar a situação em uma nova oportunidade de negócios. Como? Através da negociação de um acordo de licença. Alternativamente, a empresa poderá fazer valer seus direitos em juízo. Para começar, vale a pena obter aconselhamento jurídico profissional. Em algumas jurisdições, a marcação de um produto com um aviso sobre os direitos de PI relevantes pode maximizar as perdas e danos, se uma PME obtiver satisfação em juízo. Esta marcação inicia o relógio para perdas e danos mais cedo, movendo-o desde o momento em que o infrator é notado até quando a infração de um produto marcado realmente começa.

Quando as vendas forem ameaçadas pela importação de mercadorias falsificadas ou pirateadas, poderá ser feito um pedido para solicitar à alfândega que detenha mercadorias suspeitas de infringir a legislação na fronteira, enquanto se aguarda o processo por infração. Quando os criminosos falsificam ou praticam pirataria em escala comercial, a aplicação da legislação civil poderá não ser eficaz e a polícia ou a inspeção do mercado poderão ter de ser acionadas.

Colaborações

As PMEs frequentemente colaboram com outras para adquirir capital, participar de atividades de P&D, levar produtos ao mercado ou licenciar sua tecnologia patenteada para outras pessoas. Normalmente, tais colaborações são sustentadas por direitos de PI.

Ao negociar essas relações, os proprietários de PI precisam ter uma compreensão clara do valor dos ativos de PI que trazem para a colaboração. Uma avaliação independente de PI poderá fornecer uma imagem mais clara, e potencialmente aumentar a quantidade de financiamento ou de investimento disponível. Um número crescente de empresas tem utilizado os direitos de PI como garantia. Isto pode abrir novas vias de financiamento para as PMEs, mas também acarreta riscos de perda dos ativos mais importantes da empresa, se houver inadimplência no empréstimo. Da mesma forma, ao licenciar ativos de PI, as PMEs precisam tomar cuidado para não sobrecarregar permanentemente sua patente com uma determinada licença, diminuindo assim o valor da patente (por exemplo, no caso de falência).

Atividades de pesquisas com financiamento governamental

Muitas PMEs entram em acordos contratuais com instituições acadêmicas financiadas pelo governo para apoiar suas atividades de P&D. Tais relacionamentos podem gerar benefícios significativos. Entretanto, as PMEs precisam considerar vários fatores antes de neles se envolverem.

Em primeiro lugar, precisam entender as políticas do governo sobre propriedade e gestão da PI decorrentes do empreendimento. As PMEs precisam assegurar-se de que poderão usar livremente esta PI, através de cessão de propriedade ou de licença. Esta análise deve levar em conta uma estratégia de saída por parte das PMEs, inclusive a possibilidade de a PI ser utilizada por um adquirente.

Em segundo lugar, as PMEs precisam garantir que os contratos de colaboração em P&D tratem de todas as formas de PI, para que tenham todos os direitos necessários para a comercialização. Por exemplo, se houver um processo de fabricação único criado através da colaboração, a PME poderá querer se referir a ele por sua denominação. Se esse processo for protegido por uma marca registrada, a PME precisará do direito de utilizá-lo em seus materiais de marketing.

Em terceiro lugar, o contrato deve definir cuidadosamente o escopo da licença, sua duração, os produtos cobertos, etc., para que o licenciado possa fabricar, utilizar e vender os produtos em questão.

Em quarto lugar, as partes dos contratos de pesquisa financiados pelo governo precisam pôr-se de acordo sobre como as melhorias do produto licenciado serão tratadas, e fornecer às partes acesso suficiente a qualquer PI que esteja incorporada nesses melhoramentos.

Reflexões finais

Vários tipos de direitos de PI oferecem às PMEs a oportunidade de proteger suas inovações técnicas e a flexibilidade para otimizar suas buscas comerciais. Para maximizar os benefícios dos direitos de PI, é fundamental para as PMEs desenvolver um programa de proteção de PI disciplinado e estratégico desde o início. Tal abordagem facilita enfoques e opções comerciais alternativas. Com os direitos de PI, as PMEs podem criar limites claros que apoiam colaborações bem sucedidas, comercialização e outros resultados positivos à medida que suas atividades empresariais evoluem.

Para iniciar, verifique o diagnóstico de PI da OMPI.