Пять лет решению по делу компании «Alice»: пять уроков из практики разрешения судебных споров, связанных с патентами на программное обеспечение

Джозеф Салтиэл, юридическая фирма «Marshall Gerstein & Borun LLP», Чикаго, США

Прошло пять лет после того, как в своем важнейшем решении по делу «Alice Corp. v CLS Bank International» Верховный суд предусмотрел состоящий из двух этапов порядок проверки патентов на программное обеспечение на предмет возможной непатентоспособности заявленного объекта в соответствии с положениями Патентного закона США (35 USC, раздел 101). Согласно этому порядку сначала суд обязан определить, не является ли предметом формулы изобретения непатентоспособный объект (например, абстрактная идея); если это так, то суду надлежит установить, присутствуют ли в заявке другие элементы, превращающие предмет заявки в патентоспособный объект. Проведение такой проверки, состоящей из двух этапов, в отношении предмета спора в рамках дела компании «Alice» дало Верховному суду основания утверждать, что уже известные идеи по определению являются абстрактными, а упоминание в формуле изобретения обычного компьютера для реализации подобной известной идеи не дает оснований говорить о ее патентоспособности. Дело «Alice» оказало большое влияние на дальнейшие судебные решения, касающиеся патентов на программное обеспечение. Оно также предоставило в распоряжение ответчиков новый и весьма убедительный аргумент, который можно использовать уже на ранних стадиях судебного процесса. В свою очередь, патентовладельцам необходимо учитывать этот новый аргумент при разработке стратегий ведения судебных споров; кроме того, это решение заставило компании усомниться в ценности патентов на программное обеспечение. Прошедшие после принятия этого решения пять лет и сотни судебных решений, вынесенных с применением принципа, изложенного в решении по делу «Alice», коренным образом изменили ситуацию в сфере судебных споров, касающихся патентов на программное обеспечение. Ниже рассказывается о пяти уроках, которые можно извлечь из истории таких судебных споров за период, прошедший после принятия решения по делу «Alice».

Решение по делу «Alice» необходимо учитывать в рамках всех судебных споров, касающихся патентов на программное обеспечение.

До принятия решения по делу «Alice» оспаривание патентов на программное обеспечение в судах на основании их непатентоспособности было редким явлением. После «Alice» уже сотни патентов на программное обеспечение ежегодно оспариваются в судах. В большинстве подобных случаев суды удовлетворяли требования истцов (по меньшей мере – частично). Практика ссылки на прецедент, созданный решением по делу «Alice», в ходе судебных споров по поводу патентов на программное обеспечение приобрела повсеместный характер. Теперь патенты на программное обеспечение оспариваются часто, а соответствующая аргументация используется на ранних стадиях судебных процессов. Более чем в половине подобных случаев аргументация, основанная на решении по делу «Alice», применялась в рамках ходатайств о вынесении судьей решения без дальнейшего судебного разбирательства, которые обычно подаются на ранних стадиях процесса. Таким образом, любому патентовладельцу, планирующему принять меры в целях обеспечения соблюдения своего патента на программное обеспечение, необходимо учитывать возможность того, что такой патент будет оспорен в суде на основании прецедента, созданного решением по делу «Alice». Аналогичным образом любому ответчику, обвиняемому в нарушении патента на программное обеспечение, следует изучить возможность использования аргументации, опирающейся на решение по делу «Alice».

Юридическая экспертиза патентов на программное обеспечение в соответствии с решением по делу «Alice» отличается от юридической экспертизы в иных случаях.

Стороны в судебных спорах обязаны соблюдать Федеральный кодекс доказательственного права. Положения этого Кодекса определяют надлежащее время рассмотрения доказательств, их пригодность, а также порядок их подачи и рассмотрения. В тексте юридических документов (особенно если речь идет о патентах) определяющее значение имеют формулировки. Юристы могут бесконечно долго обсуждать значение тех или иных слов в формуле изобретения, и совершенно обычные на первый взгляд фразы могут полностью изменить ход судебного разбирательства. А вот в контексте проверки патентов на программное обеспечение с применением критериев, предусмотренных в решении по делу «Alice», доказательства и формулировки не столь фажны.

При проверке патента с применением указанных критериев суд сначала должен определить, строится ли формула изобретения вокруг той или иной абстрактной идеи. Обычные методы, связанные с программным обеспечением, являются абстрактными. Но, поскольку первый вопрос, на который суд должен дать ответ, – это вопрос права, ответчик не обязан представлять доказательства того, что предмет формулы изобретения является обычным (а, следовательно, – абстрактным). Несмотря на то, что в решении по делу «Alice» приводились ссылки на публикации, подтверждающие абстрактный характер соответствующей концепции, большинство судов, опиравшихся на этот прецедент, не утруждалось подтверждением своих выводов доказательствами. Адвокатам просто достаточно было привести этот аргумент. Кроме того, для обеих частей проверки, предусмотренной решением по делу «Alice», не имеет значения ни терминология, использованная в заявке, ни ее объем или сложность. Рассматривая дело «Alice», суд не занимался анализом содержащихся в заявке формулировок, а просто указал, что формула изобретения относится к «использованию третьей стороны для нейтрализации риска непроведения расчетов», и пришел к выводу о том, что эта идея является обычной (т.е. абстрактной). После дела «Alice» большинство судов при проведении экспертизы опирается не на слова, в которые облечена формула изобретения, а на характеристику этой формулы. Поэтому судебное решение, основанное на прецеденте, который был создан в решении по делу «Alice», может и не сопровождаться доказательствами, а также не зависеть от того, какие именно слова были использованы при составлении формулы изобретения.

Решение по делу «Alice» позволяет оперативно принимать решения по судебным спорам, связанным с сомнительными патентами на программное обеспечение.

Программное обеспечение не существует в качестве осязаемого предмета, а является комбинацией большого числа единиц и нулей. Одна и та же функциональность может воплощаться в бесконечном числе различных вариантов программного обеспечения. Программное обеспечение по определению абстрактно, но, поскольку оно также может быть патентоспособным, «абстрактность» по смыслу решения по делу «Alice» должна означать что-то другое.

Как правило, исходный код программного обеспечения не является достоянием гласности, а определить его при помощи обратного проектирования бывает сложно. Программное обеспечение постоянно меняется, причем ни такие изменения, ни их причины, как правило, нигде не фиксируются; в сфере программного обеспечения также отсутствуют соглашения о стандартных наименованиях. Все это затрудняет решение вопроса о действительности того или иного конкретного патента на программное обеспечение. Например, в данной связи могут возникать сложности с определением уровня техники, проведением технических сравнений, а также подтверждением достаточности раскрытия. Речь идет о необходимости проверки многих различных фактов. Для того, чтобы выиграть спор, касающийся действительности патента, ответчику в большинстве случаев придется довести дело до суда или даже пройти всю процедуру судебного разбирательства до конца, даже если речь идет об очень сомнительных патентах.

Решение по делу «Alice» дает в руки ответчику более простой способ доказать недействительность патента, который и так мог бы быть признан недействительным по причине отсутствия новизны, очевидности или недостаточного раскрытия. В случае с делом «Alice» предметом рассматриваемого патента на программное обеспечение была обычная методология. При этом суд счел ее абстрактной именно потому, что она была обычной. Для того, чтобы объект патентной заявки стал патентоспособным, необходимо было присутствие в формуле изобретения еще какого-то элемента, который превратил бы непатентоспособный объект в патентоспособный. В решении по делу «Alice» суд счел, что использование обычного компьютера для применения соответствующей методологии не сделало изобретение патентоспособным. Иными словами, сочетание одного обычного элемента с другим обычным элементом не делает заявленное изобретение патентоспособным. Анализ на предмет очевидности дает тот же результат. Используя вместо анализа патента на предмет очевидности процедуру проверки, предусмотренную в решении по делу «Alice», суды приходят к выводу о недействительности патентов, но при этом оставляют за скобками требования в отношении очевидности, включая доказательства того, что указанные элементы являются обычными, а также причины, побудившие изобретателя к сочетанию этих элементов.

В решении по делу «Alice» также поясняется, что сочетание обычной методологии с обычным компьютером представляет собой ненадлежащую попытку монополизировать абстрактную идею. Иными словами, если формула изобретения является достаточно широкой для того, чтобы охватить (или предвосхитить) все возможные варианты воплощения той или иной идеи, это свидетельствует о том, что такая формула имеет абстрактный характер. Кроме того, такая широкая формула, по всей вероятности, окажется непатентоспособной по причине недостаточности раскрытия изобретения, поскольку сомнительно, что в патентной спецификации может содержаться информация, достаточная для раскрытия любого возможного варианта идеи. Вместо того, чтобы вынуждать ответчика решать более сложную задачу, связанную с идентификацией возможных вариантов и доказыванием того, что спецификация их не раскрывает, решение по делу «Alice» упрощает проведение анализа, позволяя ответчику утверждать, что формула является слишком широкой, а, следовательно, – абстрактной и непатентоспособной.

Решение по делу «Alice» сводит анализ патентоспособности к решению вопроса об абстрактности формулы изобретения. При этом абстрактность по смыслу решения по делу «Alice» – это один из способов отсеивания таких патентов на программное обеспечение, которые являются либо слишком очевидными, либо слишком широкими по своему охвату для того, чтобы отвечать требованию достаточного раскрытия. Предоставляя ответчикам возможность проверки с применением упрощенной процедуры вместо экспертизы на предмет новизны, очевидности или достаточности раскрытия, решение по делу «Alice» позволяет им избежать многочисленных сложностей, связанных с перепроверкой фактов и доказыванием недействительности патента, благодаря чему они могут подавать ходатайства о вынесении судьей решения без судебного разбирательства на ранних стадиях процесса, тем самым избегая дальнейших судебных процедур.

Решения, основанные на прецеденте «Alice», невозможно спрогнозировать.

Несмотря на то, что суды постоянно проводят состоящую из двух этапов проверку, предусмотренную решением по делу «Alice», результаты такой проверки в каждом конкретном случае предсказать невозможно. Один суд может признать патент на программное обеспечение недействительным, а другой суд – принять решение о действительности сходного с ним патента. В отношении многих патентов на программное обеспечение сделать точный прогноз просто невозможно. Как недавно заявил, выступая перед членами Конгресса, главный судья Федерального судебного округа Поль Мичел, применение принципа, предусмотренного в решении по делу «Alice», было «слишком беспорядочным, непоследовательным и хаотичным».

В решении по делу «Alice» были смешаны факторы патентоспособности, очевидности и достаточности раскрытия. Патентное право и так является достаточно запутанной областью, но, ориентируясь на дело «Alice», суды вынуждены сваливать в одну кучу три отдельные и сложные по своей природе правовые концепции, опираясь на общие характеристики формулы изобретения без глубокого изучения фактических обстоятельств дела. Это – сложная задача, и поэтому спрогнозировать результаты применения судами принципов решения по делу «Alice» к делам о патентах на программное обеспечение невозможно.

Как Ведомство США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), так и Апелляционная палата Федерального судебного округа пытались внести ясность в данный вопрос, но не преуспели в этом. Директор ВПТЗ США Андрей Янку признал наличие этой проблемы; реакцией на нее стали недавно опубликованные руководящие принципы ВПТЗ США относительно применения процедуры, закрепленной в решении по делу «Alice», целью которых является «подразделение решений о признании патентов недействительными на четко определенные категории [например, 101, 102, 103 и 112] и отказ от смешения категорий изобретений, с одной стороны, и критериев патентоспособности, с другой». Хотя эти руководящие принципы весьма полезны, у ВПТЗ США по-прежнему связаны руки из-за решения по делу «Alice». Кроме того, указания ВПТЗ США не имеют обязательной силы для судов, и в некоторых случаях последние отказывались им следовать.

Апелляционная палата Федерального судебного округа также предпринимала попытки придать практике применения принципов, содержащихся в решении по делу «Alice», хоть какую-то последовательность. Например, она постановила, что вторая часть процедуры проверки, предусмотренной в решении по делу «Alice», может потребовать исследования фактических обстоятельств дела. Однако это решение является ограниченным по своим последствиям, поскольку не относится к первой части указанной процедуры. Кроме того, некоторые суды пришли к выводу об отсутствии необходимости в исследовании фактических обстоятельств в рамках тех конкретных дел, которые они рассматривали, что свело на нет эффективность вышеупомянутого решения. Вне зависимости от этого свобода действий Апелляционной палаты Федерального судебного округа в связи с данным вопросом все равно является ограниченной по причине того, что она сама обязана руководствоваться решением по делу «Alice». В частности, один из судей этой Палаты, признав отсутствие ясности в вопросе об определении патентоспособности, заявил юристам, что в этом плане они «могут надеяться исключительно на Верховный суд или Конгресс» (см. решение по делу «Athena Diagnostic, Inc. v Mayo Collaborative Services, LLC»). В данной связи Апелляционная палата Федерального судебного округа опубликовала восемь различных мнений относительно того, каким именно образом следует применять решения Верховного суда США по вопросам, касающимся патентоспособности. Итак, если по прошествии пяти лет после принятия решения по делу «Alice» даже этот суд не может прийти к единому мнению в отношении порядка проверки патентоспособности, нет никакой возможности заранее предсказать судебные решения по спорам, связанным с патентами на программное обеспечение.

В будущем количество патентов на программное обеспечение, способных выдержать проверку в соответствии с решением по делу «Alice», должно увеличиться.

В 2015 г. более чем в 60 процентах случаев патенты на программное обеспечение, оспоренные со ссылкой на решение по делу «Alice», признавались недействительными по меньшей мере по одному из пунктов формулы изобретения. Вместе с тем начиная с 2015 г. количество патентов на программное обеспечение, которые удалось успешно оспорить со ссылкой на решение по делу «Alice», ежегодно снижалось. Что касается 2019 г., то к настоящему времени количество патентов, которые были полностью или частично аннулированы в судебном порядке на основе прецедента, созданного делом «Alice», составляет менее 50 процентов. Данная тенденция свидетельствует о том, что количество патентов, успешно оспоренных со ссылкой на дело «Alice», будет падать и впредь. Как уже отмечалось выше, согласно постановлению Апелляционного суда по федеральному округу по меньшей мере в некоторых подобных случаях требуется проводить проверку фактов, что затрудняет разрешение споров, связанных с прецедентом «Alice», на ранних стадиях судебного процесса, замедляет процесс принятия решений по таким спорам, а также повышает шансы на их разрешение с использованием других оснований. Кроме того, некоторые истцы больше не стремятся добиваться получения и/или доказывать действительность сомнительных патентов на программное обеспечение (или же требуют такую маленькую компенсацию, что использование процедуры обжалования патента с использованием прецедента «Alice» не является экономически оправданным). Кроме того, действуя с оглядкой на «Alice», податели патентных заявок стали более качественно составлять формулы своих изобретений, а ВПТЗ США повысило качество экспертизы заявок на предмет патентоспособности. Поэтому недавно выданные патенты имеют более высокие шансы пройти проверку по процедуре, предусмотренной в решении по делу «Alice», в рамках судебного разбирательства. Кроме того, в случаях, когда вопрос о патентоспособности рассматривается на этапе судопроизводства, суды могут принять во внимание постановление ВПТЗ США относительно «Alice». Таким образом, представляется вероятным, что в дальнейшем число случаев аннулирования патентов на программное обеспечение в судебном порядке на основании прецедента «Alice» продолжит снижаться.

Тот факт, что решение по делу «Alice» уже посеяло и будет продолжать сеять хаос при рассмотрении судебных споров, связанных с патентами на программное обеспечение, не вызывает сомнений. Хотя отмена Верховным судом США его единогласного решения по делу «Alice» и представляется маловероятной, Конгресс США активно изучает вопрос о принятии закона, аннулирующего решение по делу «Alice». Если такой закон будет принят, он окажет заметное влияние на рассмотрение судебных споров, связанных с патентами на программное обеспечение, и, вероятнее всего, обратит вспять многие из вышеуказанных тенденций. Пока такой новый закон еще не принят и не применяется в судебных процессах, сложно оценить его потенциальные последствия.

Джозеф Салтиэл является специальным юрисконсультом фирмы «Marshall, Gerstein & Borun LLP». Будучи адвокатом, представляющим интересы клиентов в судебных спорах, касающихся ИС, он имеет обширный опыт успешной адвокатской работы по вопросам ИС в судах на всей территории США, а также в ВПТЗ США и Комиссии по международной торговле. Кроме того, г-н Салтиэл регулярно консультирует клиентов по таким аспектам ИС, как лицензирование, общеправовые вопросы, СНИ, комплексная юридическая экспертиза и другие вопросы. Адрес его электронной почты - jsaltiel@marshallip.com.