Путь к охране: как подготовить хорошую стратегию в области товарных знаков с самого начала

Кэтрин Парк, консультант по вопросам стратегии в области товарных знаков, бывший главный юрисконсульт по вопросам управления брендом, GE, Коннектикут, США

Вывод на рынок нового бренда — затратное творческое начинание, которое потребует принятия некоторых просчитанных рисков. Часто юристу отводится второстепенная роль. Основное внимание уделяется, как правило, работе консультантов по брендингу, проведению опросов и фокус-групп, которые позволяют получить обратную связь относительно рассматриваемых вариантов бренда, деятельности маркетологов, которые создают историю бренда и готовят рекламную кампанию для его вывода на рынок, и, конечно же, работе генерального директора, который будет представлять бренд. Но не обманывайтесь. Работа юриста имеет огромное значение для успешного и беспроблемного вывода продукта на рынок.

Много написано о том, как обеспечить охрану товарного знака. Одним из важнейших этапов в создании охраняемого бренда является проверка товарного знака на тождество и сходство. Однако подходы к проведению такой проверки могут различаться. Для определения эффективной стратегии поиска при ее проведении необходимо ответить на ряд ключевых вопросов. Независимо от того, являетесь ли вы штатным юристом или консультируете клиента в качестве внештатного специалиста, следующие советы можно использовать в качестве ориентира.

Работа юриста имеет огромное значение для успешного и беспроблемного вывода продукта на рынок.

Определите сроки и бюджет

Расскажите клиенту о временных и финансовых затратах, связанных с проведением надлежащей проверки товарного знака на тождество и сходство, и определите бюджет. Маркетологи, как правило, хотят вывести бренд на рынок сразу после утверждения бизнес-планов. Поэтому важно, чтобы консультант объяснил, почему это может оказаться невозможным, что необходимо время для проверки товарного знака на тождество и сходство и что проведение проверки можно ускорить, но для этого потребуются значительные ресурсы. Быстрый вывод бренда на рынок может оказаться трудной задачей, если указанная проверка должна охватывать несколько стран, учитывая непредсказуемость в работе юристов в различных юрисдикциях и возможную необходимость проведения дополнительной работы для оценки потенциальных рисков. Само собой разумеется, чем раньше будет привлечен юрист, тем выше шансы быстрее завершить проверку товарного знака. Как юрист, вы можете помочь в решении вопросов, связанных с проведением предварительного поиска, с тем чтобы отсеять знаки, которые может оказаться невозможно использовать и зарегистрировать.

Решите, где будет проводиться поиск

Выбрать, где проводить поиск для проверки товарного знака на тождество и сходство, может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Многие бренды создаются для использования в нескольких юрисдикциях, но если и найдутся компании, которые проводят по-настоящему глобальный поиск по товарным знакам, то таких компаний будет немного. На практике компании предпочитают проводить поиск только на важнейших рынках. Такие половинчатые меры они объясняют тем, что если товарный знак доступен на этих рынках, то вряд ли возникнут серьезные проблемы с его использованием в других странах. Однако определение важнейших рынков не сводится лишь к простой оценке размера потенциальной клиентской базы. Разумеется, эти рынки важны, но важно также учитывать страну, в которой находится основной конкурент вашего клиента, и страну, из которой осуществляется поставка товаров. Например, поиск по базе данных товарных знаков Сообщества, зарегистрированных в Европейском союзе, позволяет понять общеевропейскую картину, но, если конкурентом вашего клиента является компания, базирующаяся в Германии, следует подумать о том, чтобы провести поиск и по базе данных Ведомства по товарным знакам Германии.

В настоящее время существует множество замечательных сервисов, которые обещают и обеспечивают быстрый всеобъемлющий глобальный поиск по товарным знакам. Искусственный интеллект значительно ускорил подготовку и представление результатов поиска.

Кроме того, необходимо рассмотреть страны, в которых планируется подать заявку на внесение товарного знака вашего клиента в национальный таможенный реестр. Таможенные органы играют ключевую роль в обеспечении пограничного контроля и в борьбе с контрафактной продукцией. Включение товарного знака в таможенный реестр осуществляется, как правило, на основании действительной и действующей регистрации товарного знака в соответствующей стране. Таможенные органы могут пресечь экспорт (и импорт) контрафактной продукции. Если товарный знак, рассматриваемый вашим клиентом, будет использоваться в отношении продукции, которую, скорее всего, будут подделывать, в стратегию поиска следует включить и страны с высоким риском производства и экспорта контрафактной продукции.

Определите классы для поиска

В то время как поиск по товарным знакам проводится по классу или классам товаров и услуг, для которых будет использоваться предлагаемый знак, более широкий анализ с охватом смежных товаров и услуг часто позволяет получить стратегическое преимущество. Преждепользователь, использующий данный знак в отношении смежного класса товаров или услуг, мог расширить его использование на товары или услуги того класса, который представляет интерес для вашего клиента, но при этом мог еще и не подать заявку на регистрацию в отношении соответствующих товаров или услуг. Кроме того, ваш клиент может принять решение о расширении использования товарного знака на другие классы товаров в будущем. Хорошее знание отрасли, в которой будет использоваться товарный знак, является ключом к проведению такой оценки.

Помните о повышенных рисках для описательных знаков

Юристы, занимающиеся товарными знаками, знают, что с «сильными» — выдуманными (например, Pepsi® или Oreo®) или произвольными (например, Apple® или Amazon®) — знаками, которые никак не указывают на соответствующий товар или соответствующую услугу, возникает меньше всего проблем при проведении проверки на тождество и сходство. А после регистрации их охрану обеспечивать проще всего.

Тем не менее многие компании придерживаются противоположного подхода и хотят, чтобы товарный знак давал покупателю некоторое представление о том, что он приобретает. Чем более описательным является товарный знак, тем больше трудностей возникает при его проверке на тождество и сходство. Реестры заполнены сходными знаками, требующими анализа зачастую небольших различий. Когда элементы знака широко используются в определенной области или носят описательный характер, юристу необходимо учитывать следующие аспекты: сколько существует таких знаков; используются ли они другой компанией для продуктов, которые полностью или частично совпадают с продуктами, для которых будет использоваться предлагаемый знак, и сильно ли они схожи с предлагаемым знаком; а также являются ли какие-либо из зарегистрированных раньше знаков в достаточной степени общеизвестными, чтобы их владелец мог претендовать на их расширенную охрану.

Дополнительным шагом при проверке описательного знака является тщательное изучение товаров и услуг, указанных в регистрациях и заявках преждепользователей. В Соединенных Штатах, где для товарного знака необходимо указать конкретные товары и/или услуги, для идентификации которых он будет использоваться, допускается использование и регистрация схожего знака, если товары различаются в достаточной степени. Однако во многих других юрисдикциях, где достаточно указания более общей информации о товарах и услугах или вообще только названий классов, в регистрации знака может быть отказано при отсутствии согласия правообладателя или соглашения о сосуществовании знаков.

Учитывайте риски и выгоды при получении согласия на использование знака и заключении соглашения о сосуществовании

Когда в результате поиска обнаруживается, что существует преждепользователь или что зарегистрирован идентичный или почти идентичный знак, трудно передать, насколько это плохие новости. Спасти положение может заключение с другой стороной соглашения, в соответствии с которым та разрешает использование знака или соглашается на сосуществование своего знака с новым знаком при условии выполнения определенных обязательств. При рассмотрении возможности заключения такого соглашения следует учитывать, во-первых, вероятность того, что владелец зарегистрированного знака захочет его заключать, и, во-вторых, готовность клиента платить за это. Если ваш клиент не готов отказаться от предлагаемого знака в случае отказа в разрешении на его использовании или в случае невозможности договориться о размере платы за предоставление такого разрешения, обращаться к владельцу знака с соответствующей просьбой рискованно. Попытка получить указанное разрешение подразумевает признание действительности прав преждепользователя. Таким образом, использование знака в том случае, когда согласие было запрошено, но не было получено, может стать основанием для предъявления иска об умышленном нарушении прав, и, помимо прочих последствий, в этом случае суд может присудить компенсацию ущерба в увеличенном размере.

Кроме того, необходимо учитывать, будет ли такое соглашение признано ведомством по товарным знакам в той стране, где подается заявка на регистрацию. Не все ведомства безоговорочно принимают такие соглашения. Даже в тех странах, где такие соглашения принимаются, ведомства по товарным знакам могут провести проверку подобного соглашения и отклонить его, если сочтут, что его условия не позволяют потребителям в достаточной степени избежать путаницы. Ценные рекомендации по этому вопросу могут дать опытные юристы в соответствующем регионе.

Выбрать, где проводить поиск для проверки возможности использования товарного знака, может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, что согласие на регистрацию или соглашение о сосуществовании часто касается только текущего использования знака. Рынки развиваются, и соглашение, которое не предполагает изменений в дальнейшем, может создать серьезные проблемы для расширения бизнеса и может привести к затратным судебным тяжбам в нескольких юрисдикциях для урегулирования соответствующих прав сторон.

Полагайтесь не только на фирмы, оказывающие услуги поиска, и технологии, но и на тщательный юридический анализ

В настоящее время существует множество замечательных сервисов, которые обещают и обеспечивают быстрый всеобъемлющий глобальный поиск по товарным знакам. Искусственный интеллект значительно ускорил подготовку и представление результатов поиска. Тем не менее полученные таким образом результаты все еще требуют тщательного юридического анализа и основательной оценки. Зачастую в зависимости от характера продукта и соответствующего рынка, искушенности или неискушенности потенциальных покупателей, а также отраслевой практики, знак, в отношении которого по результатам поиска вынесено заключение о высокой степени риска, в свете прочих факторов может оказаться приемлемым для вас и вашего клиента. Аналогичным образом, знак, признанный по результатам поиска уникальным, может на самом деле представлять собой риск с учетом известных вашему клиенту фактов.

Избегайте несанкционированной юридической деятельности

При подготовке заключения необходимо понимать собственные ограничения. Сегодня как никогда просто получить доступ к информации о товарных знаках, которые зарегистрированы или используются в какой-либо стране мира. Но, если у вас нет лицензии на осуществлении деятельности в данной юрисдикции, не спешите давать заключение относительно возможности использования знака. Во-первых, то, что может представлять проблему в вашей стране, в другой стране может трактоваться по-другому. Во-вторых, специалист по товарным знакам, который знает, как применяются законы в данной стране или в данном регионе, может лучше проконсультировать клиента относительно возможных рисков. И, в-третьих, если у вас нет необходимой лицензии, то в некоторых странах вас могут обвинить в незаконном занятии юридической практикой.

Учитывайте рыночные тенденции

Следите за тенденциями в той отрасли, где может использоваться знак. Узнайте, кто является конкурентами вашего клиента, и изучите их знаки при разработке стратегии поиска. Многие брендинговые компании при создании новых знаков для своих клиентов учитывают отраслевые тенденции. Такой подход может помочь компании, желающей создать новый бренд, который легко вольется в местный язык, но это означает также, что другие компании могут задуматься об использовании схожих знаков. Выбор в пользу гипертрендовых знаков является рискованным, не в последнюю очередь из-за промежутка времени между подачей заявки на товарный знак и его внесением в реестр товарных знаков (и доступностью для поиска), а также из-за сроков регистрации, установленных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

Кроме того, следует принимать во внимание риск, связанный с использованием понятия, которое впоследствии может быть признано описательным. Когда компании впервые начали подавать заявки на регистрацию товарных знаков со словом «smart» в отношении устройств, способных подключаться к Интернету и другим устройствам, ведомства по товарным знакам регистрировали такие знаки, не требуя указывать, что это слово является неохраняемым элементом товарного знака. Но с тех пор как данное слово стало пониматься ведомствами по товарным знакам как указание на функциональные возможности, оно более не является охраняемым элементом товарного знака. Даже компании, зарегистрировавшие права на товарные знаки с элементом «smart», не могут защитить свои права в случае последующей подачи другими компаниями заявок на регистрацию знаков с этим элементом.

Придерживайтесь здравого смысла на протяжении всего процесса

Проверка товарного знака требует здравого смысла. Убедитесь, что вы понимаете, что означает незнакомое понятие. Не является ли товарный знак свободным потому, что представляет собой слово, имеющее такое значение, что большинство компаний не хотело бы, чтобы оно ассоциировалось с их продукцией? А как переводится знак, если он будет использоваться в нескольких странах? Может ли знак, приемлемый в одном регионе, создавать негативное представление о продукции или оскорблять чьи-то чувства в другом регионе? Удивительно, но маркетологи не всегда осведомлены об этих аспектах. Хороший юрист может сделать подобный анализ частью своего подхода к работе, поскольку непреднамеренный посыл, который бренд может заключать в себе, может привести к возникновению юридических вопросов.