Alice案五年之后：诉讼案中处理软件专利的五个启示
约瑟夫·萨尔蒂尔，美国芝加哥Marshall Gerstein & Borun事务所
五年前，最高法院在Alice公司诉CLS国际银行一案中的判决具有重要历史意义。Alice案确立了两步测试法，用于确定某项软件专利根据美国专利法（美国法典第35卷第101节）是否因主题不合格而不能申请专利。根据两步测试法，法院必须首先考虑专利申请是否针对不可申请专利的概念，如抽象概念，如果是，法院应考虑其他权利要求项目是否能将权利要求转化为可申请专利的概念。运用两步测试法，Alice案判定，已知概念是抽象的，在权利要求中详述使用常规计算机实现已知概念不能将权利要求转化为可申请专利的主题。Alice案对软件专利诉讼产生重大影响。该案也让被告方有了一个非常成功的新辩护理由，可在诉讼前期使用。而专利权人的诉讼策略必须考虑这个新辩护理由，也有很多企业对软件专利的价值提出质疑。之后的五年中依据Alice案的法院判决成百上千，软件专利诉讼形势发生巨大变化。以下是Alice案之后软件专利诉讼的五大启示。
每例软件专利诉讼都应当考虑Alice案。
Alice案之前，软件专利很少受到不能申请专利的质疑。Alice案之后，每年有数百起针对软件专利可专利性提出的质疑。大多数质疑至少获得部分成功。软件专利案件普遍以Alice案为依据。对软件专利的质疑司空见惯，往往出现于诉讼初期。根据Alice案提出的质疑有半数以上在初期就以处置性动议的方式解决，法院无需进一步审判即判定支持某一方的权利要求。因此，每一位专利人准备主张软件专利权时均须考虑根据Alice案受到专利性质疑的可能性。同样，受到软件专利侵权指控的每一位被告应当考虑依据Alice案提出动议。
依据Alice案的软件专利法律分析与其他法律分析不同。
诉讼各方必须遵守《联邦证据规则》。联邦证据规则规定何时审查证据，哪些证据符合要求，如何提交证据以及如何审查证据。法律文书的措辞十分关键，专利案中尤其如此。律师们花费无数时间讨论权利要求中措辞的含义，往往案件因为最为平平无奇的语句而发生反转。但软件专利面临Alice式调查时，证据和措辞并不那么重要。
依据Alice案，法院必须首先决定权利要求是否涵盖抽象概念。软件的常规方法属于抽象事物。但由于这个首先做出的决定是法律问题，被告无需提交证据证明权利要求的常规性（也即抽象性）。Alice案的判决援引一些出版物证明案中概念的常规性，而大多数法院以Alice案为依据时并未使用证据支持其调查结论。有律师辩词就足够了。此外，权利要求使用的术语或权利要求的篇幅和复杂程度对于Alice测试法两步均无影响。Alice案并未分析权利要求的措辞，而是将权利要求概括为“第三方用来降低结算风险的工具”，认为这是常规概念（即抽象概念）。Alice案之后，大多数法院分析案件时依据权利要求的概括而非其中具体措辞。此后，Alice式判决无须证据支持，也基本不取决于权利要求具体措辞。
Alice案使得质疑软件专利有效性的诉讼案件可以快速解决。
软件并非实体存在；它由许多个0和1构成。软件也可通过无穷无尽的方法实现同样的功能。软件本质上是抽象的，但软件也可申请专利，因此Alice案所指抽象性另有含义。
一般来说，软件源代码并不公开，逆向工程有难度。软件不断变化，关于变化或变化的理由往往没有记录，而且软件没有标准的命名约定。这些特点决定了软件专利的有效性很难判断。举例来说，可能很难发现现有技术，进行技术比较或是判断信息披露是否提供实施条件。此类调查涉及大量事实。为证明专利无效，即使是疑问很大的专利，被告一般也需要在诉讼中到达或者通过审判阶段。
Alice案让被告在原本缺乏新颖性、显而易见或不能实施方能宣告无效的情况下更容易达到宣布专利无效的目的。在Alice案中，涉案软件专利使用常规方法。法院因其常规性判定该方法的抽象性。要想申请专利，权利要求需要能够将不可申请专利主题转化为可申请专利主题的其他项目。Alice案的结论是，使用常规计算机执行该方法不足以构成申请专利的合格性。也就是说，两个常规项目的结合不足以构成申请发明的专利性。显而易见性分析的结论相同。法院没有采用显而易见性分析，而是利用Alice式分析法得到专利无效的结论，但放弃了显而易见性要求，如权利要求项目常规性的证据以及结合这些项目的理由。
Alice案还指出，为了垄断抽象构思，将传统方法与传统计算机结合并非恰当做法。换言之，如果一项权利要求足够宽泛，涵盖（或预先排除）该构思的所有实施例，这就说明该权利要求是抽象的。如此宽泛的权利要求也有可能因不能实施而无效，因为专利说明书不大可能提供足够支持，让某一构思各种可能的变形方式都得到实施。但Alice案让被告辩称权利主张过于宽泛，因此具有抽象性，不可申请专利，从而简化分析，被告就不必提出实施例并证明说明书不能支持其实施，免去麻烦。
Alice案询问权利要求是否抽象，从而确定了问题的范围。但根据Alice案，抽象性是一种手段，用来去除那些明确显而易见或过于宽泛而无法实施的软件专利。使用Alice式分析法而非预期分析、显而易见性分析或实施性分析，被告可以绕开诉讼证据开示和证明无效涉及的很多复杂因素，从而尽早申请处置性动议，努力避免更多的审判程序。
Alice式判决不可预测。
虽然Alice案提出的两步测试法一直在法庭上应用，其结果却难以预测。有的法院会判定某软件不能授予专利，但在另一个法院类似的软件却可能被判定可以授予专利。对于很多软件专利而言，很难做出可靠的预测。联邦巡回上诉法院前任首席法官Paul Michel最近在国会作证，称Alice案判决的应用“过于缺乏连贯性和一致性，过于混乱。”
Alice案融合了可专利性、显而易见性和实施性。专利法律自身已经是纷繁复杂，有了Alice案，法院不得不拼凑三种有差别的复杂法律概念，以权利主张的一般性概括为依据，既无证据也无完善记录。这项工作有难度，导致法院在软件专利案应用Alice案判决时存在不确定性。
美国专利商标局（美国专商局）和联邦巡回上诉法院都试图保证一致性，但效果不佳。美国专商局局长安德烈·扬库认识到这个问题，最近颁布了应用Alice案判决的美国专商局指导原则，“让驳回留在自己的车道[如101, 102, 103, and 112节]，不要再把发明类别与专利性条件混为一谈。”这些指导原则有所助益，但美国专商局仍然因Alice案受限。此外，各法院并不受美国专商局指导原则约束，某些情况下选择不遵循这些原则。
同样，联邦巡回上诉法院也希望让Alice案的应用保持一定的一致性。举例来说，联邦巡回上诉法院判定，Alice分析法的第二步需要事实调查。这个判定的效果有限，因为它不适用于Alice分析法的第一步。此外，某些法院认定其审理案件不需要事实调查，上述判定也失去意义。无论如何，联邦巡回上诉法院能力有限，因为它自身也局限于Alice案。事实上，联邦巡回上诉法院某法官承认专利性评估不够清楚明确，给从业人员的忠告是，“我们（你们）的唯一希望在于最高法院或国会”给予澄清。参见Athena诊断公司诉Mayo协作服务公司一案。该案中，联邦巡回上诉法院给出七份不同意见，讨论如何应用美国最高法院的专利性判决。现在，Alice案已经过去五年，既然联邦巡回上诉法院还对专利性的评估方法无法达成一致，也不可能指望人们能够预测软件专利受到专利性质疑的诉讼结果。
未来会有更多软件专利能够通过Alice式质疑的考验。
2015年，根据Alice案提出的软件专利质疑中，超过60%的案例至少有一项权利要求不能获得专利。但2015年以后，Alice式软件专利质疑的成功率逐年下降。2019年至今，Alice式质疑的成功或部分成功率不到50%。趋势表明，Alice式质疑的成功率将继续降低。如前所述，至少在某些情况下联邦巡回上诉法院承认有必要进行事实调查，某些Alice式提前动议更难成功，拖延Alice式判决，增加了案件通过其他方式解决的概率。而且，某些原告不再以获得和/或主张受质疑软件专利权为目标（或者和解赔偿金索要数额过低以至于Alice式质疑经济上不再可行）。此外，因为Alice案的缘故，专利权人起草权利要求的水平更高，美国专商局在审查权利要求的专利性方面做得更好。最近授予的软件专利因而在诉讼案中更有可能经受住Alice式质疑的考验。而且，如果起诉期间考察专利合格性的问题，法庭可能会遵循美国专商局针对Alice式诉讼的判定。因此，依据Alice案提出的软件专利质疑的成功率有可能继续下降。
Alice案无疑严重影响了软件专利诉讼，这种影响还将持续下去。美国最高法院不会推翻已一致通过的Alice案意见，而国会在积极考虑通过立法推翻Alice案。立法一旦通过，将会对软件专利诉讼产生重大影响，前述趋势有不少可能发生反转。新法律通过并应用于诉讼案之前，很难判断其影响力。
约瑟夫·萨尔蒂尔为Marshall, Gerstein & Borun事务所特别法律顾问。作为一名知识产权诉讼律师，长期以来他在全国各地法院、美国专商局和国际贸易委员会为客户代理知识产权事宜，成绩斐然。萨尔蒂尔先生也常年向客户提供知识产权相关问题咨询，例如许可权、法律意见、保密协议、尽职调查等事宜。联系方式jsaltiel@marshallip.com。