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Sentencia 1183/2009 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a las quince horas del doce de noviembre de dos mil nueve, en el expediente 01-000853-0163-CA. Proceso ordinario establecido por GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., contra el ESTADO y GRUPO BIMBO S.A. de C.V., mediante el cual se pretendía la nulidad de diversas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y la nulidad del registro de la marca “Diseño Especial del Príncipe” en clase 30 internacional, por ir en contra de la prelación o prioridad registral. La juzgadora de primera instancia declaró sin lugar la demanda interpuesta. El Tribunal que conoció del recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar declaró con lugar la demanda. El Estado disconforme con lo resuelto presentó casación, por cuanto la normativa de marca notoria entró en vigencia en el país hasta el año 2000, por lo que tuvo que privar en el país la prioridad registral al existir dos marcas idénticas, conforme a la Convención Centroamericana para la Protección de la Propiedad Industrial. Dentro de los hechos que anteceden se encuentra que en febrero del 1994 BIMBO inscribió la marca “PRÍNCIPE”, por su parte la actora procedió el 30 de octubre de 1997 a la inscripción de la marca “PRÍNCIPE” como diseño especial,y el 03 de febrero de 1998 BIMBO gestionó el registro del diseño especial marca “PRÍNCIPE”, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Industrial resolvió a favor de BIMBO con base en la prelación registral. Considera la Sala que por la fecha de los acontecimientos la normativa aplicable es el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual y el acuerdo sobre los ADPIC. Manifiesta la Sala que un pilar fundamental en el registro de marcas es el riesgo de confusión, y que dicho análisis comprende dos aristas: la clase en que se registra la marca y la similitud de los signos ditintivos. En este caso en concreto estima la Sala lo esencial es dirirmir si existe riesgo de confusión de semejanza ideológica entre “Príncipe” y el “diseño especial de príncipe”. Expresa la Sala que en el primer caso se remite a un aspecto meramente sustantivo y en el segundo se refiere a una imagen, existiendo una diferencia gráfica y fonética evidente; por otro lado considera que desde un enfoque ideológico la asociación mental que se deriva del dibujo no es exclusiva a la de figura de un príncipe, pues también podría designar la figura de un rey. Manifiesta que sostener una tesis contraria implicaría que cada vez que se registre un sustantivo como marca, todas sus representaciones gráficas le estarían monopolizadas, lo cual es inadmisible. Por ende, se procedió a rechazar el recurso formulado y se le ordenó al Registro de Propiedad Industrial darle trámite a la solicitud del diseño especial de príncipe, debiéndose suspender la gestión de BIMBO en dicho sentido, para ser resuelta una vez dirimida la primera solicitud.