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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 3283-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 727686-2017

 

ACCIONANTE : ALCANTARA FONSECA, DENISE PILAR

 

EMPLAZADA : ERCYN TOYS S.A.C.

 

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

 

Lima, 22 de junio de 2018.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 14 de noviembre de 2017, ALCANTARA FONSECA, DENISE PILAR, de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación LIQI TOYS, para distinguir juguetes, muñecas, juegos de mesa, naipes de la clase 28 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 234895, a favor de ERCYN TOYS S.A.C., de Perú.

 

La accionante, ALCANTARA FONSECA, DENISE PILAR, sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

 

- La emplazada es una importadora de juguetes vecina del establecimiento de los importadores que se dedicaban a la importación y comercialización de juguetes provenientes de China con la denominación LIQI TOYS, todo ello con anterioridad a la solicitud de registro en cuestión.

- Existen otras personas que han importado desde China y han comercializado juguetes didácticos con la marca LIQI TOYS -con anticipación al registro de la marca obtenida por la emplazada-, en el Mercado Central y la Galería Mina de Oro ubicados en el distrito de cercado de Lima, situada en el Jr. Andahuaylas cdra. 9, es decir en la misma Galería donde la emplazada tiene registrado su domicilio fiscal.

- La emplazada conocía que muchos empresarios del Mercado Central utilizaban la marca antes de su registro en Indecopi, pero pese a ello, lo registro a su nombre.

- No se debe a una simple coincidencia que se elija una marca con la denominación LIQI TOYS para comercializar los mismos productos (juguetes) que muchos empresarios utilizaban con anticipación.

 

Adjuntó medios probatorios para sustentar sus argumentos.

 

Amparó la presente acción de nulidad en los artículos 137, 172 de la Decisión 486 así como los artículos 8, 9 y 73 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Mediante escrito del 06 de diciembre de 2017, al absolver el traslado de la acción de nulidad, la emplazada argumentó lo siguiente:

 

- No ha cursado comunicación alguna a la accionante a fin de que se desista de usar su marca registrada, ni a ningún otro comerciante.

Solicitó a la accionante que se rectifique por escrito y en el presente expediente toda vez que una declaración falsa al interior de un procedimiento administrativo es sancionable por Ley.

- De la revisión de la página web de la SUNAT (consulta RUC) de la accionante, el resultado de la consulta es negativo, es decir la accionante no cuenta con RUC activo, por esta razón no puede atribuirse la condición de importadora de juguetes tal y como señala en su escrito.

- La accionante no ha presentado medios probatorios a efectos de sustentar sus afirmaciones.

- La actividad comercial de su empresa inició el año 2001, mientras que las importaciones de las empresas citadas, datan, la más antigua del año 2008.

- La accionante nos atribuye una conducta desleal y pretende establecer que el hecho que su empresa esté ubicada dentro del mismo radio comercial que el de las empresas importadoras, acreditaría que obro de mala fe pues conocía o debía conocer que la marca LIQI TOYS era de libre uso.

- Viene comercializando sus productos con anterioridad a las fechas que se observan en las declaraciones de importación que adjunta la accionante. Dicho uso de la denominación LIQI TOYS lo vienen empleando por cuenta propia y a través de empresas familiares y económicamente vinculada a ella, por lo que la decisión de registrarla a nombre de ERCYN TOYS S.A.C. obedece a una decisión consensuada y amparable por ley. Citó algunas de las importaciones realizadas por su empresa.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LIQI TOYS, inscrita con certificado Nº 234895, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1. Cuestiones previas

 

- Respecto a los argumentos señalados por las partes

 

La emplazada solicitó que la accionante que se rectifique por escrito y en el presente expediente toda vez que una declaración falsa al interior de un procedimiento administrativo es sancionable por Ley.

 

Al respecto, cabe precisar que no corresponde evaluar los argumentos antes referidos en el presente procedimiento de nulidad de registro de marca, debido a que en el presente expediente sólo corresponde evaluar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LIQI TOYS, inscrita con certificado Nº 234895, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por el accionante vigentes a dicho momento; dejándose a salvo la facultad de las partes de hacer valer los argumentos que estime conveniente en la vía correspondiente.

 

- Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad

 

La accionante invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causal de nulidad del registro de una marca, toda vez que el artículo 172 de la Decisión 486 especifica las condiciones y supuestos para la interposición de la acción de nulidad, no encontrándose entre las mismas el artículo antes referido.

 

Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal de la emplazada corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

 

3.2. Informe de antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que ERCYN TOYS S.A.C., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación LIQI TOYS, inscrita el 26 de febrero de 2016 con certificado Nº 234895, vigente hasta el 26 de febrero de 2026, para distinguir juguetes, muñecas, juegos de mesa, naipes, de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

 

El presente registro fue solicitado el 26 de octubre de 2015 y otorgado por mandato de la Resolución Nº 3334-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 26 de febrero de 2016.

 

3.3. Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley^[1].   

 

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

 

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

 

El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución Nº 3334-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 26 de febrero de 2016, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

 

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 1075^[2].

 

3.4. Análisis de la causal de nulidad

 

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

De la revisión de los argumentos expuestos por el accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en el hecho que la marca LIQI TOYS, al momento de su solicitud habría sido obtenida mediando mala fe.

 

3.5. Mala fe

 

El accionante manifestó que la emplazada ha obtenido el registro de la marca LIQI TOYS de mala fe, puesto que al solicitarla conocía con anterioridad que dicha marca era usada por muchos empresarios que importaban juguetes de China.

 

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)”.^[3]

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

 

Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo^[4]”

 

A efectos de acreditar la mala fe con la que habría actuado la emplazada, el accionante ha presentado los medios probatorios que se detallan a continuación:

 

1. Copia de la consulta RUC de REPRESENTACIONES ROALSE TOYS E.I.R.L. y de la DUA N° 118-2010-10-055781-00 de fecha 24 de febrero de 2010 y N°118-2010-10-069487-00 de fecha 10 de marzo de 2010.

2. Copia de la consulta RUC del importador IMPORTACIONES MULTITOY EIRL y la DUA N° 118-2010-10-059595-00 de fecha 01 de marzo de 2010 y N° 118-2010-10-155172-00 de fecha 28 de mayo de 2010.

3. Copia de la consulta RUC del importador INVERSIONES CORPORATIVAS GEKAZA S.A.C. y la DUA N° 118-2010-10-041671-00 de fecha 01 de febrero de 2010.

4. Copia de la consulta RUC del importador VASQUEZ VASQUEZ NEIDA y de la DUA N° 118-2012-10-588506-00 de fecha 27 de diciembre de 2012.

5. Copia de la consulta RUC del importador DISTRIBUIDORA CELIMAR EIRL y de la DUA N° 118-2013-10-506366-00 de fecha 13 de noviembre de 2013 y N° 118-2013-10-526348-00 de fecha 25 de noviembre de 2013.

6. Copia de la consulta RUC del importador BIG SHOPPS S.A. y de la DUA N° 118-2014-10-491453-00 de fecha 12 de diciembre de 2014.

7. Copia de la consulta RUC del importador INVERSIONES VILLAR S.A.C. y de la DUA N° 118-2015-10-272613-00 de fecha 22 de julio de 2015.

 

Adicionalmente, la emplazada a efectos de acreditar la importación con anterioridad a la accionante respecto de productos de la clase 28 signados con la marca LIQI TOYS presenta copias de tres DUA´S:

 

8. Copia de la DUA N° 172-2006-10-007652 de fecha 15 de marzo de 2006.

9. Copia de la DUA N° 172-2008-10-004693 de fecha 30 de enero de 2006.

 

Evaluación de los medios probatorios

 

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios cabe indicar que la conducta maliciosa por parte de la emplazada debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó la marca objeto de nulidad, esto es, 14 de noviembre de 2017.

 

De los medios probatorios presentados y lo manifestado por las partes se advierte lo siguiente: (i) En algunas de las DUA’s, presentadas por la emplazada se visualiza que  importó de China juguetes identificados con la denominación LIQI TOYS, entre el 15 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2008, (ii) diversas personas, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (año 2010), se dedicaban a la importación de mercancías (juguetes) provenientes de China, identificados con la denominación LIQI TOYS (iii) si bien, según información de SUNAT, en algunos casos se ha consignado la denominación LIQI TOYS en un lugar equivocado del formato de la DUA, de su lectura se puede apreciar que la mencionada denominación es utilizada para identificar al producto importado.

 

Adicionalmente, se advierte que (i) Tanto las personas citadas por la accionante como la titular de la marca materia de cuestionamiento han fijado como domicilio fiscal ante SUNAT direcciones que se encuentran colindantes en el centro de Lima, (ii) diversas personas, incluyendo la emplazada, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, importaron productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional identificados con las denominaciones LIQI TOYS y LIQI, las mismas que son similares a la marca registrada (iv) la denominación LIQI constituye un signo de fantasía en relación a los productos que se aplica; (v) dicha denominación se solicitó para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional los cuales incluyen a los productos importados con la denominación LIQI TOYS y LIQI.

 

De lo señalado en los párrafos anteriores, y dado que el término LIQI será percibido por el público consumidor como una denominación de fantasía; los hechos mencionados no pueden atribuirse a una simple coincidencia, por el contrario, tales hechos constituyen indicios razonables en el sentido que la emplazada estaba en posición de poder conocer de la existencia de la marca LIQI TOYS y LIQI. Los hechos antes mencionados determinan que la emplazada se encuentra en aptitud de impedir el uso de la marca LIQI TOYS por parte terceros en el comercio para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional, lo que acredita que la marca objeto de nulidad fue solicitada mediando mala fe.

 

De lo expuesto, esta Comisión considera que existen elementos suficientes para determinar que el registro de la marca LIQI TOYS fue solicitado de mala fe, por lo que corresponde declarar fundada la presente acción de nulidad.  

 

En virtud a las consideraciones expuestas, se ha acreditado que el registro de la marca de producto LIQI TOYS, inscrita con certificado Nº 234895, fue solicitado de mala fe, razón por la cual, se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. En ese sentido, corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por ERCYN TOYS S.A.C.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por ALCANTARA FONSECA, DENISE PILAR, de Perú, y, en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación LIQI TOYS, inscrita a favor de ERCYN TOYS S.A.C., de Perú, con certificado Nº 234895, vigente hasta el 26 de febrero de 2026, que distingue juguetes, muñecas, juegos de mesa, naipes, de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos