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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 3126-2013/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 464105-2011/DSD

 

ACCIONANTESS: PAULINA REYNA PASTOR TORRES

A-MARAS S.A.C.

 

EMPLAZADA: INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

 

Acción de nulidad del registro de una marca concedida bajo la Decisión 486 y Decreto Legislativo N° 1075 — Uso anterior de nombre comercial – Ámbito geográfico de influencia.

 

Lima, dieciséis de setiembre de dos mil trece.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 11 de agosto de 2011, Paulina Reyna Pastor Torres (Perú) y A-Maras S.A.C. solicitaron la nulidad del registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, otorgada a favor de Inversiones Nacionales de Turismo S.A., inscrita bajo Certificado Nº 64116, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

 

● Es una pequeña empresaria que opera, desde el año 2004, un restaurant identificado con el nombre comercial MARAS RESTAURANTE.

 

● Su restaurante ha ganado un prestigio y una presencia reconocida dentro del rubro gastronómico local, logrando obtener una notoriedad en el mercado.

 

● El titular de la marca objeto de nulidad solicitó el registro de la misma obrando de mala fe y aprovechándose indebidamente de su prestigio, generando confusión en el público consumidor

 

● En el año 2010, se constituyó y se inscribió ante los Registros Públicos, la empresa A-Maras S.A.C., en la cual su persona es accionista mayoritaria y representante legal (gerente general). Es a partir de dicho año que el nombre comercial MARAS RESTARURANTE viene siendo utilizado por la mencionada empresa.

 

Adjunta diversos medios probatorios e invocó la aplicación del artículo 136, incisos b) y h) de la Decisión 486.

 

Con fecha 11 de noviembre de 2011, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. absolvió el traslado de la acción de nulidad, señalando lo siguiente:

 

● Previamente a solicitar el registro de la marca objeto de nulidad, su empresa realizó una búsqueda de antecedentes fonéticos, cuyos resultados señalaron que no existía marca idéntica ni similar.

 

● Durante el plazo que la Ley otorga para interponer oposiciones al registro solicitado no se presentó oposición alguna.

 

● Se pretende declarar nulo un registro que ha sido obtenido en cumplimiento de todos los procedimientos legales, con diligencia empresarial y en base a la buena fe comercial, por el solo hecho de que, en un distrito lejano de Lima, se utiliza un nombre comercial.

 

● Los medios probatorios adjuntados por las accionantes no acreditan la influencia efectiva del alegado nombre comercial en lugares fuera del distrito de Lurín y mucho menos cerca de su local comercial ubicado en el distrito de San Isidro. No existe ninguna prueba o indicio razonable que permita concluir que el restaurante de las accionantes haya tenido presencia en otro lugar adicional al limitado a Lurín.

 

● El nombre comercial, base de la presente nulidad, no tiene la trascendencia geográfica necesaria para determinar la anulación de un registro de marca legítimamente obtenido.

 

● La marca registrada es utilizada exclusivamente dentro del reconocido hotel Westin, enclavado en la zona financiera de San Isidro, cuyo ámbito geográfico es totalmente distinto al de las accionantes, por lo que es imposible que un consumidor se confunda sobre la procedencia empresarial de ambos restaurantes.

Con fecha 7 de febrero de 2012, Paulina Reyna Pastor Torres precisó lo siguiente:

● Su restaurante se encuentra ubicado en el Km 41.5 de la antigua carretera Panamericana Sur, en el ingreso a la playa Los Pulpos y cerca al límite distrital con Punta Hermosa, el cual es uno de los balnearios más concurridos y visitados al sur de Lima.

 

● La influencia geográfica del nombre comercial MARAS puede ser apreciada en los comprobantes detallados en el Anexo N° 1 que adjunta, en donde muchas personas y empresas que son clientes frecuentes, cuentan con locales comerciales dispersos en numerosos distritos de Lima y provincias.

 

● El nombre comercial MARAS RESTAURANTE ha sido otorgado en uso a favor de A-MARAS S.A.C. en virtud al contrato de licencia suscrito el 15 de setiembre de 2010.

 

Adjuntó medios probatorios destinados a demostrar el uso de su nombre comercial.

Mediante Resolución N°1486-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 4 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la  acción de nulidad interpuesta por Paulina Reyna Pastor Torres y, en consecuencia, nulo el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 64116). Consideró lo siguiente:

► De la norma aplicable

 

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolución Nº 17222-2010/DSD-INDECOPI de fecha 5 de noviembre 2010), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486 (actualmente vigente), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca deberá ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

 

► De las causales de nulidad

 

De la revisión de los argumentos expuestos y los medios probatorios presentados, se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en el hecho de que la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo se encontraba incursa en las prohibiciones de registro establecidas en los incisos b) y h) de la Decisión 486, así como en la mala fe de la emplazada.

 

► Del nombre comercial de las accionantes

 

● De la evaluación en conjunto de los medios probatorios presentados por las accionantes (copias de invitación a la inauguración del establecimiento MARAS RESTAURANTE; boletas de venta, tickets y facturas emitidas por el establecimiento RESTAURANTE MARAS de Paulina Reyna Pastor Torres; tickets emitidos por el establecimiento RESTAURANTE MARAS de A-Maras S.A.C.; Páginas Amarillas edición 2010 en el que se publicita un anuncio del RESTAURANT MARAS), se acredita el uso del nombre comercial constituido por la denominación RESTAURANTE MARAS, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, en el periodo comprendido, al menos, desde el febrero de 2004 a setiembre de 2011, esto es con anterioridad al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca materia de nulidad.

 

● En ese sentido, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre la marca materia de nulidad MARAS RESTAURANTE y logotipo y el nombre comercial RESTAURANTE MARAS, a efectos de determinar si el registro de aquélla se otorgó contraviniendo lo dispuesto por el artículo 136, inciso b) de la Decisión 486.

 

► Notoriedad del nombre comercial RESTAURANTE MARAS

 

Del análisis efectuado de los medios probatorios presentados por las accionantes, se considera que en el presente expediente no se ha demostrado que el nombre comercial RESTAURANTE MARAS cumpla con los requisitos exigidos para ser considerado notoriamente conocido. En consecuencia, corresponde declarar infundada la alegación de las accionantes respecto a la notoriedad del nombre comercial RESTAURANTE MARAS

 

► Evaluación del riesgo de confusión

 

● Se advierte que los signos en cuestión se refieren a algunos de los mismos servicios, a saber, servicios de restauración. Asimismo, los servicios de hospedaje temporal que distingue la marca registrada se encuentran vinculados a los servicios de restauración a los que se refieren las actividades económicas que identifica el nombre comercial invocado por las accionantes.

 

● Realizado el examen comparativo entre la marca registrada y el nombre comercial, se advierte que, vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos resultan semejantes. La semejanza radica en el hecho de que comparten el término MARAS, el cual es el elemento denominativo relevante en ambos signos, dada la naturaleza genérica del término RESTAURANTE.

 

● Dada la vinculación entre los servicios a los que están referidas las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los servicios que distingue la marca materia de nulidad, así como la semejanza existente entre los signos, se determina que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

● En tal sentido, el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 64116), se otorgó contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

 

► Mala fe

 

● Del análisis de lo actuado se verifica que los medios probatorios presentados por las accionantes no acreditan que Inversiones Nacionales de Turismo S.A. haya actuado mediando mala fe al momento de solicitar el registro de la marca materia de nulidad. En efecto, dichos documentos no acreditan por sí mismos el conocimiento previo por parte de la emplazada de la existencia y uso anterior del nombre comercial RESTAURANTE MARAS y que en base a dicho conocimiento haya solicitado la marca cuya nulidad se pretende, con la intención de causarle algún daño u obtener alguna ventaja con relación a la misma.

 

● En consecuencia al no haberse acreditado la mala fe atribuida a la emplazada no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que la ampara correspondiendo declarar infundada en este extremo la acción de nulidad interpuesta.

Con fecha 28 de mayo de 2012, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 4 de mayo de 2012, manifestando lo siguiente:

● La Primera Instancia no ha analizado el ámbito de influencia económica del nombre comercial.

 

● Los tickets, boletas o facturas presentadas por las accionantes solamente prueban que hubo una prestación de servicios de restauración en Lurín pero ninguna prueba acredita un uso real, efectivo de uso potente fuera de Lurín.

 

● Cuando existe un conflicto entre un nombre comercial previamente utilizado y una marca registrada, la protección que se le otorga al nombre comercial depende de su uso real y efectivo en relación con el establecimiento mercantil, empresa o actividad que distingue. Así, aquéllos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la nulidad de un registro de marca.

 

● El nombre comercial alegado no tiene transcendencia geográfica necesaria para determinar la anulación de un registro de marca legítimamente obtenido.

 

● Si bastaría con acreditar el uso de un nombre comercial previo para anular una marca registrada de buena fe, el país entraría en una inseguridad jurídica marcaria y ello desalentaría la inversión privada internacional, ya que es materialmente imposible que un inversionista conozca todos los nombres comerciales no inscritos en nuestro país.

 

Con fecha 9 de agosto de 2012, Paulina Reyna Pastor Torres y A-Maras S.A.C. absolvieron el recurso de apelación interpuesto, manifestando lo siguiente:

 

● El prestigio de su nombre comercial ha sido reconocido a través de un artículo periodístico publicado en el diario Perú 21, de fecha 18 de febrero de 2005. Asimismo, ha sido parte de un video entrevista realizado por el programa “Las Rutas del Pisco”, el cual se encuentra colgado en la siguiente dirección: http://www.youtube.com/watch?v=SH2C7OvPa9k. Adjunta un CD conteniendo el referido video.

 

● Mediante dichos medios probatorios se ha acreditado el prestigio que tiene su restaurante frente a los comensales reales o potenciales. Cabe tener en cuenta que en razón a la ubicación con la que cuenta su restaurante, su local es muy conocido tanto por los lugareños de Lurín, como por los comensales de Lima que lo frecuentan con la finalidad de consumir sus platos hechos a base de mariscos y pescados mientras hacen una pausa a sus viajes a las playas de Pulpos, Punta Hermosa, Señoritas, Punta Negra, San Bartolo, Caballeros, El Silencio, entre otras.

 

● La notoriedad del nombre comercial MARAS RESTAURANTE también puede ser acreditado a través de diversos avisos publicitarios en los que se toma como punto de referencia a su restaurante en los avisos de venta o alquiler de chalets para el veraneo de familiares y/o amigos.

 

● Asimismo, adjunta publicaciones hechas en las Páginas Amarillas, realizadas con anterioridad al registro de la marca objeto de nulidad, en las que se consigna el nombre, dirección y teléfono del restaurante.

 

● Frente a todo lo expuesto, corresponde señalar que el nombre comercial cuenta con la notoriedad suficiente para sustentarse como un signo distintivo que tiene influencia claramente más amplia que el lugar geográfico donde físicamente se encuentra el establecimiento (sic).

 

Adjuntó diversos medios probatorios a efectos de acreditar los hechos expuestos.

 

Con fecha 7 de mayo de 2013, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. manifestó que:

 

● La inversión del RESTAURANTE MARAS ha sido de aproximadamente 130 millones de dólares.

 

● El restaurante viene cosechando triunfos y reconocimientos nacionales o internacionales. Así, en su primer año de funcionamiento ganó el prestigioso premio SUMMUN 2012, como el mejor restaurante nuevo. Dicha noticia fue recogida por los principales medios gastronómicos, tales como el blog gastronómico de Maria Elena Cornejo.

 

● La guía de restaurantes SAN PELLEGRINO, emitida en el mes de abril 2013, la cual recomienda visitar destinos privilegiados de la gastronomía, citó a nuestro país como un lugar atractivo, citando al RESTAURANTE MARAS. Adjuntó diversos medios probatorios a efectos de acreditar lo expuesto.

 

Con fecha 18 de junio de 2013, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. solicitó que se programe una audiencia oral para que un especialista de la empresa Datum explique los alcances del Estudio de Mercado realizado por Datum, el cual analiza el grado de conocimiento y el ámbito de influencia geográfico del nombre en litigio RESTAURANTE MARAS. Asimismo, manifestó lo siguiente:

 

● En los 7 distritos en los que se realizó el estudio, el 83% no conoce el RESTAURANTE MARAS y sólo el 17% lo conoce. Dicho resultado arroja el conocimiento de los encuestados sobre el término MARAS en general, sin diferenciar de qué restaurante se está hablando.

 

● Del 17% de los encuestados que dicen conocer el restaurante, el 8% no recuerda donde se ubica realmente y sólo el 2% lo identifica en Lurín.

 

● El 50% de los encuestados en el distrito de Lurín conocen el RESTAURANTE MARAS ubicado en dicho distrito.

 

● El estudio realizado demuestra que el grado de conocimiento del RESTAURANTE MARAS de la accionante, ubicado en Lurín, no ha trascendido de su ámbito geográfico, ya que solamente el 2% de los 7 distritos analizados lo ubican en Lurín.

 

Mediante proveído de fecha 18 de julio de 2013, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual comunicó que los Vocales en su sesión de fecha 17 de julio de 2013, determinaron conceder el uso de la palabra solicitado, el cual fue programado para el día 9 de agosto de 2013.

 

Con fecha 9 de agosto de 2013 se llevó a cabo la audiencia de informe oral en la cual la emplazada expuso sus argumentos. Asimismo, mediante Acta de misma fecha se dejó constancia de la inasistencia de la parte emplazada.

 

II. cuestión en discusión

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) El ámbito de influencia económica del nombre comercial RESTAURANTE MARAS.

b) Si el registro de la marca de servicio MARAS RESTARURANTE  (Certificado Nº 64116) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

iii. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que con fecha 5 de noviembre de 2010, la emplazada Inversiones Nacionales de Turismo S.A. obtuvo el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MARAS RESTAURANTE y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 64116, cuya vigencia se otorgó hasta el 5 de noviembre de 2020.

 

 

2. Cuestiones previas: Sobre el extremo apelado

 

Mediante Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta al considerar que la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 64116) fue otorgada en contravención de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486 al ser confundible con el nombre comercial RESTAURANTE MARAS utilizado con anterioridad por las accionantes; asimismo, consideró que en el caso concreto no se ha demostrado que dicho nombre comercial sea notoriamente conocido, así como tampoco que la emplazada haya solicitado y obtenido el registro de la marca cuestionada de mala fe.

 

Al respecto, dado que únicamente la emplazada, Inversiones Nacionales de Turismo S.A., ha interpuesto recurso de apelación cuestionando el ámbito de influencia económica que presenta el nombre comercial de las accionantes y el extremo de la resolución que declaró nulo el registro de su marca registrada, se advierte que los extremos referidos a: i) el reconocimiento del nombre comercial de las accionantes; ii) la falta de notoriedad del nombre comercial de las accionantes; y iii) la inexistencia de mala fe por parte de la emplazada al solicitar el registro del signo objeto de nulidad, han quedado consentidos, correspondiendo a la Sala pronunciarse únicamente sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial de las accionantes y sobre si el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo fue realizado en contravención al artículo 136, inciso b) de la Decisión 486.

 

En tal sentido, la presente resolución no tomará en cuenta los argumentos referidos a la notoriedad del nombre comercial “RESTAURANTE MARAS”, alegada por las accionantes en su escrito de absolución a la apelación interpuesta, al no haber sido impugnada la resolución por dicha parte dentro del plazo legal establecido.

 

3. Nulidad del registro de una marca

 

3.1 Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que será en base a dicha norma que se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución.

 

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo (5 de noviembre de 2010) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca antes referida debe ser evaluado sobre la base de dicha normativa.

 

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, en el presente caso corresponde aplicar la Decisión 486.

 

3.2 Causal de nulidad

 

El artículo 172 de la Decisión 486^[2] señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

El artículo 136  inciso b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

En el presente caso, Paulina Reyna Pastor Torres y A-Maras S.A.C han solicitado la nulidad de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, inscrita bajo Certificado Nº 64116, a favor de Inversiones Nacionales de Turismo S.A., en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, pues considera que el registro se otorgó en contravención de lo establecido en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, al ser confundible con su nombre comercial RESTAURANTE MARAS.

4. Titularidad de la accionante sobre su nombre comercial

 

4.1 Marco conceptual del nombre comercial

 

La Decisión 486  de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 190,  señala que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique la actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Se precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.

 

4.2 Pruebas de uso

 

El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 facultaba a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

 

Así, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

 

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

 

4.3. Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, la accionante acreditó ante la Comisión de Signos Distintivos que ha utilizado el nombre comercial constituido por la denominación RESTAURANTE MARAS para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, habiéndosele reconocido como primer uso en febrero de 2004.

 

Sin embargo, la Primera Instancia omitió pronunciarse respecto al ámbito de influencia económica del referido nombre comercial, por lo que a continuación se procederá a analizar dicho aspecto.

 

5. Ámbito territorial de protección del nombre comercial

 

La protección del nombre comercial suscita una cuestión de gran importancia: determinar el ámbito territorial de protección.

 

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una parte, el artículo 87 del referido Decreto Legislativo señala que para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

 

En consecuencia, al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros.

 

A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

 

Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

 

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado.

 

La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá.

 

5.1 Excepción al principio anterior: el registro de un nombre comercial previamente usado

 

El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad que le es consustancial sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se vienen usando en el territorio nacional. Por lo anterior, la Sala considera que la protección se debe extender en estos casos a todo el territorio nacional.

 

De no ser así, en las solicitudes de registro de nombre comercial tendría que señalarse el ámbito local en que se desarrolla la actividad económica del solicitante, a fin de que la protección del registro se circunscriba a esa zona y, en caso de expandirse su área de influencia, tendrían que solicitarse sucesivos registros por cada nueva zona de expansión. En estos casos, además, se debería entender que la nueva solicitud de registro configura un nuevo derecho de prioridad, sistema actualmente no previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Sin embargo, la Sala conviene en advertir que la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

 

De otro lado, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

 

5.2 Extensión geográfica del uso

 

En el presente caso, el conflicto se presenta entre una marca registrada y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que deberá determinarse si al momento de otorgarse el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (5 de noviembre de 2011), la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado por la accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca.

 

A fin de acreditar el uso de su nombre comercial, las accionantes adjuntaron los siguientes documentos:

 

● Copia de una invitación a la inauguración de MARAS  RESTAURANTE emitida por la accionante, Paulina Reyna Pastor Torres, del mes de enero de 2004, la cual contiene el siguiente texto (foja 13):

 

 

● Cuatro fotografías, sin fechas. Las dos primeras contienen la imagen de varias personas dentro de una reunión; y las dos últimas, la imagen de la construcción de un local comercial (foja 14 y 17).

 

● Copia de varios diseños, sin fecha, del signo MARAS RESTAURANTE y logotipo (fojas 15-16).

 

● Copia de una Boleta de Venta 002- N° 000121, de fecha 18 de febrero de 2004, emitida por MARAS RESTAURANTE de Paulina Reyna Pastor Torres, ubicado en antigua Panamericana Sur – Km 41.5, entrada Playa Los Pulpos – Lurín, por la venta de una porción de chorito a la chalaca, tiradito de lenguado, chita frita, jarra de limonada y dos copas de helado (foja 18). Se aprecia que la referida boleta de venta no cuenta con el nombre del destinatario.

 

● Vouchers de ventas emitidas por  MARAS RESTAURANTE de fechas, 29 de febrero de 2004, 4 de diciembre  de 2004, 4 de diciembre de 2005 y 15 de enero de 2006 (foja 19).

 

● Copia de la Factura 002- N° 003461, de fecha 20 de noviembre de 2007, emitida por MARAS RESTAURANTE de Paulina Reyna Pastor Torres, ubicada en Cal. Los Pulpos Mz. A, Lote 18, Urb. Jahuay Km 41½ Lurín – Lima, a favor de Papelería del Sur, con domicilio en Av. Industrial s/n (foja 20).

 

● Copia de la Factura 002- N° 004756, de fecha 31 de diciembre de 2008, emitida por MARAS RESTAURANTE de Paulina Reyna Pastor Torres, ubicada en Cal. Los Pulpos Mz. A, Lote 18, Urb. Jahuay Km 41½ Lurín – Lima, a favor de Globenatural Internacional S.A. (foja 21).

 

● Folleto denominado “Ven y descubre Lurín” emitido por la Municipalidad Distrital de Lurín, sin fecha, el cual incluye un mapa del distrito consignando los diferentes destinos turísticos del distrito, así como los restaurantes típicos de la zona, apreciándose entre ellos, al RESTAURANTE MARAS consignando la siguiente dirección: Mz. A, Lote 18, Hawai Zona A, Antigua Panamericana Sur Km 41,5; a la entrada de la playa Los Pulpos (foja 22).

 

● Factura N° 009-2730505, de fecha 8 de octubre de 2009, emitida por Páginas Amarillas a favor de Paulina Reyna Pastor Torres por concepto de publicidad en Lima Edición 2009. Asimismo, se adjunta copia de la carta emitida por Páginas Amarillas comunicándole que el aviso ha sido publicado en PaginasAmarillas.pe. (fojas 23, 24 y 27).

 

● Facturas N° 009-2841298, de fecha 28 de enero de 2010 y N° 009-3000053, de fecha 8 de junio de 2010, emitida por Páginas Amarillas a favor de Paulina Reyna Pastor Torres, por concepto de publicidad en Lima Edición 2010 (fojas 25-26).

 

● Reporte de ventas emitido por Procesos MC PERU a favor de A-Maras S.AC. por ventas realizadas mediante POS en el local denominado RESTAURANTE MARAS, ubicado en Los Pulpos Mz. A. Lt – 1, Km 41.5 – Lurín/Lima, de fechas 31 de agosto de 2008, 31 de diciembre de 2010 y 30 de abril de 2011 (foja 28-30).

● Copia de una carta de Compañía de Servicios Conexos Expressnet S.A.C. dirigida a Paulina Reyna Pastor Torres, de fecha 31 de octubre de 2009, informando el monto en soles que ésta deberá abonar al Banco de Crédito del Perú por las ventas realizadas mediante POS en el local MARAS RESTAURANTE, consignando la siguiente información (foja 31):

 

 

● Copia de una carta de VisaNet Perú dirigida a Paulina Reyna Pastor Torres, de fecha 29 de noviembre de 2008, informando el monto en soles que ésta deberá abonar al Banco de Crédito del Perú por las ventas realizadas mediante POS en el local MARAS RESTARURANTE, consignando la siguiente información (foja 32):

 

 

● Copia de una lista de clientes frecuentes de los años 2010-2011, elaborada por las accionantes, en la cual se aprecia el nombre de cada cliente y de su respectivo número de R.U.C. Asimismo, se adjuntan las facturas emitidas por A-Maras S.A.C. del RESTAURANTE MARAS (ubicado en Ca. El Pulpo Mz. A, Ltd 1, Urb. Jaway-Lurin) a favor de cada uno de los clientes consignados en la referida lista, las cuales fueron emitidas entre el 9 y 10 de diciembre de 2010 y entre el 2 de enero y el 12 de julio de 2011 (fojas 33-70).

 

● Facturas emitidas en el año 2009 por Paulina Reyna Pastor Torres del RESTAURANTE MARAS, ubicado en Ca. El Pulpo Mz A Lt. 1, Urb, Jahway-Lurín, a favor de las siguientes empresas (fojas 158,160, 164, 166, 174, 175 y 176):

 

 

● Facturas emitidas en el año 2010, por A-Maras S.A.C del RESTAURANTE MARAS, ubicado en Ca. El Pulpo Mz A Lt. 1, Urb, Jahway-Lurín, a favor de las siguientes empresas (fojas 143 a 157, 159, 161, 162, 163, 165, 167 a 173, 177 a 192):

 

 

● Facturas emitidas desde el 8 de noviembre al 10 de diciembre del 2010 y del 2 de enero de 2011 al 19 de setiembre de 2011, por A-Maras S.A.C del RESTAURANTE MARAS, ubicado en Ca. El Pulpo Mz A Lt. 1, Urb, Jahway-Lurín, a favor de diversas empresas (fojas 193 a 258).

 

● Copias de la cuenta de Facebook de MARAS RESTAURANTE de la emplazada sin fecha, ubicado en Las Begonias con Amador Merino Reyna, Lima27, San Isidro Perú (fojas 266 a 268).

 

● Copias de la cuenta de Facebook del RESTAURANTE MARAS de las accionantes sin fecha, ubicado en Antigua Panamericana Sur Km 41.5, Playa Pulpos-Lurín (foja 269).

 

● Diversas facturas emitidas por diferentes tiendas de ferretería a favor de Paulina Reyna Pastor Torres en los meses de octubre de 2008, enero, marzo, agosto y octubre de 2009 y octubre de 2010, por la compra de varios productos destinados para la construcción (tubos, codos, tubería sanitaria, adaptadores, pegamento, pino, bolsas de cemento, fierros, entre otros) (fojas  274-284); así como correos electrónicos y presupuestos de adquisición de materiales para la construcción (fojas 285 y 286).

 

● Copia de un folleto, sin fecha, denominado “Milenario Valle Sagrado”, emitido por la Municipalidad Distrital de Lurín, el cual informa sobre las distintas atracciones turísticas y actividades culturales que brinda dicho distrito, recomendándose hospedajes, transportes terrestres y restaurantes, figurando entre ellos el restaurante MARAS (fojas 287-288).

 

● Copia de un Diploma de Honor emitido por la Municipalidad de Lurín a favor de RESTAURANTE MARAS, de fecha setiembre de 2011, “en reconocimiento a la excelencia gastronómica y a su preocupación a brindar un servicio en la atención al público, en el rubro de restaurante en este año” (foja 289-290).

 

● Carta de fecha 15 de abril de 2009, redactada por Paulina Reyna Pastor Torres dirigida a la Municipalidad de Lurín, solicitando autorización para la instalación de un anuncio publicitario en su restaurante MARAS ubicado en calle Los Pulpos Mz. A, lote 1, km 41.5 Jahuay (foja 291).

 

● Copia del Certificado de Seguridad en Defensa Civil, de fecha 8 de abril de 2008, para el local RESTAURANTE MARAS, ubicado en calle Los Pulpos Mz A, lote 1, Los Pulpos, Lurín (foja 292).

 

● Ficha del RUC N° 20537443031 de la empresa A-Maras S.A.C. (foja 293-295).

 

● Copia de la apertura de cuenta corriente emitida por el Banco de Crédito del Perú a favor de A-Maras S.A.C. domiciliada en Ca. Los Pulpos Mz. A. Lt. 1, urb. Jahuay, Lurín, Lima (foja 296).

 

● Correo electrónico emitido el 20 de mayo de 2010, por Paulina Pastor Torres para Micro e-business S.A.C. enviando un voucher por la compra de dominio y posting de www.marasrestauranteperu.com y www.restaurantemarasperu.com. Se advierten correos electrónicos solicitando la renovación del mismo (fojas 297 a 306). Finalmente, se adjuntan 3 facturas emitidas por Micro e-business S.A.C. para A-Maras S.A.C. (fojas 323 a 325).

 

● Impresión de una búsqueda en Google del restaurante MARAS de las accionantes (foja 307).

 

● Extractos de la página web www.rest.com.pe (página web que permite la búsqueda de diversos restaurantes en Lima), sin fecha, por la búsqueda del restaurante MARAS, obteniendo como resultado el ubicado en Playa Los Pulpos, Panamericana Sur Km 41.5, Hawai, Ciudad (fojas 308-309).

 

● Aviso publicado en las Páginas Amarillas del año 2010 del RESTAURANTE MARAS (foja 310 a 312).

 

 

● Copia de un aviso publicitario del RESTAURANTE MARAS, publicado en la revista Hola Sur, Edición N° 1 octubre 2011, indicando que el referido restaurante se encuentra ubicado en Antigua Panamericana Sur, Km 41.5, entrada Playa Los Pulpos, - Lurín (foja 313).

 

● Copia de cartas de VisaNet Perú dirigidas a Paulina Reyna Pastor Torres, con dirección en carretera Panamericana Sur, Km 41, Lurín, Lima, en de fechas 31 de julio y 28 de agosto y  de 2010 informando el monto en soles que ésta deberá abonar al Banco de Crédito del Perú por las ventas realizadas mediante POS en el local MARAS RESTARURANTE consignando la siguiente información (foja 325 a 326):

 

 

● Carta de la Municipalidad Distrital de Lurín de fecha 15 de julio de 2009, dirigida al Restaurante Campestre MARAS, ubicado en Antigua Panamericana Sur (foja 327).

 

● Copia de la escritura pública de Constitución de la empresa A-Maras S.A.C. de fecha 10 de setiembre de 2010 (foja 328 a 334).

 

● Copia de un artículo periodístico publicado en el periódico virtual Perú21.com, de fecha 18 de febrero de 2005 , titulado “Sabor en el 41 y medio”, el cual informa sobre los platos típicos que ofrece el restaurante MARAS ubicado en el km 41.2 de la Panamericana Sur, cuya dueña es doña Paulina Reyna Pastor (foja 401).

 

● CD conteniendo un video reportaje, emitido en el programa “Por las Rutas del Pisco”, el cual informa sobre el RESTAURANTE MARAS, ubicado en Lurín, a la altura del km 42.2 de la carretera Panamericana Sur. En dicho reportaje se realiza una entrevista a la dueña del restaurante Paulina Reyna Pastor Torres, la cual indica que el restaurante viene realizando sus actividades desde hace aproximadamente 8 años (foja 409).

 

● Búsquedas realizadas en la página web www.donkiz-pe.com y E-Avisos, apreciándose que en los anuncios de alquiler de chalets o de habitaciones, se encuentra haciendo uso como referencia para la ubicación de los referidos chalets o habitaciones “la entrada del restaurante MARAS”, o “costado de Restaurante MARAS” o “muy cerca al restaurante MARAS”, publicadas en los meses de noviembre y diciembre de 2009 (fojas 402 a 407).

 

● El Estudio de Mercado realizado por Datum, el cual analiza el grado de conocimiento y el ámbito de influencia geográfico del nombre RESTAURANTE MARAS en los distritos de Lurín, Villa El Salvador, Surco, Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Isidro, concluyendo que del 17% de los encuestados que dicen conocer al restaurante MARAS, el 8% no recuerda donde se ubica realmente y sólo el 2% lo identifica en Lurín, lo cual —según lo manifestado por la emplazada— acreditaría la falta de transcendencia del ámbito geográfico del RESTAURANTE de la accionante (fojas 474 a 486).

 

5.3. Aplicación al caso concreto

 

Antes de realizar el análisis de los medios probatorios descritos con anterioridad es preciso resaltar que, tal como se ha señalado previamente, sí resulta posible que en ciertos casos, un nombre comercial no registrado utilizado con anterioridad anule el registro de una marca registrada con posterioridad a dicho uso. Teniendo ello en consideración y siendo que la protección de un nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo, resultará necesario determinar si el ámbito de influencia de la zona geográfica del nombre comercial utilizado con anterioridad es lo suficientemente relevante como para accionar sobre la base de dicho nombre comercial, de ser ello así, el registro otorgado con posterioridad resultaría nulo.

 

En el presente caso, corresponde determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (5 de noviembre de 2010), la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado por la accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca, por lo que no serán materia de análisis los siguientes medios probatorios:

 

- La copia de la lista de clientes frecuentes de los años 2010 - 2011 y  sus respectivas facturas (fojas 33-70); las facturas emitidas del 8 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 y del 2 de enero al 19 de setiembre de 2011 (fojas 193 a 258); la copia del Diploma de Honor  (foja 289-290);  la copia del aviso publicitario publicado en la revista Hola Sur el 1 de octubre de 2011 (foja 313), toda vez que han sido emitidos con posterioridad a la fecha de registro de la marca objeto de nulidad.

 

Las fotografías que obran a fojas 14 y 17; los diseños del signo MARAS RESTAURANTE  (fojas 15 y 16); el folleto denominado “Ven y descubre Lurín” (foja 22); las copias de las cuentas de Facebook (fojas 266 a 269);  el folleto denominado “Milenario Valle Sagrado” (foja 287-288); los extractos de la página web www.rest.com.pe (fojas 308-309) y el CD conteniendo un video reportaje, emitido en el programa “Por las Rutas del Pisco”; toda vez que de su contenido no se puede apreciar referencia alguna sobre la fecha de su emisión, siendo imposible determinar si fue publicada con fecha anterior al registro de la marca objeto de nulidad.

 

Con relación a los documentos que consignan la dirección del nombre comercial RESTAURANTE MARAS adjuntados por las accionantes, con la finalidad de acreditar la supuesta amplia difusión del mismo, se advierte lo siguiente:

 

- Respecto a la publicación del nombre comercial RESTAURANTE MARAS en las Páginas Amarillas, año 2010 (foja 311), se debe tener en cuenta que   dicha guía comercial contiene dos tipos de información, i) un listado correlativo de empresas o personas que prestan servicios o comercializan productos y ii) publicidad  de las mismas materializada a través de anuncios en dichas páginas; en ambos casos,  además del nombre se consigna la dirección y el teléfono. 

 

 

- En el caso del listado correlativo, éste es de menor tamaño que la publicidad contenida en las páginas. La publicidad del nombre comercial RESTAURANTE MARAS de la accionante en las Páginas Amarillas se encuentra dentro del listado correlativo de personas o empresas, por lo que no destaca en dicho contexto. En tal sentido, dicho medio de publicidad requerirá estar acompañada de otros medios probatorios a efectos de acreditar la amplia difusión del nombre comercial de las accionantes en el mercado:

 

 

- Respecto a las direcciones consignadas en las boletas y facturas emitidas por las accionantes, se debe señalar que si bien éstas  pueden constituir pruebas relevantes a fin de acreditar la amplitud de la zona de influencia geográfica de un nombre comercial,  en el presente caso, la cantidad de facturas presentadas por las accionantes que cuentan con las direcciones de los comensales es reducida con relación al volumen de las facturas presentadas, por lo que de las mismas no se evidencia una amplia difusión de su nombre comercial.

 

Asimismo, cabe tener en cuenta que la dirección en donde se ubica el local comercial de las accionantes (calle Los Pulpos Mz A, lote 1, Los Pulpos, Lurín), no sería visible desde la carretera Panamericana Sur, sino que se ubica en la calle Los Pulpos, la cual es una calle interior.

 

- Las facturas emitidas por diferentes tiendas de ferretería a favor de Paulina Reyna Pastor Torres, la carta redactada por esta última para la Municipalidad de Lurín, el Certificado de Seguridad en Defensa Civil, la apertura de cuenta corriente en el Banco de Crédito del Perú y las cartas de VisaNet Perú, resultan ser documentos administrativos de las accionantes, propios del ámbito  privado y del giro comercial que distingue el nombre comercial pero no acreditan una amplitud en el uso  del nombre comercial.

 

- La copia del artículo periodístico publicado en el periódico virtual Peru21.com, en el cual se informa sobre el RESTAURANTE MARAS, si bien se trata de un medio de difusión masivo, resulta ser insuficiente para acreditar una amplia difusión del nombre comercial toda vez que se trata de un artículo publicado por una única vez.

 

- De otro lado, el Estudio de Mercado realizado por Datum, presentado por la emplazada, sobre el grado de conocimiento que tienen los consumidores residentes en los distritos de Lurín, Villa El Salvador, Surco, Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Isidro, concluye lo siguiente:

 

● El nivel de conocimiento del “restaurante Maras” por parte del público consumidor, sin diferenciar de qué restaurante se está hablando, es bajo. Sólo el 17% de los encuestados mencionaron conocer o haber escuchado el nombre del restaurante Maras.

 

● Del total de los entrevistados que mencionaron conocer el restaurante Maras, aproximadamente la mitad de ellos no saben, no recuerdan o no pueden dar una ubicación del referido restaurante.

 

● Sobre la ubicación del “restaurante Maras”, el desconocimiento es alto (92%) en toda la población investigada. El 83% es porque no lo conoce de nombre, mientras que el 8% no recuerda. De los que mencionaron conocerlo, sólo el 5% lo ubica en San Isidro y el 2% en Lurín.

 

En consecuencia, la Sala determina que los medios probatorios adjuntados acreditan que las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración identificados con el nombre comercial RESTAURANTE MARAS de las accionantes se realizan, únicamente, en el local ubicado en calle Los Pulpos Mz. A, lote 1, altura del km 41.5 de la antigua Panamericana Sur, no habiéndose presentado evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante se haya extendido o puede extenderse a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte – y menos aún en la totalidad – del territorio nacional.

 

Sin perjuicio de lo expuesto, conviene señalar que se deja a salvo el derecho de la accionante de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.

 

En conclusión, al no haberse demostrado que el nombre comercial usado por la accionante posee una zona de influencia geográfica que exceda los límites del distrito de Lurín, dicha zona no es suficientemente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca registrada MARAS RESTAURANTE y logotipo.

 

6. Determinación del riesgo de confusión

 

En atención a lo desarrollado en el punto 5, no corresponde efectuar el análisis de riesgo de confusión entre los signos en cuestión.

 

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 64116), ésta no se encontraba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

 

7. Procedencia de la acción de nulidad

 

Por lo expuesto, la Sala determina que el Certificado N° 64116 — correspondiente a la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, que distingue servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial— fue otorgado en observancia de lo establecido en las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Por las razones expuestas, REVOCAR la Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 2012 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Paulina Reyna Pastor Torres contra el registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, registrada a favor  de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. bajo Certificado Nº 64116.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Vice- Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/sm.