شيلي

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil trece.

Vistos:

En estos antecedentes rol N° 24.827-2007 seguidos ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de primera instancia de veintiocho de octubre de dos mil diez, escrita a fs. 448 y siguientes, se rechazó con costas la demanda en juicio sumario por infracción de derechos de propiedad industrial deducida por José Farcas Knapp, quien compareció por sí mismo y en representación de la empresa Bocetos S.A.

La referida sentencia fue impugnada por el demandante, recurso del que conoció una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil doce, que se lee a fs. 524 y siguientes, lo desestimó, confirmando el fallo en alzada.

Contra este último fallo, el actor dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que se trajeron en relación por resolución de fs. 560.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por el recurso de casación en la forma deducido se han invocado las causales contenidas en los numerales quinto, séptimo y noveno del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

En lo que atañe a la causal del artículo 768 N° 5 citado, se ha denunciado infracción al artículo 170 N° 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, la que se habría cometido porque faltan a la sentencia las razones de hecho y de derecho para resolver, por una parte, que el demandante Sr. Farcas es dueño de una marca comercial y, por otra, que cualquiera puede hacer uso de ella.

Tampoco se hace cargo el fallo de la prueba testimonial de esa parte, que estuvo conteste en acreditar los hechos, en particular el daño que la demandada causó a los actores. En esta parte el recurrente destaca los dichos de Ana María Kellet quien declaró haber ingresado a la tienda Johnson’s porque entendió que se trataba de jeans Forever y se encontró con que eran Wrangler y Lee. Lo mismo dijeron Paulina Espinoza y María Recabarren y, sin embargo, sus dichos no fueron considerados por los jueces del fondo.

Aduce el recurrente que tampoco se analizó la prueba documental consistente en catálogos donde Johnson’s usa la marca Forever para promocionar la venta 2 x 1 de pantalones, jeans y zapatillas.

Asimismo, no se consideró la prueba confesional y documental relativa a los derechos marcarios vigentes.

Aduce el recurrente que la sentencia no contiene la enunciación de las leyes o en su defecto, de los principios de equidad con arreglos a los cuales se pronuncia el fallo, desconociéndose el derecho de propiedad del actor, sin fundamento alguno.

Finalmente, alega el recurrente que faltó la resolución del asunto porque la acción principal era que la demandada usó la marca Forever en catálogos e impresos, comerciales de TV, radio e internet para promover la venta 2 x 1 de jeans y zapatillas de diferentes marcas, sin haber pedido autorización al Sr. Farcas y sin haber pagado remuneración por ello, en tanto la sentencia se refiere a que habría usado la marca en los jeans, pantalones y/o zapatillas, lo que no corresponde a la cuestión planteada.

SEGUNDO: Que, luego, en lo que cabe a la causal del artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente afirma que en el razonamiento 16º del fallo impugnado se dice que el Sr. Farcas es dueño de la marca comercial FOREVER y, sin embargo, en el motivo 17º dice que aquella es una expresión de uso común y que cualquiera puede hacer uso de ella.

TERCERO: Que, por último, a través de la causal del artículo 768 N° 9 del Código ya citado, el recurrente afirma que de acuerdo al artículo 795 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, se omitió la práctica de diligencias probatorias que podrían conllevar la indefensión porque el tribunal se negó a realizar el informe pericial sobre el monto de las utilidades obtenidas por la demandada en la venta de jeans, zapatillas y pantalones en el periodo que usó la marca Forever.

CUARTO: Que las denuncias de casación formal realizadas en el primer capítulo, serán desestimadas desde luego, puesto que de la atenta lectura de la sentencia impugnada, surge que no son efectivas tales infracciones.

Por la sentencia se ha reconocido el derecho del Sr. Farcas sobre su marca comercial registrada y contrariamente a lo aseverado por el recurrente, se ha concluido por los jueces del fondo que no existió el uso indebido de dicho signo, sino que, de una palabra extranjera de uso común y, en consecuencia, no se ha declarado en caso alguno que cualquiera pueda hacer uso de la marca registrada del actor.

Asimismo, y atendida la circunstancia que se concluyó por los jueces que no existió el uso de la mencionada marca, no ha sido necesario ni conducente hacerse cargo de la prueba producida con el objeto de acreditar el supuesto perjuicio que se le habría causado al actor con un uso ilegítimo que no se tuvo por demostrado.

Los jueces han tenido por cierto que la empresa Johnson’s hizo uso de una expresión de lengua inglesa en la promoción de unos productos, pero se convencieron de que tal expresión no se correspondió con el signo FOREVER registrado por el actor.

QUINTO: Que en cuanto a la existencia de decisiones contradictorias que se acusa entre los motivos 16º y 17º será también rechazada, porque como ya se anticipó, los jueces establecieron que el Sr. Farcas es dueño de una etiqueta con determinadas características en las que se contiene la palabra FOREVER, en tanto la demandada usó la frase de uso corriente For ever en la realización de un evento donde se promovió la venta de ciertos artículos, lo que naturalmente no se condice con los mismos argumentos vertidos por el actor.

SEXTO: Que, finalmente, la recurrente reclama que se le negó la posibilidad de practicar un peritaje, siendo aquél una diligencia probatoria cuya omisión podría producirle indefensión.

Es del caso que el peritaje se practicó, pero sobre una materia diversa a la pretendida por la recurrente. Éste pedía que se hiciera para determinar las utilidades percibidas por la demandada en la venta de jeans, zapatillas y pantalones durante el periodo que usó la marca FOREVER en catálogos e impresos, difundidos a través de radio, televisión e internet. El tribunal lo decretó para establecer las utilidades obtenidas por la demandada por las ventas de los productos de la marca comercial FOREVER, facturados durante el periodo comprendido entre los meses de agosto y noviembre de 2007, ambos inclusive. Dicho informe se practicó y se concluyó que tales utilidades eran cero.

Si bien es efectivo el objetivo del peritaje ha sido otro, lo cierto es que en la sentencia no se ha tenido por establecido como hecho, que la demandada haya hecho uso alguno de la marca del actor, por lo que resultaba innecesario decretar la práctica de un peritaje por un periodo inexistente, como asimismo, de haberse empleado la marca, lo propio era orientar la pericia en la forma que se hizo, esto es, al daño efectivamente causado, para determinar lo percibido por la empresa Johnson’s con motivo del uso ilegítimo de una marca comercial.

Al efecto, útil resulta tener en consideración los puntos fijados por el tribunal para ser acreditados en la interlocutoria de fs. 159. El primero de ellos, apunta a demostrar la calidad de titular de la marca del actor, Sr. José Farcas Knapp, y el segundo, a si el mencionado otorgó a la empresa Bocetos S.A. licencia para el uso de tal marca. Luego, el punto N° 3 dice: "Si Johnson’s S.A. ha utilizado las marcas comerciales antedichas en la venta de productos de la clase 25 del Clasificador Internacional o en una campaña publicitaria", en tanto en el N° 4 se estableció: "Existencia, causa, naturaleza y monto de los perjuicios pretendidos por don José Farcas Knapp y Bocetos S.A.".

Dicha resolución sólo fue impugnada por la demandada y confirmada por resolución de alzada y de ella se advierte que la modificación que se introdujo al objeto del peritaje requerido por la actora se ajustó a la interlocutoria de prueba fijada en el proceso, de modo que no se ha incurrido en la especie, en omisión alguna que haya podido perjudicar a la demandante.

SÉPTIMO: Que la demandante dedujo también recurso de casación en el fondo, a través del cual denunció infracción a los artículos 19 bis D, 28 y 106 de la Ley N° 19.039, como asimismo, a los artículos 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política.

Explica el recurrente que aunque en la sentencia se reconoce que el Sr. Farcas es dueño de la marca FOREVER para distinguir todos los productos de la clase 25, entre ellos, pantalones, jeans y zapatillas, desconoce lisa y llanamente los atributos del dominio y precisamente la propiedad industrial, esto es, que el Sr. Farcas tiene derecho a impedir que un tercero –Johnson’s- use su marca sin la debida autorización y remuneración y que, producida la infracción, aquella empresa debe ser condenada a indemnizar los perjuicios causados.

Afirma que en el artículo 19 bis letra D) de la Ley N° 19.039 se establecen los derechos amagados por la sentencia, en tanto en el artículo 28 de ese mismo cuerpo legal se señalan los delitos penales que pueden cometerse con el uso indebido de una marca y el artículo 106 de la misma Ley, indica el derecho que tiene el afectado para demandar civilmente los daños que allí mismo se describen.

La recurrente denuncia también como vulnerado el artículo 111 de la Ley N° 19.039 porque el juez debe apreciar la prueba según la sana crítica y, en el caso, el juez omitió considerar las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los elementos económicos de mercado.

Agrega que con posterioridad, Johnson’s trató de registrar la marca Jeans for ever, lo que le fue rechazado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por lo que concluye pidiendo que se invalide el fallo de alzada y se dicte uno de reemplazo que acoja la demanda y declare la existencia de la infracción de propiedad industrial, que Johnson’s actuó negligentemente y que causó daño por lo que debe indemnizar los perjuicios derivados de su actuación ilegítima, además de destruir los folletos y catálogos que sirvieron al efecto y ordenarse la publicación de la sentencia.

OCTAVO: Que son hechos establecidos en el proceso que: "...otras entidades han registrado sus marcas con la palabra Forever, en distintas clases, lo que permite concluir que la referida palabra no es de uso exclusivo de la actora, máxime si la demandada no la ha utilizado como tal, sino como la frase For Ever y en relación con la realización de un evento ni siquiera con un producto, toda vez que, si bien en la especie se trataba de venta de jeans, estos lo eran de marcas distintas a Forever, eran Ellus y Lee, muy bien destacadas estas marcas." Asimismo, se tuvo por cierto que: "...dentro del evento a que llamara la demandada, no se vendió ningún producto con la marca de los actores, por lo que no se necesitaba de la autorización de éstos para llevarlo a efecto." Finalmente, se concluyó que: "...no se vislumbra el mal uso que pudiera haber hecho la demandada de la marca amparada bajo los registros Nos. 590.012 y 590.013, cuyo titular es don José Farcas y, menos que deba éste o la empresa demandante ser indemnizados por el empleo de frases de lengua extrajera de uso común, no registradas por los actores."

NOVENO: Que los antes transcritos hechos resulta inamovibles para este tribunal desde que aun cuando el recurrente en un pasaje de su libelo afirma que los jueces habrían violado el artículo 111 de la Ley N° 19.039, se ha limitado a sostener que se omitieron en el caso las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los elementos económicos de mercado, para luego agregar que el juez "no estuvo a la altura de analizar, considerar y resolver un asunto tan sencillo como la infracción marcaria" cometida en autos, pero sin explicar la forma en que se habría vulnerado la sana crítica, ni expresar cuáles serían las reglas de la lógica violadas, ni las máximas de experiencia dejadas de aplicar, como tampoco los elementos de mercado preteridos.

En tales circunstancias, los hechos establecidos resultan inmodificables y dado que en ellos se ha tenido por establecido que no existió por la demandada el uso de la marca del actor, ocurre que no se han infringido los artículos 19 bis D, 28 y 106 de la Ley N° 19.039 que señalan ciertos derechos para el titular de una marca ante el evento de ser infringido su derecho, cual no es el caso.

Luego, en lo que atañe a la supuesta infracción del artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política, sin perjuicio que aquella no ha sido correctamente descrita en el libelo en estudio, el error de derecho no aparece tampoco verificado en la especie.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, a lo dispuesto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y en el primer otrosí de fs. 526 por José Farcas Knapp, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil doce, escrita a fs. 524.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Milton Juica Arancibia.

Rol N° 8381-12.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.