كوستاريكا

sen-1-0034-640855

Tribunal Segundo Civil, Sección II

Resolución Nº 00123 – 2015

Fecha de la Resolución: 30 de Abril del 2015

Expediente: 14-000484-0164-CI

Redactado por: José Rodolfo León Díaz

Clase de Asunto: Medida cautelar

Analizado por: DIGESTO DE JURISPRUDENCIA

Contenido de Interés:

Temas (descriptores): Derechos de autor, Medidas cautelares

Subtemas (restrictores): Alcances de las medidas cautelares y distinción con el embargo preventivo común, Alcances y distinción con el embargo preventivo común en materia de propiedad intelectual

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del derecho: Derecho Civil

“III. De lo indicado en el acápite anterior, cabe resaltar que no estamos ante el embargo preventivo regulado en el Código Procesal Civil (CPC), de los artículos 272 al 281. En la normativa procesal común, se concede el embargo preventivo con la finalidad de impedir a un deudor ocultar o distraer bienes, en los cuales su acreedor pueda hacer valer el pago de sumas dinerarias. Se trata, entonces, de la posibilidad de tomar parte del patrimonio del deudor para que, ante una eventual condenatoria dineraria, pueda ser rematado, pagándose con su producto al acreedor, esto conforme al principio de responsabilidad patrimonial. Para obtenerlo, si el accionante presenta título ejecutivo, no tiene que presentar garantía alguna; pero si no lo tiene, debe depositar un 25% del monto por el cual se pide el embargo si utiliza dinero en efectivo, o bien, puede garantizar con valores de comercio a satisfacción del juez, en cuyo caso su monto debe ser del 50% de lo embargado. En el caso particular del embargo preventivo del Procesal Civil, el legislador concedió recurso de apelación contra el auto que lo concede, no así contra el que lo deniega. Pero lo regulado en la LPODPI, en el inciso 2 del artículo 5, no es un embargo preventivo común. Con una finalidad diferente, el legislador estableció una reglamentación especial para la protección de la propiedad intelectual, permitiendo, como medida cautelar, entre otras, que mercaderías posiblemente falsificadas o ilegales puedan ser “embargadas”, entendiendo este término como “Retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez o autoridad competente”, conforme a la segunda acepción de esta palabra en el actual Diccionario de la Real Academia Española (ver http// lema.rae.es/drae/?val=embargo). El objetivo es evitar que éstas ingresen en los circuitos comerciales o, si ya están a la venta, que puedan ser comercializadas en perjuicio de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. El decomiso o secuestro de estas mercaderías estaría dirigido también a lograr su eventual destrucción, que solo puede ordenarse en sentencia (artículo 41 LPODPI). Los requisitos para la adopción de esta medida cautelar se encuentran regulados, en términos generales, en el artículo 3 de esa normativa, dentro de los cuales se exige la demostración de la titularidad de los derechos por parte del solicitante y la rendición de una garantía determinada por el juez, dejando de lado el esquema de garantías previsto por el numeral 273 del CPC, pues no se trata de establecer un porcentaje rígido, sino de determinar un monto que pueda responder razonablemente por los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar el decomiso o apremio de esos bienes en caso de no obtenerse sentencia estimatoria, suma que debe determinarse en cada caso concreto, de acuerdo a sus circunstancias. Por este motivo, ante la solicitud de medidas cautelares especiales de propiedad intelectual, en concreto, el denominado “embargo” de bienes falsos o ilícitos, no resulta aplicable la normativa del embargo preventivo del Código Procesal Civil. Claro está, que éste sí puede ser utilizado cuando se pretenda más bien que el patrimonio del posible infractor, quede sujeto a una posible ejecución para pagar montos dinerarios, como, por ejemplo, daños y perjuicios. Para eludir cualquier confusión, entonces, no procede que se utilice el término “embargo preventivo”, cuando se trata de identificar la naturaleza del proceso, como lo ha hecho el a quo y la parte demandada.

IV. Distinta naturaleza tiene la obtención de prueba en poder de la parte contraria, pues no se trata de una medida cautelar, sino de un problema de adquisición de medios probatorios regulado, en primer lugar, por los artículos 43 y 47 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), tema incluido en el numeral 39 de la LPODPI. Puede darse como anticipada o como prueba durante el proceso.

V. Una vez esbozada la naturaleza de los dos pronunciamientos combatidos ante este Tribunal, cabe determinar, en primer lugar, si la apelación es admisible respecto de cada uno. En cuanto a la obligación de la parte accionada de aportar la prueba requerida, conforme al numeral 39 citado, la apelación ha de declararse mal admitida. En materia probatoria solo resulta apelable la resolución que deniegue su admisión, en los términos de los artículos 316, párrafo final, y 329 del CPC. Tampoco en la LPODPI existe norma alguna que otorgue el recurso vertical a la resolución que admita prueba, motivo por el cual este aspecto del auto impugnado cuenta únicamente con el recurso de revocatoria. En cuanto al auto que admite las medidas cautelares, del artículo 6, párrafo primero, in fine, de la citada Ley, puede extraerse que el legislador sí otorgó el recurso de apelación, por cuanto dispuso: “(…) La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.”. Tratándose de medidas tomadas sin dar audiencia previa a la parte contraria, el numeral 7° de ese cuerpo normativo le da la posibilidad al perjudicado de recurrir la medida ejecutada, lógicamente con los mismos recursos procedentes en caso de habérsele dado audiencia previa. Por ende, el recurso resulta admisible únicamente en cuanto al otorgamiento de la medida de embargo decretada.

VI. En cuanto subsiste la apelación presentada, el análisis del Tribunal debe restringirse a lo que fue objeto de apelación en el escrito de interposición del recurso. Por tratarse de un auto, según lo dispone el artículo 559, último párrafo, del CPC, el escrito donde se interpone la apelación deberá contener, necesariamente, los motivos en los que se fundamenta. Por ende, si no se expresa motivo alguno el recurso deberá rechazarse de plano y, si se expresan motivos concretos, el análisis se deberá circunscribir a dichos motivos, sin que pueda el recurrente introducir válidamente otros posteriormente, en el escrito de expresión de agravios. Cabe señalar, entonces, que en esta última oportunidad procesal tan solo se puede ahondar en los aspectos comprendidos en el escrito de apelación, sin que puedan invocar otros motivos nuevos. […]

X. El artículo 3, párrafo segundo, de la LPODPI, regula la legitimación para solicitar una medida cautelar en esta materia, al disponer que solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. Basta, para el legislador, con demostrar el vínculo de titularidad entre quien solicita la tutela y el derecho de propiedad intelectual que se estima quebrantado, para cuya protección se pide la cautelar. Sin entrar a analizar lo concerniente a la legalidad o no de la cesión de derecho efectuada por el inventor a la accionante, pues ello no fue objeto de impugnación al momento de apelar, cabe señalar que con la cesión cuya validez se mantiene, entre el anterior titular y Conair Coporation se dio la trasmisión del Modelo Industrial No. 458 (Plancha para peinar cabello). La LPODPI no requiere, para otorgar la tutela cautelar, que la cesión esté inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, pues la legitimación se basa en el principio de titularidad, más no en la oponibilidad registral. Esta última pretende proteger la seguridad jurídica en los aspectos atinentes a la constitución, modificación y trasmisión de los derechos inscribibles, protegiendo a los terceros de buena fe que efectúan actos de esta naturaleza con quien registralmente aparece como titular. Por ello, para los actos de disposición relativos a esos derechos debe respetarse el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. Así, por ejemplo, si quien aparece registralmente como titular –aunque ya no lo sea por haber cedido su derecho- otorga licencias, garantías mobiliarias u otra cesión de su patente o modelo a un tercero de buena fe, dichos actos tendrían validez y eficacia si este tercero presenta al Registro el acto respectivo, antes de quien haya adquirido por cesión y no la hubiere presentado. Es en este contexto donde encuentran aplicación los artículos 3 de la LPODPI y 7 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, referidos entonces a los actos de constitución o modificación de los derechos y la seguridad jurídica del tráfico comercial. Pero tratándose de la tutela de la propiedad intelectual ante eventuales actos lesivos, no nos encontramos frente a problemas de terceros de buena fe que realizan negocios jurídicos de adquisición de derechos del titular registral, como serían la obtención de licencias, garantías o la cesión. La tutela se funda, más bien, en la actuación supuestamente violatoria de los derechos conferidos por la patente o el diseño por parte de un sujeto a quien no le interesa la oponibilidad registral, pues ese presunto infractor no estaría realizando actos negociales de adquisición de derechos de quien formalmente aparezca como titular, sino actos que quebrantarían supuestamente el contenido sustantivo de los derechos conferidos de quien, independientemente de la inscripción registral, ya es titular de ellos. Por ese motivo, la normativa cautelar únicamente exige constatar la titularidad, sin que para conceder la protección sumaria y provisional cautelar sea necesaria la inscripción. Por ende, la premisa del agravio, consistente en la falta de oponibilidad de la cesión a terceros, no es compartida por este Tribunal, pues el ámbito de aplicación jurídica de la tutela registral y el de la protección cautelar son diferentes. La tutela cautelar en materia de Propiedad Intelectual no puede ser interpretada de manera restrictiva, pues ello atentaría contra los principios de acceso a la justicia (artículo 41 de la Constitución Política) y reconocimiento efectivo de los derechos de los creadores intelectuales (artículo 47 de la Constitución). Por ende, el reproche relativo a la falta de inscripción de la cesión, carece de fundamento. Al ser así, resulta ocioso plantearse el problema de una eventual legitimación sucesiva ante la inscripción de la cesión, pues la legitimación ya se tenía desde que se solicitó la medida cautelar.

XI. Es irrelevante, para adoptar la medida cautelar, conocer con exactitud cuántos productos presuntamente falsificados o ilícitos pudieran ser objeto del embargo o decomiso. Por ser bienes que están en poder del presunto infractor, el titular del derecho no está en grado de conocer con certeza su cantidad y solo al ejecutar la medida puede determinarse los bienes que eventualmente pudieran contravenir los derechos de propiedad intelectual. Al ejecutarse los decomisos, podrían encontrarse menos de 400 planchas de cabello o incluso más. Así, si fueran miles de objetos probablemente ilícitos o falsificados, igual se tendría que cumplir la medida respecto de éstos. Identificar cuántos productos son los que pudieren lesionar los derechos del titular, sería más bien un aspecto de la ejecución de la medida, no de su contenido esencial, cual es prevenir la comercialización de los productos cuestionados para que, en caso de proceder la demanda, puedan ser destruidos. En consecuencia, la cantidad de bienes supuestamente ilícitos o falsos, no es un problema que afecte la decisión de adoptar la medida. El brindar un dato aproximado sirve, en todo caso, para tratar de determinar el monto de una garantía que sea suficiente para proteger al accionado de eventuales abusos (artículo 50.3. del ADPIC) y que, a su vez, no sea excesiva al punto de disuadir a los titulares de recurrir a estas medidas (artículo 3 LPODPI). Se reprocha que el monto del decreto de embargo sería completamente antojadizo y carente de fundamento fáctico y jurídico. En cuanto a la fijación de la caución, no se pide sin embargo su modificación. Es cierto que en la resolución apelada se cometen yerros en el tema de la garantía. Así, erróneamente se señala que “… se decreta embargo preventivo hasta por la suma de CATORCE MILLONES DE COLONES en los bienes de la parte demandada, el cual se hace recaer en los que se solicitan – se refiere a las eventuales 700 plancas marca Evok -.”. Expresamente no se señala el monto de la garantía, ni los criterios que siguió el a quo para fijarla, pues se deduce que pensó que se trataba de un embargo preventivo regulado por la legislación procesal común, actuó como si de ello se tratara. Es evidente que el decomiso o embargo de bienes posiblemente falsificados o ilegales, no es un decreto de embargo hasta por una suma determinada, como si fuese el embargo preventivo regulado en el CPC. Si se encontraran miles de productos que eventualmente pudieran infringir los derechos de propiedad intelectual, igualmente cabría aplicar la medida, sin perjuicio de solicitar un ajuste de la garantía ordenada, para que pueda ser equitativa para ambas partes. Tampoco podría recaer el embargo o decomiso en otros bienes distintos, como sucede con el embargo preventivo ordinario, pues no se busca con ello sacarlos a remate. En esta tesitura, tampoco podría hablarse de eventuales excesos de embargo, aunque sí se podría presentar controversia en torno a si los bienes decomisados son presuntamente violatorios de los derechos. Esta medida cautelar especial, como se ha dicho, no se rige por las normas y principios del embargo preventivo común, por lo que no es procedente establecer un monto sobre el cual se hace recaer el embargo, ni establecer una garantía del 25% o 50%, según lo que se ofrezca como caución. Lo que procede, se repite, es decretar el decomiso de las mercancías posiblemente falsas o ilícitas que se puedan encontrar y establecer, según los datos que se tengan hasta ese momento, una garantía que proteja a la parte accionada de posibles daños y perjuicios en caso de no prosperar la demanda, la cual, en todo caso, no tiene tampoco que ser excesiva, al punto de constituirse en un obstáculo irracional para que el titular pueda acudir a esa tutela cautelar. Sin embargo, la parte apelante no pide que se modifique la garantía y tampoco sustenta de manera alguna que sean inequitativos o insuficientes los Ȼ3.500.000 ofrecidos por la parte accionante a folios 142 y 143, supuestamente depositados a la orden del Juzgado, y que han sido tomados tácitamente como el monto de la caución en el auto apelado, por cuanto se accedió al embargo pedido aunque sin decir expresamente que ese es el monto que fijaba como garantía, motivo por el cual este aspecto no puede ser modificado. Como se indicó, el a quo se confundió con el embargo preventivo de la normativa general procesal civil, donde es la parte que lo solicita quien indica cuál es el monto por el cual pide el embargo de los bienes del demandado y deposita la garantía tasada legalmente en el artículo 273 de ese cuerpo normativo. Se reitera, sin embargo, que en estos casos la fijación de la garantía no debería ser propuesta por la parte accionante con base en un porcentaje determinado (25% o 50%) de una estimación unilateral, como lo hizo la apoderada de la actora en los folios citados y fue aceptado sin reparos por el juez en el auto apelado. Pero para poder modificar esa suma, debió la parte apelante acreditar que no se trata de un monto justo y que se aleja a la finalidad del citado artículo 3 de la LPODPI.

XII. No es procedente el reproche de la parte apelante, según el cual no habría daño sufrido por la actora, pues el contrato de cesión de los derechos del diseño industrial se habría efectuado el 5 de agosto de 2014, por lo que no puede efectuar reclamo alguno antes de esa fecha. La medida cautelar pedida no tiene por finalidad garantizar el pago de daños y perjuicios, no es un embargo preventivo común, porque lejos de tutelar los intereses del titular de los derechos de propiedad intelectual, una eventual venta de los bienes ilegítimos más bien le causaría perjuicio. Con la medida cautelar, la parte accionante pretende proteger la pretensión de un proceso principal en el cual solicitaría la declaración de la violación de sus derechos relativos al modelo inscrito, por la importación, distribución, ofrecimiento de venta y venta de productos que califica de copiados o falsificados y se proceda a la destrucción de éstos, conforme a lo indicado a folios 103 y 104. De esa manera, no tiene relevancia la fecha de la cesión o eventuales daños anteriores a ella.”

Otras Referencias: Diccionario de la Real Academia Española (ver http// lema.rae.es/drae/?val=embargo).

Texto de la resolución

Expediente N° 14-000484-0164-CI.

ACT: ( ) CONAIR CORPORATION.

Fax N° 2204-75-80.

notifica@ariaslaw.co.cr

DEM: ( ) MUNDO COSMÉTICO J V, SOCIEDAD ANÓNIMA; HONG KONG INVESTMENT J Y V, SOCIEDAD ANÓNIMA; CORPORACIÓN BALLI J V, SOCIEDAD ANÓNIMA; INMOBILIARIA CONCHAS DE LIMÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA e IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

notificaciones@jurisis.com

Fax N° 2253-39-39.

N° 123

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA.- San José, a las diez horas del treinta de abril de dos mil quince.-

En MEDIDAS CAUTELAR Y PRELIMINAR establecidas en el JUZGADO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, bajo el expediente 14-000484-0164-CI, por CONAIR CORPORATION, contra MUNDO COSMÉTICO J V, SOCIEDAD ANÓNIMA; HONG KONG INVESTMENT J Y V, SOCIEDAD ANÓNIMA; CORPORACIÓN BALLI J V, SOCIEDAD ANÓNIMA; INMOBILIARIA CONCHAS DE LIMÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA e IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA. En virtud de apelación con nulidad concomitante interpuesta por Francisco Jara Castillo, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades co-accionadas, conoce este Tribunal y Sección de la resolución de las once horas veintitrés minutos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la cual ordenó decretar embargo preventivo hasta por la suma de catorce millones de colones, sobre bienes de la parte recurrente.-

REDACTA el Juez LEÓN DÍAZ; y,

CONSIDERANDO:

I. La parte accionante, apoyándose en lo dispuesto sobre medidas cautelares en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo LPODPI), No. 8039, reformada por la Ley No. 8656 de 18 de julio de 2008, pidió lo que denomina dicha fuente normativa como “embargo”, en su artículo 5°, inciso c). También, como medida preliminar, pidió se ordenara a las accionadas aportar un detalle certificado de los productos Evok (planchas para peinar el cabello) que se encuentren en sus inventarios, un detalle certificado de los productos Evok importados y certificación de las ventas de esos productos realizadas en los últimos dos años, así como de las empresas que formen parte de su canal de distribución, todo esto conforme al numeral 39 de la citada ley. El Juzgado, pese a identificar el tipo de proceso en la carátula como MEDIDA CAUTELAR, en las resoluciones que ha venido dictando lo califica como “embargo preventivo”. Finalmente, concedió lo pedido, en el auto de las once horas y veintitrés minutos del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

II. Contra lo resuelto apela la parte demandada, quien también denomina estas diligencias como “embargo preventivo”. Invoca, eso sí, supuestos quebrantos a la normativa especial de propiedad intelectual citada, tales como la falta de titularidad del derecho tutelado de la accionante; la defectuosa representación de quienes figuran como sus apoderados especiales judiciales; la fijación de la caución o garantía tomando como cierta la estimación hecha por la solicitante; la decisión del juzgado de tener como cierta la existencia de los bienes a “embargar”, sin prueba alguna que los acredite; así como la improcedencia de la aplicación del artículo 39 de la citada ley en cuanto a la prueba también ordenada.

III. De lo indicado en el acápite anterior, cabe resaltar que no estamos ante el embargo preventivo regulado en el Código Procesal Civil (CPC), de los artículos 272 al 281. En la normativa procesal común, se concede el embargo preventivo con la finalidad de impedir a un deudor ocultar o distraer bienes, en los cuales su acreedor pueda hacer valer el pago de sumas dinerarias. Se trata, entonces, de la posibilidad de tomar parte del patrimonio del deudor para que, ante una eventual condenatoria dineraria, pueda ser rematado, pagándose con su producto al acreedor, esto conforme al principio de responsabilidad patrimonial. Para obtenerlo, si el accionante presenta título ejecutivo, no tiene que presentar garantía alguna; pero si no lo tiene, debe depositar un 25% del monto por el cual se pide el embargo si utiliza dinero en efectivo, o bien, puede garantizar con valores de comercio a satisfacción del juez, en cuyo caso su monto debe ser del 50% de lo embargado. En el caso particular del embargo preventivo del Procesal Civil, el legislador concedió recurso de apelación contra el auto que lo concede, no así contra el que lo deniega. Pero lo regulado en la LPODPI, en el inciso 2 del artículo 5, no es un embargo preventivo común. Con una finalidad diferente, el legislador estableció una reglamentación especial para la protección de la propiedad intelectual, permitiendo, como medida cautelar, entre otras, que mercaderías posiblemente falsificadas o ilegales puedan ser “embargadas”, entendiendo este término como “Retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez o autoridad competente”, conforme a la segunda acepción de esta palabra en el actual Diccionario de la Real Academia Española (ver http// lema.rae.es/drae/?val=embargo). El objetivo es evitar que éstas ingresen en los circuitos comerciales o, si ya están a la venta, que puedan ser comercializadas en perjuicio de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. El decomiso o secuestro de estas mercaderías estaría dirigido también a lograr su eventual destrucción, que solo puede ordenarse en sentencia (artículo 41 LPODPI). Los requisitos para la adopción de esta medida cautelar se encuentran regulados, en términos generales, en el artículo 3 de esa normativa, dentro de los cuales se exige la demostración de la titularidad de los derechos por parte del solicitante y la rendición de una garantía determinada por el juez, dejando de lado el esquema de garantías previsto por el numeral 273 del CPC, pues no se trata de establecer un porcentaje rígido, sino de determinar un monto que pueda responder razonablemente por los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar el decomiso o apremio de esos bienes en caso de no obtenerse sentencia estimatoria, suma que debe determinarse en cada caso concreto, de acuerdo a sus circunstancias. Por este motivo, ante la solicitud de medidas cautelares especiales de propiedad intelectual, en concreto, el denominado “embargo” de bienes falsos o ilícitos, no resulta aplicable la normativa del embargo preventivo del Código Procesal Civil. Claro está, que éste sí puede ser utilizado cuando se pretenda más bien que el patrimonio del posible infractor, quede sujeto a una posible ejecución para pagar montos dinerarios, como, por ejemplo, daños y perjuicios. Para eludir cualquier confusión, entonces, no procede que se utilice el término “embargo preventivo”, cuando se trata de identificar la naturaleza del proceso, como lo ha hecho el a quo y la parte demandada.

IV. Distinta naturaleza tiene la obtención de prueba en poder de la parte contraria, pues no se trata de una medida cautelar, sino de un problema de adquisición de medios probatorios regulado, en primer lugar, por los artículos 43 y 47 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), tema incluido en el numeral 39 de la LPODPI. Puede darse como anticipada o como prueba durante el proceso.

V. Una vez esbozada la naturaleza de los dos pronunciamientos combatidos ante este Tribunal, cabe determinar, en primer lugar, si la apelación es admisible respecto de cada uno. En cuanto a la obligación de la parte accionada de aportar la prueba requerida, conforme al numeral 39 citado, la apelación ha de declararse mal admitida. En materia probatoria solo resulta apelable la resolución que deniegue su admisión, en los términos de los artículos 316, párrafo final, y 329 del CPC. Tampoco en la LPODPI existe norma alguna que otorgue el recurso vertical a la resolución que admita prueba, motivo por el cual este aspecto del auto impugnado cuenta únicamente con el recurso de revocatoria. En cuanto al auto que admite las medidas cautelares, del artículo 6, párrafo primero, in fine, de la citada Ley, puede extraerse que el legislador sí otorgó el recurso de apelación, por cuanto dispuso: “(…) La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.”. Tratándose de medidas tomadas sin dar audiencia previa a la parte contraria, el numeral 7° de ese cuerpo normativo le da la posibilidad al perjudicado de recurrir la medida ejecutada, lógicamente con los mismos recursos procedentes en caso de habérsele dado audiencia previa. Por ende, el recurso resulta admisible únicamente en cuanto al otorgamiento de la medida de embargo decretada.

VI. En cuanto subsiste la apelación presentada, el análisis del Tribunal debe restringirse a lo que fue objeto de apelación en el escrito de interposición del recurso. Por tratarse de un auto, según lo dispone el artículo 559, último párrafo, del CPC, el escrito donde se interpone la apelación deberá contener, necesariamente, los motivos en los que se fundamenta. Por ende, si no se expresa motivo alguno el recurso deberá rechazarse de plano y, si se expresan motivos concretos, el análisis se deberá circunscribir a dichos motivos, sin que pueda el recurrente introducir válidamente otros posteriormente, en el escrito de expresión de agravios. Cabe señalar, entonces, que en esta última oportunidad procesal tan solo se puede ahondar en los aspectos comprendidos en el escrito de apelación, sin que puedan invocar otros motivos nuevos.

VII. Al interponerse el recurso de apelación, en el escrito de folios 176 a 184, las sociedades impugnantes fundaron sus motivos de disconformidad en los siguientes puntos: a- la falta de titularidad de la accionante del modelo industrial No. 458, al momento de solicitar la medida, pues la inscripción respectiva estaba a nombre de Leandro P. Rizzuto; b- la defectuosa representación de los abogados de la parte actora, quienes en su concepto carecerían de facultades para interponer a su nombre la solicitud de medida cautelar; c- la carencia de pruebas que demuestren la existencia de 700 planchas de cabello marca Evok y la ausencia de criterios de la accionante para estimar la medida de embargo preventivo; y, d- la supuesta ausencia de daño sufrido por la actora, pues el contrato de cesión de los derechos del diseño industrial se habría efectuado el 5 de agosto de 2014, por lo que no puede plantear reclamo alguno antes de esa fecha.

VIII. Cabe desechar, en primer lugar, el argumento relativo a la supuesta defectuosa representación de los abogados de la parte solicitante. Ante el reproche efectuado al primer poder presentado por ellos, tanto en el recurso de apelación como en el escrito visible del folio 185 al 192, donde se invocó como defensa previa la defectuosa representación, el Juzgado previno a la accionante subsanar el defecto del poder conferido por la actora a quienes figuran como sus representantes judiciales, en el auto de las 13:31 horas del 16 de setiembre de 2014, otorgándole el plazo de 15 días para hacerlo. En cumplimento de lo indicado, la accionante presentó el escrito de folios 206 y 207, así como un nuevo poder y su traducción, visibles de folio 208 al 212. En el auto de las 13:58 horas del 7 de noviembre de 2014, se tuvo por cumplida la prevención efectuada y por enmendado el poder otorgado. Con ello, el punto de la defectuosa representación del primer poder aportado por la parte accionante quedó subsanado y, al no hacer reparo alguno la parte ahora apelante respecto del segundo poder y su admisión en la última resolución citada, pues no presentó recurso contra ella en cuanto a este punto, se trata de un aspecto precluído y carece de interé s lo relativo a eventuales defectos del primer mandato cuestionado. No procede analizar los reproches que ahora se pretenden dirigir contra este segundo poder al expresar agravios ante este Tribunal, pues, se reitera, no se recurrió el auto de las 13:58 horas del 7 de noviembre de 2014, donde se tuvo por subsanada la defectuosa representación. Son inatendibles, entonces, los reclamos efectuados contra la representación de quienes actúan en nombre de Conair Corporation.

IX. Al presentar la solicitud de medida cautelar, la parte accionante indicó que el Modelo Industrial 458 (Plancha para peinar el cabello), estaba inscrito a nombre de su inventor, Leandro P. Rizzuto. Sin embargo, manifestó que él cedió su titularidad a Conair Corporation, lo cual acreditó con el documento de cesión y su traducción de folios 28 a 32, transmisión del derecho que se efectuó el 5 de agosto de 2014, con autenticación de la Notaria Pública de Connecticut Tina Repp. Desde esa fecha, se da el acto de cesión de derechos que constituye en titular del Modelo Industrial 458 a la accionante Conair Corporation, acto que no es impugnado en sí por la parte apelante al recurrir, aunque pretende introducir ahora como agravio aspectos relativos a su legalidad. Su posición radica, más bien, en que dicha cesión no había sido registrada en el Registro de la Propiedad Industrial para que afecte a tercero, tal y como lo preceptúa el artículo 3 de la Ley de Patentes, al cual remite el numeral 27 de ella, cuando señala: “ (…) 4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.”. Estima la parte apelante, a lo largo de sus agravios, que dicha titularidad no le sería oponible, pues al momento de la solicitud de medida cautelar y cuando se revocó el auto que había denegado lo pedido, no se había inscrito el modelo a nombre de la accionante, lo cual hace que carezca de legitimación. En su concepto, la legitimación sería un vínculo entre quien acciona y lo reclamado, que debe estar presente al momento de iniciar su acción, pues, afirma, al no tener la condición de excepción previa no puede ser subsanada. La inscripción de la cesión en el Registro Público, argumenta, no es una simple formalidad pues se requiere para que sea oponible a terceros. Cita el artículo 7 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, que prescribe la imposibilidad de constituir derechos por parte de quien no tenga la titularidad registral o no la adquiera en el instrumento de su constitución; principio, cabe acotar, también contenido en el artículo 452 del Código Civil.

X. El artículo 3, párrafo segundo, de la LPODPI, regula la legitimación para solicitar una medida cautelar en esta materia, al disponer que solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. Basta, para el legislador, con demostrar el vínculo de titularidad entre quien solicita la tutela y el derecho de propiedad intelectual que se estima quebrantado, para cuya protección se pide la cautelar. Sin entrar a analizar lo concerniente a la legalidad o no de la cesión de derecho efectuada por el inventor a la accionante, pues ello no fue objeto de impugnación al momento de apelar, cabe señalar que con la cesión cuya validez se mantiene, entre el anterior titular y Conair Coporation se dio la trasmisión del Modelo Industrial No. 458 (Plancha para peinar cabello). La LPODPI no requiere, para otorgar la tutela cautelar, que la cesión esté inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, pues la legitimación se basa en el principio de titularidad, más no en la oponibilidad registral. Esta última pretende proteger la seguridad jurídica en los aspectos atinentes a la constitución, modificación y trasmisión de los derechos inscribibles, protegiendo a los terceros de buena fe que efectúan actos de esta naturaleza con quien registralmente aparece como titular. Por ello, para los actos de disposición relativos a esos derechos debe respetarse el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. Así, por ejemplo, si quien aparece registralmente como titular –aunque ya no lo sea por haber cedido su derecho- otorga licencias, garantías mobiliarias u otra cesión de su patente o modelo a un tercero de buena fe, dichos actos tendrían validez y eficacia si este tercero presenta al Registro el acto respectivo, antes de quien haya adquirido por cesión y no la hubiere presentado. Es en este contexto donde encuentran aplicación los artículos 3 de la LPODPI y 7 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, referidos entonces a los actos de constitución o modificación de los derechos y la seguridad jurídica del tráfico comercial. Pero tratándose de la tutela de la propiedad intelectual ante eventuales actos lesivos, no nos encontramos frente a problemas de terceros de buena fe que realizan negocios jurídicos de adquisición de derechos del titular registral, como serían la obtención de licencias, garantías o la cesión. La tutela se funda, más bien, en la actuación supuestamente violatoria de los derechos conferidos por la patente o el diseño por parte de un sujeto a quien no le interesa la oponibilidad registral, pues ese presunto infractor no estaría realizando actos negociales de adquisición de derechos de quien formalmente aparezca como titular, sino actos que quebrantarían supuestamente el contenido sustantivo de los derechos conferidos de quien, independientemente de la inscripción registral, ya es titular de ellos. Por ese motivo, la normativa cautelar únicamente exige constatar la titularidad, sin que para conceder la protección sumaria y provisional cautelar sea necesaria la inscripción. Por ende, la premisa del agravio, consistente en la falta de oponibilidad de la cesión a terceros, no es compartida por este Tribunal, pues el ámbito de aplicación jurídica de la tutela registral y el de la protección cautelar son diferentes. La tutela cautelar en materia de Propiedad Intelectual no puede ser interpretada de manera restrictiva, pues ello atentaría contra los principios de acceso a la justicia (artículo 41 de la Constitución Política) y reconocimiento efectivo de los derechos de los creadores intelectuales (artículo 47 de la Constitución). Por ende, el reproche relativo a la falta de inscripción de la cesión, carece de fundamento. Al ser así, resulta ocioso plantearse el problema de una eventual legitimación sucesiva ante la inscripción de la cesión, pues la legitimación ya se tenía desde que se solicitó la medida cautelar.

XI. Es irrelevante, para adoptar la medida cautelar, conocer con exactitud cuántos productos presuntamente falsificados o ilícitos pudieran ser objeto del embargo o decomiso. Por ser bienes que están en poder del presunto infractor, el titular del derecho no está en grado de conocer con certeza su cantidad y solo al ejecutar la medida puede determinarse los bienes que eventualmente pudieran contravenir los derechos de propiedad intelectual. Al ejecutarse los decomisos, podrían encontrarse menos de 400 planchas de cabello o incluso más. Así, si fueran miles de objetos probablemente ilícitos o falsificados, igual se tendría que cumplir la medida respecto de éstos. Identificar cuántos productos son los que pudieren lesionar los derechos del titular, sería más bien un aspecto de la ejecución de la medida, no de su contenido esencial, cual es prevenir la comercialización de los productos cuestionados para que, en caso de proceder la demanda, puedan ser destruidos. En consecuencia, la cantidad de bienes supuestamente ilícitos o falsos, no es un problema que afecte la decisión de adoptar la medida. El brindar un dato aproximado sirve, en todo caso, para tratar de determinar el monto de una garantía que sea suficiente para proteger al accionado de eventuales abusos (artículo 50.3. del ADPIC) y que, a su vez, no sea excesiva al punto de disuadir a los titulares de recurrir a estas medidas (artículo 3 LPODPI). Se reprocha que el monto del decreto de embargo sería completamente antojadizo y carente de fundamento fáctico y jurídico. En cuanto a la fijación de la caución, no se pide sin embargo su modificación. Es cierto que en la resolución apelada se cometen yerros en el tema de la garantía. Así, erróneamente se señala que “… se decreta embargo preventivo hasta por la suma de CATORCE MILLONES DE COLONES en los bienes de la parte demandada, el cual se hace recaer en los que se solicitan – se refiere a las eventuales 700 plancas marca Evok -.”. Expresamente no se señala el monto de la garantía, ni los criterios que siguió el a quo para fijarla, pues se deduce que pensó que se trataba de un embargo preventivo regulado por la legislación procesal común, actuó como si de ello se tratara. Es evidente que el decomiso o embargo de bienes posiblemente falsificados o ilegales, no es un decreto de embargo hasta por una suma determinada, como si fuese el embargo preventivo regulado en el CPC. Si se encontraran miles de productos que eventualmente pudieran infringir los derechos de propiedad intelectual, igualmente cabría aplicar la medida, sin perjuicio de solicitar un ajuste de la garantía ordenada, para que pueda ser equitativa para ambas partes. Tampoco podría recaer el embargo o decomiso en otros bienes distintos, como sucede con el embargo preventivo ordinario, pues no se busca con ello sacarlos a remate. En esta tesitura, tampoco podría hablarse de eventuales excesos de embargo, aunque sí se podría presentar controversia en torno a si los bienes decomisados son presuntamente violatorios de los derechos. Esta medida cautelar especial, como se ha dicho, no se rige por las normas y principios del embargo preventivo común, por lo que no es procedente establecer un monto sobre el cual se hace recaer el embargo, ni establecer una garantía del 25% o 50%, según lo que se ofrezca como caución. Lo que procede, se repite, es decretar el decomiso de las mercancías posiblemente falsas o ilícitas que se puedan encontrar y establecer, según los datos que se tengan hasta ese momento, una garantía que proteja a la parte accionada de posibles daños y perjuicios en caso de no prosperar la demanda, la cual, en todo caso, no tiene tampoco que ser excesiva, al punto de constituirse en un obstáculo irracional para que el titular pueda acudir a esa tutela cautelar. Sin embargo, la parte apelante no pide que se modifique la garantía y tampoco sustenta de manera alguna que sean inequitativos o insuficientes los Ȼ3.500.000 ofrecidos por la parte accionante a folios 142 y 143, supuestamente depositados a la orden del Juzgado, y que han sido tomados tácitamente como el monto de la caución en el auto apelado, por cuanto se accedió al embargo pedido aunque sin decir expresamente que ese es el monto que fijaba como garantía, motivo por el cual este aspecto no puede ser modificado. Como se indicó, el a quo se confundió con el embargo preventivo de la normativa general procesal civil, donde es la parte que lo solicita quien indica cuál es el monto por el cual pide el embargo de los bienes del demandado y deposita la garantía tasada legalmente en el artículo 273 de ese cuerpo normativo. Se reitera, sin embargo, que en estos casos la fijación de la garantía no debería ser propuesta por la parte accionante con base en un porcentaje determinado (25% o 50%) de una estimación unilateral, como lo hizo la apoderada de la actora en los folios citados y fue aceptado sin reparos por el juez en el auto apelado. Pero para poder modificar esa suma, debió la parte apelante acreditar que no se trata de un monto justo y que se aleja a la finalidad del citado artículo 3 de la LPODPI.

XII. No es procedente el reproche de la parte apelante, según el cual no habría daño sufrido por la actora, pues el contrato de cesión de los derechos del diseño industrial se habría efectuado el 5 de agosto de 2014, por lo que no puede efectuar reclamo alguno antes de esa fecha. La medida cautelar pedida no tiene por finalidad garantizar el pago de daños y perjuicios, no es un embargo preventivo común, porque lejos de tutelar los intereses del titular de los derechos de propiedad intelectual, una eventual venta de los bienes ilegítimos más bien le causaría perjuicio. Con la medida cautelar, la parte accionante pretende proteger la pretensión de un proceso principal en el cual solicitaría la declaración de la violación de sus derechos relativos al modelo inscrito, por la importación, distribución, ofrecimiento de venta y venta de productos que califica de copiados o falsificados y se proceda a la destrucción de éstos, conforme a lo indicado a folios 103 y 104. De esa manera, no tiene relevancia la fecha de la cesión o eventuales daños anteriores a ella.

XIII. Como se señaló, lo único que puede ser objeto de análisis en alzada son los motivos que se expresaron al apelar y su sustentación en dicho libelo y en la expresión de agravios, conforme a lo indicado por el artículo 559, in fine, del CPC. No existe la ampliación del recurso de apelación de autos, que permita introducir nuevos motivos de agravio no alegados al recurrir. En consecuencia, por no estar comprendidos entre los alegatos de folios 176 a 184, no procede analizar si las planchas marca Evok son o no copias no autorizadas del modelo industrial No. 458, si existe una supuesta anotación de cancelación de ese modelo industrial, si se trataría de un dibujo industrial y no de un modelo, si la cesión de derechos que aquí interesa se ajusta o no a la legislación nacional –sea civil, comercial o de otra naturaleza-, si existe nulidad de algún documento del Registro de Propiedad Industrial, si la resolución del Registro indicado que concedió la inscripción tiene o no vicios de nulidad y tampoco cabe analizar si las planchas decomisadas tienen o no similitud con los bienes de propiedad intelectual tutelados por el registro de Modelo o Diseño Industrial 458, involucrado en este litigio.

XIV. Pese a pedirse la nulidad concomitante de lo apelado, en el escrito de interposición del recurso no se han invocado vicios de naturaleza procesal que conlleven a la invalidez. Los agravios ahí sustentados y que son los únicos respecto de los cuales puede hacerse pronunciamiento, además de ser improcedentes, como fue analizado, no conllevan violaciones procedimentales que produzcan indefensión. Por ende, no existe nulidad alguna que decretar.

XV. Por último, el a quo señaló, en la resolución de las 9:10 horas del 1 de diciembre de 2014, que se había presentado una demanda abreviada que había sido cosida al expediente de medidas cautelares, la cual debía tramitarse como proceso nuevo, con su número propio. Cabe indicar, al respecto, que de conformidad con el artículo 241 del CPC, las medidas cautelares y la prueba anticipada, una vez instaurado un proceso principal, forman parte de este. Por ende, independientemente de si por orden o facilidad decida tramitar lo concerniente a las medidas cautelares en un legajo aparte, en este momento existe un único proceso que comprende el principal y dichas medidas. A su vez, se le reitera, no estamos ante un embargo preventivo común, sino ante medidas cautelares de propiedad intelectual.

POR TANTO:

Se declara mal admitida la apelación en cuanto combate la orden girada a los accionados de aportar la prueba requerida. En cuanto a lo que es objeto de alzada, se rechaza la nulidad concomitante alegada y se confirma el auto recurrido. Tome nota el Juzgado de lo indicado en el último considerando.

José Rodolfo León Díaz

Laura María León Orozco Luis Fernando Fernández Hidalgo

MEDIDAS CAUTELAR Y PRELIMINAR N° 005-15.

CONAIR CORPORATION.

contra

MUNDO COSMÉTICO J V, SOCIEDAD ANÓNIMA y OTRAS.

RFG/EMP.-

Juez 1.

CONSTANCIA:

De conformidad con el artículo 154, párrafo final del Código Procesal Civil, se hace constar que la jueza Laura María León Orozco, concurrió con su voto al dictado de la resolución N° 123 de las diez horas del treinta de abril del año en curso (F 345), pero no firma por estar imposibilitada para hacerlo.- San José, 21 de mayo de 2015.-

Licenciada Rose Mary Lawrence Mora

Jueza Tramitadora 1 a.i.

MEDIDAS CAUTELAR Y PRELIMINAR N° 005-15.

CONAIR CORPORATION.

contra

MUNDO COSMÉTICO J V, SOCIEDAD ANÓNIMA y OTRAS.

RFG/.-

Tribunal Segundo Civil, Primer Circuito Judicial de San José. Teléfono: 2295-3752.

Correo Electrónico: tscivil@Poder-Judicial.go.cr

Clasificación elaborada por DIGESTO DE JURISPRUDENCIA del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 24-01-2019 14:37:48.