بيرو

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

EXPEDIENTE Nº 000685-2012/DIN

RESOLUCION N° 000628-2014/DIN-INDECOPI

Lima, 30 de abril de 2014

Patente de invención – Restablecimiento de derechos presentado al amparo del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT): Denegada

Mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2012, MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. ambas de Estados Unidos de América, solicita el restablecimiento de derechos de acuerdo con lo establecido en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

1. Restablecimiento de derechos

1.1. Legislación aplicable

El artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece que el solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que se haya efectuado la comunicación prevista en el artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

La Regla 49.6 literal a) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) establece que cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3, debido a que, en el plazo aplicable, la solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

En el Perú, de acuerdo con la información que obra en la Guía del Solicitante PCT, en el capítulo correspondiente a la Fase Nacional, se consigna que para el restablecimiento de derechos el criterio aplicable por parte de esta Dirección es el de diligencia debida.

Adicionalmente, la Regla 49.6 literal e) del Reglamento del Tratado establece que la Oficina designada no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a) sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso.

1.2. Análisis de lo actuado

Con fecha 18 de mayo de 2012, MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. presentaron la solicitud de ingreso en fase nacional de la patente de invención para “VACUNA CONTRA EL PARAMIXOVIRUS AVIAR RECOMBINANTE Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO”, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, la cual reivindica prioridad de la solicitud US 61/235,912, presentada el 21 de agosto de 2009, en los Estados Unidos de América.

Con fecha 18 de mayo de 2012, las solicitantes manifestaron lo siguiente:

(i) El 15 de febrero de 2012, Tiki S. Catrell en representación de las solicitantes envió un a través de un correo electrónico las instrucciones para proceder con el ingreso en fase nacional, indicando que el plazo vencía el 21 de febrero de 2012 y los países en los que se debía realizar el ingreso en fase nacional. Asimismo, precisó que la firma HarneckerCarey Intellectual Property de Chile se encargaría de la presentación en dicho país y la coordinación con un agente en el Perú.

(ii) A pesar de las indicaciones expresas, por error la firma HarneckerCarey Intellectual Property asumió la responsabilidad de coordinar el ingreso en fase nacional de la solicitud en Chile mas no en el Perú.

(iii) Recién cuando Tiki S. Catrell en representación de las solicitantes indagara sobre el ingreso en fase nacional en el Perú, se percataron de la omisión cometida.

(iv) Con fecha 22 de febrero de 2012, HarneckerCarey Intellectual Property contactó con el Estudio Muñiz, Ramírez, Perez-Taiman & Olaya Abogados, quienes indicaron como una alternativa solicitar el ingreso en fase nacional solicitando el restablecimiento de derechos respectivo.

(v) Se entiende que la diligencia solo es exigida al solicitante, pues es el único interesado y eventualmente quien se perjudica por no presentar dentro del plazo una solicitud de registro, siendo el único responsable de asegurarse de dicha presentación en el territorio elegido.

(vi) En el supuesto que la interpretación vaya más allá de la norma y se exigiera la debida diligencia a un tercero para la presentación de la solicitud de patente, solo debería extenderse hasta quien actúe a nombre del solicitante y cuente con facultades expresas para proceder con el trámite de registro.

(vii) HarneckerCarey Intellectual Property solo recibió las instrucciones para la respectiva coordinación con un agente en el Perú no contaba con un poder permanente para actuar a nombre de las solicitantes, conforme se aprecia del documento de poder que adjunta.

(viii) Presentan medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 7 de septiembre de 2012, se señaló que la solicitud de restablecimiento de derechos sería rechazada, motivo por el cual se le requirió a las solicitantes que cumplan con presentar observaciones y los medios probatorios que consideraran pertinente de acuerdo con lo establecido en la Regla 49.6 d)ii y e)132.4, y el artículo 132.4 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Con fecha 26 de septiembre de 2012, las solicitantes reiteraron sus argumentos del escrito de fecha 18 de mayo de 2012. Agregaron que el reglamento del Tratado PCT relaciona la diligencia requerida con el actuar que debe tener el solicitante, incluyendo en este concepto al mandatario, siendo éste quien debe tener un actuar diligente, en ningún momento se extiende el concepto a un intermediario, el cual es un tercero ajeno a la relación existente entre el solicitante y las personas que serían designadas como representantes formales, por lo que el deber de actuar con la diligencia debida no debe alcanzar a HarneckerCarey Intellectual Property, lo contrario atenta contra lo dispuesto por el PCT y las normas internacionales sobre interpretación de los tratados.

En el presente caso, de la evaluación de los argumentos y medios probatorios presentados, considerando que la solicitud fue presentada dentro del plazo aplicable en virtud de la Regla 49.6 literal b) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se determina que aun cuando las instrucciones dadas por las solicitantes fueron enviadas oportunamente al igual que los documentos necesarios, el hecho de que la solicitud de ingreso en fase nacional no fuera presentada oportunamente no muestra un actuar diligente en la tramitación de la solicitud, más aún si en la declaración jurada del señor Francisco Carey Carvallo abogado de firma HarneckerCarey Intellectual Property se señala expresamente que la mencionada firma tenía su cargo la entrada en fase nacional en Chile y Perú y, que por un error entendieron que solo habían sido designados y recibido instrucciones para el ingreso en Chile, siendo los únicos responsables de no haber ingresado la solicitud en tiempo oportuno.

Asimismo, se debe tener en consideración que la firma HarneckerCarey Intellectual Property era la encargada de coordinar con el agente en el Perú para la presentación de la solicitud de ingreso en fase nacional conforme se indica en los medios probatorios, por lo que actuaría en nombre de la solicitante, siendo que una actuación diligente implica revisar y ejecutar las instrucciones de las solicitantes, lo que hubiera evitado la omisión de la presentación de la solicitud en el Perú (Referencia MER 09.133.PE) o habría hecho posible que se detecte de forma oportuna la omisión en la presentación

En consecuencia, atendiendo a que las solicitantes no han cumplido con demostrar que el retraso se dio a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias, no corresponde restablecer los derechos respecto a la solicitud internacional PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, debiendo considerarse la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular, cuya fecha de presentación es el 18 de mayo de 2012, continuándose con el trámite respectivo.

2. Conclusión del análisis

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes se determina que no corresponde acceder a la solicitud de restablecimiento de derechos, debiendo considerarse la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular, teniendo como fecha de presentación el 18 de mayo de 2012.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 40 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo 1075 que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DENEGAR la solicitud de restablecimiento de derechos efectuada por MERIAL LIMITED y UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. ambas Estados Unidos de América, considerándose la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular con fecha de presentación 18 de mayo de 2012 y continuar con el trámite de acuerdo a su estado.

Regístrese y Comuníquese

SILVIA SOLÍS IPARRAGUIRRE

Directora de Invenciones y

Nuevas Tecnologías

INDECOPI

LPD