TribunalSuperior de Justicia de Madrid

Salade lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2017/0003164

RECURSONº 156/2.017

SENTENCIANº. 470

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TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALADE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓNSEGUNDA

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IlustrísimosSeñores:

Presidente:

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados:

D.José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner

Dª.Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª.Natalia de la Iglesia Vicente

En laVilla de Madrid a veinte de Junio de dos mil dieciocho.

Vistospor la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superiorde Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 156de 2.017 interpuesto por la entidad «Facebook, Inc.» representada por elProcurador don Carlos Gómez-Villaboa Mandrí y asistido por la Letrada DoñaMónica Polo Carreño contra la resolución de 9 de diciembre de 2016 de laOficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzadainterpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2016 que acordó lainscripción de la marca nacional nº 3.574.832 Carbibook (gráficodenominativa) solicitada Pedro Enrique para proteger productos de la clase41ª del nomenclátor internacional. Ha sido parte la Oficina Española dePatentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites el Procurador don Carlos Gómez-Villaboa yMandrí en nombre y representación de la entidad «Facebook, Inc.» formalizódemanda el día 3 de abril de 2017 en la que tras exponer los hechos y fundamentosde Derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando tener por formalizada entiempo y forma la demanda en el presente recurso Contencioso-Administrativo yen su virtud dicte en su día sentencia por la que, con estimación del presenterecurso, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes yMarcas recurridas y se acuerde la denegación de la marca núm.. 3 574 832CARBIBOOK (mixta) en clase 41 por incompatibilidad con las marcas de la actora.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que enrepresentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas presentaracontestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 18 deabril de 2017 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho queconsideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día previos lostrámites legales se dictara Sentencia desestimando el recurso contencioso-administrativo y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, conexpresa imposición de las costas al Actor.

TERCERO.-Por auto de 16 de junio de 2.017 se acordó haber lugar a recibir el recurso aprueba practicándose la admitida con el resultado que obra en las actuaciones.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública seconcedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo queconsta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo delpresente recurso el día 14 de junio de 2018 a las 10,00 horas de su mañana, enque tuvo lugar. VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo SeñorDon Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El Procurador don Carlos Gómez-Villaboa y Mandrí en nombre y representación dela entidad «Facebook, Inc.» interpone recurso contencioso administrativo contrala resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Oficina Española de Patentes yMarcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de18 de mayo de 2016 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 3.574.832 Carbibook(gráfico denominativa) solicitada Pedro Enrique para proteger productos dela clase 41ª del nomenclátor internacional.

SEGUNDO.-Se fundamenta el recurso en la incompatibilidad de la marca nacional nº3.574.832 Carbibook (gráfico denominativa) solicitada Pedro Enrique conla marcas comunitarias A5585518, A 9151192, A 9151168, A 12873981 y A9507161 Facebook cuya titularidad ostenta la actora . Se alega lainfracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , queestablece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por seridénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares losproductos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en elpúblico; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marcaanterior así como la notoriedad de las marcas de su titularidad, así como lanotoriedad y renombre de la marca Facebook.

TERCERO.-La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que En primer lugar deberealizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presentecaso son los siguientes: los signos prioritarios A5585518, A 9151192, A9151168, A 12873981 y A 9507161 registrada para entre otras clases la clase 41"Acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en línea en relacióncon el entretenimiento y en relación con grupos de interés de nivel secundario,colegiados, sociales y comunitarios; Diarios y blogs electrónicos, concontenido generado o especificado por usuarios; Servicios de editorialelectrónicos para terceros; Servicios de esparcimiento, en concretofacilitación de servicios de juegos interactivos y de jugadores múltiples yúnicos para juegos que se juegan a través de redes informáticas o decomunicación; Suministro de información sobre juegos de ordenador y videojuegosa través de redes informáticas o de comunicación y la marca solicitadasolicitada en clase 41.

EstaInstancia considera que aun existiendo relación aplicativa para serviciossolicitados en clase 41 así como del renombre del que gozan los registrosoponentes en virtud del art.8 de la LM ,los registros enfrentados insertan suficientes diferencias como para que desdeuna visión de conjunto se perciban como realidades suficientementediferenciadas teniendo en cuenta que desde un punto de vista gráfico,denominativo y conceptual se configuran como realidades diferenciadas no siendoaceptable el hecho de que por incluir la denominación solicitada el término"BOOK" , único elemento en común , pueda ser causa determinante de ladenegación solicitada a tenor de las diferencias de conjunto comentadasanteriormente.

CUARTO.-Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de laLey 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarsecomo marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designeproductos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a unamarca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios quedesignan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusiónincluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que lamarca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, enprimer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además yconcurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios oproductos que pretende distinguir , por lo que es posible la inscripción deuna marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos oservicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marcaprioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de lacitada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas podrá registrarse como marcaun signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterioresaunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similaresa los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios orenombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre losproductos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o,en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar unaprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de lanotoriedad o renombre de dichos signos anteriores de forma que si la marcaprioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicioso actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado deconocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinentedel público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria esrenombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de laprotección se extenderá a cualquier género de productos, servicios oactividades. Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del TribunalSupremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibicionesrelativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 dediciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos:a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o serviciosidénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por seridénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusiónen el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con lamarca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la dobleidentidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a)del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará uncaso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitudde esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si seopusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casosen que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitosaplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, osimilitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigiráuna correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de lamisma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, lossupuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los doselementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en lossupuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativossean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes perolos campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Portanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación conuna clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Comoseñala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de estamanera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en lamente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial,calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

QUINTO.-Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia desemejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia desemejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de laprimera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir laeventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácterdirecto propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementosintegrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidadfonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre susintegrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestionescuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremode 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, yaque tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible,cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir laLey. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todoprevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el TribunalSupremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizablesdirectamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuandosirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptualo semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o eltaxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicioscon independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada lajurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modoindirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitudel riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se producedentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto,excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directadesde el momento que no figura recogido en la definición legal como productodeterminante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 ,20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 ,14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

SEXTO.-Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende respecto de losfactores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que elcriterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos odenominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanzafonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de losvocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura oaudición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamentelos elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales,puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que sepresenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor,según constante y reiterada jurisprudencia. Ha de señalarse que la marca y noson idénticas debiendo valorarse si existe semejanza. Como señala la citadaSentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferenciade la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos desemejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgadoruna actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, puesdifícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos,dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir elingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en elcomercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacenen los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuiciode admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debesometerse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sinembargo, en relación con una marca específica es necesario atender a lasmúltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y nocabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan puedenalegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porqueresponden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas . Enel caso enjuiciado no existe relación de semejanza pues como indica la OficinaEspañola de Patentes y Marcas el hecho de que por incluir la denominaciónsolicitada el término "BOOK", único elemento en común, no supone laexistencia de semejanza si se aprecia el aspecto denominativo de los signos enoposición más aun cuando dicho término es muy común en ingles debiendo ademássignificarse que no parece existir animo de aprovechamiento de la marcaprioritaria cuando los gráficos son diferentes y la marca ni siquiera hace usode los colores corporativos de la prioritaria.

SÉPTIMO.-La notoriedad de la marca supone el conocimiento de la misma no por losdistribuidores sino por los destinatarios finales y en el caso presente laprueba aportada es insuficiente, debiendo aportarse algún estudio de mercado,incluso alguna prospección sociológica que puede ilustrar al Tribunal delalcance del conocimiento por los consumidores de la marca en cuestión y ademásse precisa que la notoriedad se extienda al conjunto del territorio nacionalhecho este que en absoluto se ha logrado acreditar. Es cierto que en ocasiones,el Tribunal en cuanto se compone de personas que también tiene la condición de consumidorescuando se trata de productos dirigidos a un sector de mercado no especializadopuede utilizar la regla de juicio establecida en el artículo 281 apartado 4º dela Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que establece que no seránecesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general, peroeste conocimiento absoluto y general por el conjunto de la sociedad pero en elcaso presente la marca notoria es y no el término "book" noexistiendo prueba que los consumidores asocien este término "book" deforma exclusiva con la denominación "Facebook" por lo que no puedeextenderse la notoriedad de la expresión Facebook a una parte de la misma"book".

OCTAVO.-Por último debe decirse en cuanto al precedente administrativo alegado por larecurrente la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de la salaTercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 señala que noconstituyen precedentes vinculantes, las resoluciones administrativas, almargen de la legalidad o ilegalidad de su otorgamiento. En igual sentido laSentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005señala que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, nisiquiera al propio Registro (hoy OEPM), porque la concesión o denegación de unamarca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente elprincipio de legalidad. Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del TribunalSupremo de 21 de enero de 2009 en el recurso de casación número 3682/2006 losprecedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para laAdministración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos alprincipio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna laaplicación de las prohibiciones establecidas en la de Marcas, que exigeexaminar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas yrelativas contempladas en el mencionado cuerpo legal. Por tanto ni lasresoluciones de la EUIPO y de la Oficina Española de Patentes y Marcas vinculana este Tribunal.

NOVENO.-Al no existir semejanza denominativa la semejanza o identidad aplicativa carecede trascendencia y por tanto el recurso contencioso-administrativo ha de serdesestimado por ser el acto administrativo impugnado conforme a derecho.

DÉCIMO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 dela Ley 29/1998, de 13 de julio , en su redacción establecida por la Ley37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia,el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto losrecursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas ala parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie yasí lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Enlos supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cadaparte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvoque el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una deellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe otemeridad. Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y noapreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su noimposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposiciónde las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una ciframáxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar porel apelante en la suma de MIL EUROS (1.000 €) en concepto de honorarios del elAbogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para quela Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pagovoluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley29/1998, de 13 de julio , reguladora de la JurisdicciónContencioso-administrativa VISTOS.-Los artículos citados y demás de general ypertinente aplicación.

FALLAMOS

Quedesestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por elProcurador don Carlos GómezVillaboa Mandrí en nombre y representación de laentidad «Facebook, Inc.» contra la resolución de 9 de diciembre de 2016 de laOficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzadainterpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2016 que acordó lainscripción de la marca nacional nº 3.574.832 Carbibook (gráficodenominativa) solicitada por D. Pedro Enrique para proteger productos de laclase 41ª del nomenclátor internacional, condenando a la demandante al abono delas costas causadas en esta primera instancia que se fijan en la suma de MILEUROS (1.000 €) en concepto de honorarios del Abogado del Estado sirviendo untestimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicieel procedimiento de apremio.

Notifíquesela presente resolución a las partes con la advertencia de que contra misma cabepresentar recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazode treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación,acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de losrequisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivoque presente. Previa constitución del depósito previsto en la DisposiciónAdicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajoapercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Así,por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª.Natalia de la Iglesia Vicente

Procedimiento Ordinario 156/2017

AVISOLEGAL

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