إسبانيا

SENTENCIA ES: TSJM:2018:7906

ANTECEDENTES DE HECHO:

D. Pedro Enrique solicitó la marca mixta “Carbibook” para la clase 41, que fue inscrita por la OEPM pese a la oposición de Facebook que ostenta “Facebook” como diferentes marcas comunitarias registradas para la clase 41. Asimismo, Facebook Inc. argumenta que sus marcas son renombradas y notorias. El ahora demandante interpuso un recurso de alzada contra la decisión de la OEPM, recurso que fue desestimado al entender que el por el simple hecho de que ambas marcas incluyan el término “book” esto no es óbice para el registro de la marca aunque se solicite para los mismos servicios. Facebook Inc. interpone recurso contencioso administrativo.

RESUMEN:

El TSJ de Madrid concuerda con la OEPM en que desde una visión de conjunto los signos enfrentados se perciben como realidades suficientemente diferenciadas y que el hecho de incluir el término “book” en ambas no puede ser la causa determinante de la denegación de la marca solicitada. En cuanto a la notoriedad argumentada por la demandante, el Tribunal entiende que la prueba aportada para su demostración es insuficiente ya que debe aportar algún estudio de mercado o similar, y además debe acreditarse que dicha notoriedad se extiende al territorio nacional, algo que tampoco se ha logrado acreditar.

COMENTARIO:

Como recalca el FJ7, la notoriedad de la marca supone el conocimiento de la misma. Sin embargo, en el caso presente lo notorio es la marca “Facebook” y no el término “book”, no existiendo prueba de que los consumidores asocien el término “book” de forma exclusiva con la denominación “Facebook”, por lo que no puede extenderse la notoriedad de la expresión “Facebook” a “book”.