RECURSO
ESPECIAL Nº 1.843.507 - SP (2017/0048700-1)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO
SANSEVERINO RECORRENTE
: ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA ADVOGADOS : JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO -
SP010784
PASCOAL BELOTTI NETO - SP054914
JOSÉ THEOPHILO
FLEURY E OUTRO(S) - SP133298 RECORRIDO : SIDNEI EVARISTO MAZOCCO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS TONIN - SP086190
CLAYTON DE CAMPOS EUZEBIO -
SP223318
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO
DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56,
§ 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA
POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA
APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.
1.
A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade
Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações
de nulidade de direitos da propriedade industrial.
2.
Nos termos dos arts. 57, 118 e
175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e
de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.
3.
Esse mesmo diploma legal, no
entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos
desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em
ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto,
a participação do INPI.
4.
Essa ressalva não é aplicável às
marcas.
5.
O reconhecimento da nulidade de
patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter
tantum", não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo,
tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.
6.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.