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RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.910 - RJ (2019/0045852-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : WYETH HOLDINGS CORPORATION RECORRENTE : WYETH LLC

ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459 PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO : TATIANA GARCIA SCHOFIELD E OUTRO(S)

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889 LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505

DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572

INTERES. : WISTA LABORATORIES LTD

INTERES. : WARSAW ORTHOPEDIC INC

ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 56, CAPUT, DA LPI. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1-                           Ação ajuizada em 11/9/2013. Recurso especial interposto em 10/4/2018 e

concluso ao Gabinete em 24/6/2019.

2-                           O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3-                           Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI: “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

4-                           O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

6-                           A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção

não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

7-                           A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

8-                           Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

9-                           Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares.

10-                        Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

11-                        O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO, pela parte RECORRENTE: WYETH HOLDINGS CORPORATION. Dr(a). BRUNA MARIA PALHANO MEDEIROS, pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Dr(a). LÍVIA BARBOZA MAIA, pela parte INTERES.: ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora