إسبانيا

Antecedentes de hecho

La demandante ITV Global Distribution Limited solicitó la marca de la Unión Europea denominativa “Pasapalabra” en mayo de 2009 siendo publicada la solicitud en agosto de ese mismo año y concedida en febrero de 2016. Entre 2009 y 2012, la demandante firmó tres contratos con la empresa Mediaset para la producción y emisión de un programa de televisión con un formato televisivo denominado The Alphabet Game y con el título de “Pasapalabra”.

Al año de haber suscrito el contrato Mediaset desistió del contrato principal puesto que, en su opinión, ITV Global no era la dueña del formato televisivo. Al desistimiento le siguió una demanda frente a ITV, de la que conoció un juzgado mercantil de Madrid, y en la que pedía la nulidad del contrato “Pasapalabra Heads of Agreement” por vicios en el consentimiento (dolo y error), así como la restitución de las cantidades abonadas en virtud del referido contrato, más la indemnización de daños y perjuicios.

Frente a esta demanda ITV Global formuló una demanda reconvencional en la que ejercitaba una acción de incumplimiento por la demandada de los contratos concertados con Mediaset, entre los que se encontraba Pasapalabra Heads of Agreement y otras acciones basadas en la infracción de los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato del programa y su denominación "Pasapalabra", bien fuera como título del programa (propiedad intelectual), bien fuera como marca notoria no registrada (propiedad industrial).

El procedimiento judicial se saldó con la desestimación de la demanda de Mediaset y la estimación de la reconvención de ITV Global. En su Sentencia, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid consideró que la parte reconvenida, a partir del día 1 de agosto de 2012, con la emisión del programa denominado "Pasapalabra" había infringido su derecho de exclusiva sobre el formato y sobre el título; condenó a Mediaset a abonar la cantidad de 5.400.000 euros, que no había satisfecho como consecuencia del incumplimiento del contrato Pasapalabra Heads of Agreement ; a la cesación, remoción y destrucción de los programas de televisión con el formato y el título infringidos, y de la comercialización de los productos de merchandising con la denominación "Pasapalabra"; así como a una indemnización por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, con el criterio de las ganancias obtenidas por el infractor, respecto del uso infractor del formato y el título de la obra, y respecto de los productos de merchandising en los que se hubiera consignado la denominación "Pasapalabra" desde el día 1 de agosto de 2012.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación y la Audiencia estimó en parte el recurso. En relación con la indemnización, amplió el plazo de la condena por las ganancias obtenidas con la comercialización de productos de merchandising desde el 1 de febrero de 2010, que entendió cuantificada hasta el 30 de junio de 2012 en 454.218,99 euros.

Mientras se tramitaba en la instancia ese primer procedimiento ITV Global inició otros dos procedimientos. En la demanda del primero, iniciado a instancia de ITV frente a Mediaset el 26 de mayo de 2014, se ejercitaba una acción de protección provisional de la solicitud de marca de la UE, porque tras la denuncia unilateral del contrato, en febrero de 2010, Mediaset había seguido con la emisión del programa con la denominación "Pasapalabra", lo que suponía una infracción de los derechos que le confería la solicitud de la marca, finalmente concedida. En la demanda, además de la declaración de infracción, se pedía la condena de la demandada a la cesación, remoción de efectos y a la indemnización de daños y perjuicios conforme al criterio de la regalía hipotética (canon de entrada, canon mínimo anual y un canon variable no inferior a un 3% de la cifra de negocio desde el día 3 de agosto de 2009 hasta la fecha del cese de la conducta infractora).

En la demanda del segundo procedimiento, iniciado a instancia de ITV, tras la concesión de la marca de la UE núm. 8.313.108 el 28 de enero de 2016 (publicada el 2 de febrero de 2016), se ejercitaba al amparo del art. 9.2 a) y b) del Reglamento de la marca de la UE una acción de infracción marcaria. Mediaset en su contestación a la demanda opuso que tenía mejor derecho sobre la denominación "Pasapalabra", al ser titular de la marca notoria no registrada sobre dicha denominación; y, además, formuló una demanda reconvencional en la que, con carácter principal, ejercitaba la acción reivindicatoria de la marca registrada por ITV; con carácter subsidiario, ejercitaba una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión; y, con carácter subsidiario a esta última, una acción de nulidad absoluta por concurrir mala fe al tiempo de solicitar la marca de la UE.

El Juzgado de lo Mercantil estimó íntegramente la primera demanda de ITV y de manera sustancial la segunda de ITV, al tiempo que desestimó la reconvención de Mediaset.

El Juzgado declaró que ITV ostentaba frente a Mediaset los derechos de exclusiva sobre la marca de la UE núm. 8.313.108 "Pasapalabra" para identificar servicios de las clases 38 y 41; que Mediaset había infringido estos derechos al usar el signo "Pasapalabra" para identificar y explotar un programa de televisión y para comercializar productos de entretenimiento/esparcimiento (merchandising); también reconoció los derechos de ITV correspondientes a la protección provisional durante el periodo comprendido entre la solicitud de la marca y su concesión, infringidos por Mediaset; y que esa conducta infractora de Mediaset había supuesto un enriquecimiento injusto para la infractora y un daño por lucro cesante para la titular del derecho infringido que debía ser indemnizado con arreglo al criterio de la regalía hipotética.

Además, acordó los siguientes pronunciamientos de condena. Ordenó a Mediaset la cesación de la conducta infractora; y la remoción y destrucción de los efectos de la conducta infractora. Condenó a Mediaset al pago de la indemnización a ITV de los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria, así como de la indemnización razonable de conformidad con el criterio de la regalía hipotética en la suma de 8.702.290,61 euros, más los daños y perjuicios que se siguieran produciendo desde el día 31 de diciembre de 2017 hasta el cese efectivo de la infracción marcaria; así como los intereses legales desde la fecha de la demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia.

La resolución de primera instancia fue recurrida en apelación. La Audiencia Provincial ratificó la infracción de la marca de la demandante y la estimación parcial del recurso de apelación afecta a la indemnización. Estima la objeción formulada por Mediaset de que la indemnización concedida en este procedimiento era redundante en relación con la indemnización acordada en el proceso judicial sobre el formato televisivo, lo que infringe el principio de la interdicción del enriquecimiento injusto. Concluye la Audiencia que no procede conceder la "indemnización razonable" porque el daño efectivo de ITV durante el período de tiempo de la solicitud de la marca de la UE ha quedado suficientemente resarcido con la indemnización ya concedida correspondientes a ese mismo periodo, en el proceso del formato televisivo.

La Sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por ambas partes que interpusieron sendos recursos de casación y de infracción procesal.

Resumen

El primer motivo del recurso de Mediaset alega la existencia de identidad entre los procedimientos insistiendo en que concurren los requisitos del art. 222 LEC, al existir una identidad subjetiva, objetiva y causal. El Tribunal Supremo desestima el motivo ya que, aunque “existe una identidad de sujetos entre el primer pleito y este segundo y los hechos pueden considerarse también sustancialmente iguales porque guardan relación con el programa de televisión que Mediaset emitía bajo el nombre "Pasapalabra", la causa de pedir es distinta”.

Las acciones ejercitadas en este segundo pleito son distintas de las ejercitadas en el primero, en cuanto que el derecho de exclusiva infringido por una misma actuación es distinto; y se da la circunstancia de que no se pudieron acumular a la demanda reconvencional del primer pleito. En el primer pleito, iniciado por Mediaset ante los juzgados mercantiles de Madrid, ITV formuló demanda reconvencional por la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato televisivo y el título del programa "Pasapalabra". A esta demanda no podía acumular las acciones basadas en la solicitud y más tarde concesión de la marca de la UE (denominativa "Pasapalabra") porque el juzgado de Madrid carecía de competencia objetiva, pues, al tratarse de una marca de la Unión Europea, operaba un fuero especial, el del Juzgado de la Marca de la Unión Europea que en la actualidad es el Juzgado de lo Mercantil de Alicante.

El segundo motivo alegado por Mediaset es el hecho de que la totalidad de los daños por el uso de la denominación "Pasapalabra", tanto por la identificación del programa de TV como por el merchandising, ya fueron resarcidos por la sentencia dictada en el primer pleito sobre formato y el título del programa de TV.

Según el Tribunal Supremo lo verdaderamente relevante es que, “en un caso como este en que la misma conducta de Mediaset infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación "Pasapalabra", por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa "Pasapalabra", y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo "daño" al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y título)”.

Respecto de los motivos de casación de ITV son íntegramente desestimados como consecuencia de la estimación del recurso de casación de Mediaset, que supuso la desestimación de la acción indemnizatoria por la infracción de la marca de la UE núm. 8.313.108, denominativa ("Pasapalabra"), porque la pretendida reparación del daño ya estaba cubierta con la condena indemnizatoria del primer pleito.

Comentario

La relevancia de la resolución reside en la decisión del Tribunal Supremo de considerar improcedente la acumulación de indemnización cuando el daño efectivo es el mismo a pesar de que los títulos de propiedad intelectual sean diferentes. En palabras del Supremo “la misma conducta de Mediaset infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación "Pasapalabra", por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa "Pasapalabra"” por lo que el daño patrimonial era el mismo y, por ello, “no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo "daño" al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y título)”.