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ACCIONANTE: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

EMPLAZADA: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERÚ S.A. (inicialmente GOOD FOODS S.A.)

 

Acción de cancelación – Pruebas de uso – Reducción de la lista de productos

 

Lima, ocho de mayo del dos mil ocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 27 de octubre del 2004, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto TRIÁNGULO, inscrita bajo certificado Nº 46811, a favor de Good Foods S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que la marca no viene siendo usada por su titular ni licenciatario alguno durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción.

 

Con fecha 17 de marzo del 2005, Good Foods S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que no ha dejado de usar la marca TRIÁNGULO, tal como se aprecia de las facturas que presenta correspondientes a los años 2001 y 2002. Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 11 de abril del 2005, Société des Produits Nestlé S.A. señaló lo siguiente:

 

(i)             Ninguna de las facturas presentadas acredita la comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca TRIÁNGULO.

(ii)            Las cantidades de productos indicadas en las facturas no determinan un uso razonable y continuado de la marca respecto de los productos que distingue, lo cual es evidente al hacer la comparación de los montos facturados con los correspondientes a la venta de otros productos fabricados por la misma empresa.

(iii)           El uso de la marca no puede ser acreditado mediante una simple presentación de facturas, para acreditar ello, sólo es posible remitirse a pruebas de uso que incorporen la marca, tales como muestras del empaque, encartes publicitarios efectivamente utilizados, material promocional, notas de prensa, comerciales, registro sanitario emitido por Digesa y, en general, cualquier documento en el cual se pueda apreciar el uso de la marca.

(iv)           Ha podido comprobar que el producto que comercializa la emplazada y que figura en las facturas como CHOCOLATE TRIÁNGULO DE LECHE, en realidad, se trata del producto D´LECHE, en el cual no se aprecia el uso de la marca TRIÁNGULO.

(v)            Si la marca TRIÁNGULO no es incorporada en la presentación del producto, en los medios de publicidad ni es reconocida por el consumidor de los productos, no está cumpliendo la función distintiva para la cual ha sido registrada.

 

Con fecha 14 de octubre del 2005, Good Foods S.A. señaló lo siguiente:

 

(i)             El número de unidades de chocolates TRIÁNGULO vendidos demuestra que existió un negocio honesto y transparente de venta continua del producto TRIÁNGULO equivalente a la venta de otras marcas de la empresa.

(ii)            Resulta malicioso que la accionante indique que las facturas corresponden a un producto distinto, o que no demuestran el uso de la marca tal cual fue registrada.

 

Citó la Resolución Nº 1049-2003/TPI-INDECOPI.

 

Con fecha 25 de octubre del 2005, Société des Produits Nestlé S.A. señaló lo siguiente:

 

(i)             Entre diciembre del 2001 y febrero del 2002, la emplazada no contaba con el registro sanitario que permitiera la comercialización en el mercado peruano del producto CHOCOLATE TRIÁNGULO DE LECHE, ya que el registro sanitario Nº G00078N NAPOSA fue obtenido a favor de la empresa Procacao S.A., con fecha 4 de marzo del 2002, es decir, con posterioridad a las facturas presentadas por la emplazada. Es recién a partir del mes de setiembre del 2003, que la emplazada obtiene, mediante transferencia, la titularidad del registro sanitario correspondiente al producto CHOCOLATE DE LECHE TRIÁNGULO WINTERS.

(ii)            Lo anterior, determina dos posibilidades:

-         El producto TRIÁNGULO fue comercializado en el mercado local, entre diciembre del 2001 y febrero del 2002, sin contar con registro sanitario respectivo, lo que invalidaría la venta como medio de probanza.

-         El producto consignado en las facturas emitidas por la emplazada se distinguían en el mercado bajo una marca (probablemente DE LECHE o WINTER´S DE LECHE), y se indicaba marca TRIÁNGULO en las facturas para fines exclusivamente internos, por lo que el registro sanitario consignado en la presentación comercial correspondía a otro producto.

 

Con fecha 11 de abril del 2006, Good Foods S.A. señaló lo siguiente:

 

(i)             Presenta una copia del contrato de prestación de servicios de fabricación de fecha 30 de noviembre del 2001, celebrado con la empresa Procacao S.A., mediante el cual se obliga a fabricar y distribuir a favor de su empresa los productos mencionados en el anexo A, entre otros, TRIÁNGULO DE LECHE, en dos presentaciones.

(ii)            Los productos identificados con la marca TRIÁNGULO comercializados por su empresa se enmarcan dentro de los supuestos contenidos en el artículo 177 de la Decisión 486, ya que: a) la marca ha sido usada por una empresa autorizada por el titular de la marca; y b) se tratan de productos genuinos y legítimos de dicha marca.

Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 13 de abril del 2007, Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A. señaló que ha adquirido todos los activos de la empresa Good Foods S.A., según se aprecia de los medios probatorios que presenta, por lo que solicita se le tenga como nueva titular de la marca TRIÁNGULO.

 

Mediante Resolución Nº 16251-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de setiembre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación. Consideró lo siguiente:

 

(i)             Las pruebas presentadas acreditan el uso de la denominación TRIÁNGULO como marca para distinguir chocolates, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486.

(ii)            En efecto, las copias de las facturas que obran a fojas 50, 51, 141-147, 188 y 189 son ilegibles, motivo por el cual no demuestran el uso de la denominación TRIÁNGULO para distinguir cacao sólo o combinado, chocolates, cacao, preparaciones ni productos de cacao, en los términos del artículo 166 de la Decisión 486.

(iii)           Sin embargo, las copias de las facturas que obra a fojas 49, 52-121, 122-140, 148-187, 190-227 acreditan el uso de la marca en cuestión, puesto que han sido emitidas en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina (Perú), por parte de la empresa Good Foods S.A., persona autorizada para utilizar la marca en cuestión, tal como consta en la copia del Contrato de Prestación de Servicios de Fabricación y en la copia del Contrato de Distribución de fecha 30 de noviembre del 2001, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la cancelación, ya que han sido emitidas entre el 1º de diciembre del 2001 y el 25 de febrero del 2002, por la venta sólo de chocolates – uno de los productos para los que fue registrada - distinguidos con la marca TRIÁNGULO, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

(iv)           Ahora bien, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para distinguir el resto de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial para los que se concedió el registro de la marca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente “chocolates” de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 25 de octubre del 2007, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i)             El material probatorio no acredita de forma adecuada el uso de la marca TRIÁNGULO para ningún producto de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial ni existen indicios razonables de que está siendo usada para identificar un producto.

(ii)            El incumplimiento de un requisito necesario para la comercialización de un producto, en este caso, el registro sanitario, incide directamente en el valor probatorio de los documentos que sustentan el uso de la marca.

(iii)           En el supuesto negado que se considere que la marca TRIÁNGULO ha sido usada para distinguir chocolates, un uso por un período de tres meses por una cantidad pequeña, no constituye uso de marca una marca de productos de consumo masivo.

(iv)           La suscripción de los contratos presentados no determina que los productos hayan sido efectivamente puestos a disposición del público bajo una marca determinada.

(v)            Las facturas presentadas muestran la venta de chocolate en una cantidad bastante menor a la que, razonablemente, corresponde a un producto de venta masiva.

(vi)           Las empresas Procacao S.A. y Good Food S.A. no han sido titulares de los registros sanitarios para la comercialización de un producto chocolate bajo la marca TRIÁNGULO, debiendo tenerse en consideración que un producto alimenticio no puede ser comercializado en el Perú sin contar con el registro sanitario respectivo.

(vii)          Si el producto TRIÁNGULO efectivamente fue puesto a la venta en presentaciones de 24x20g y 24x8g, no es posible que no exista un registro sanitario que ampare la comercialización.

(viii)        Ante la duda, la Autoridad bien pudo solicitar pruebas adicionales de uso efectivo de la marca TRIÁNGULO en aplicación de lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 807, ya que los medios probatorios que obran en el expediente no crean certeza que desvirtúe la falta de uso.

(ix)           El modo de comercialización de un producto incluye, obviamente, el cumplimiento de la normativa necesaria para que el producto pueda ser comercializado en el mercado, siendo que en el caso de productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y medicinales, la comercialización no puede efectuarse de manera lícita sin contar con el registro sanitario respectivo.

(x)            La ausencia del registro sanitario, así como la inexistencia de muestras, empaques, material promocional u otro documento que no sean las facturas de cantidades pequeñas, determinan que la acreditación del uso de la marca TRIÁNGULO sea precaria y no cause certeza.

 

Con fecha 11 de diciembre del 2007, Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i)             Las pruebas presentadas acreditan la fabricación, distribución y comercialización efectiva de productos (chocolates) identificados con la marca TRIÁNGULO en el Perú dentro del período de prueba establecido en la Decisión 486, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, pues los chocolates son productos que deben mantenerse y consumirse frescos, por lo que su venta se realiza en pequeñas cantidades y de forma seguida.

(ii)            La Decisión 486 no exige que se acredite el uso de la marca de manera continua durante los tres años precedentes a la interposición de la acción de cancelación, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde, determina la interrupción del plazo de cancelación.

(iii)           Se ha presentado el registro sanitario con el que se comercializan los productos identificados con la marca TRIÁNGULO.

 

Con fecha 17 de abril del 2007, Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A. señaló lo siguiente:

 

(i)             Le es muy difícil aportar más pruebas de uso de la marca que correspondan al período comprendido del 27 de octubre del 2001 al 27 de octubre del 2004, ya que la documentación no le fue entregada cuando realizó la compra-venta de los activos.

(ii)            No existe conexión entre el registro de signos distintivos que administra Indecopi y los registros sanitarios administrados por Digesa, por lo que muchas veces el titular de una marca no necesariamente es el titular del registro sanitario.

(iii)           De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Decreto Supremo Nº 007-98-SA, es posible vía modificación del registro sanitario, la ampliación de las marcas que se utilizan para la comercialización de un producto, por lo que el registro puede ser utilizado en la comercialización de varias marcas que identifiquen el mismo producto, ya que lo importante es que los componentes o ingredientes del producto sean los mismos. En tal sentido, la presentación de un registro sanitario no puede ser determinante para acreditar el uso de una marca.

(iv)           Ha podido encontrar una caja con productos identificados con la marca TRIÁNGULO, el cual si bien corresponde a un producto elaborado en agosto de 1999, muestra el número del registro sanitario que se utilizó para la comercialización del producto, cuya copia solicitó a Digesa y presenta como medio probatorio.

(v)            Este registro sanitario, asi como los que presenta en relación con el producto TRIÁNGULO muestran que Procacao S.A. (titular original y posterior fabricante) fue titular del registro sanitario utilizado en la comercialización del producto TRIÁNGULO, algunos de los cuales fueron transferidos a Good Foods S.A. y a su empresa.

(vi)           Los chocolates identificados con la marca TRIÁNGULO no han dejado de comercializarse, tan es así que, si se revisa el expediente Nº 334114-2007 podrán apreciarse las facturas que acreditan la comercialización de este producto de diciembre del 2005 al 2007.

 

Adjuntó medios probatorios.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto TRIÁNGULO, inscrita bajo certificado Nº 46811, a favor de Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. es titular de la marca de producto TRIÁNGULO, que distingue cacao solo o combinado, chocolates, cacao, preparaciones y productos de cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 46811, vigente hasta el 10 de diciembre del 2012.

 

2. Cancelaciones por falta de uso

 

2.1 Marco conceptual

 

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

 

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

 

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

 

2.2 Cancelación parcial del registro

 

El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 

De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

 

Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro.

 

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165).

 

En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

 

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación "parcial", la Autoridad - en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV del Título Preliminar y 145 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

 

La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español y el Sistema Comunitario Europeo.

 

2.3 Condiciones del uso de la marca

 

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

 

(i)             Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y

(ii)            Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

 

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

 

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia[1] – que también resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:

 

-      En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

 

-      En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

 

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

 

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486):

 

(i)             La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

(ii)            La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

 

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

 

a)    Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b)    Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:

 

i)       Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o

ii)      Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

 

La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486[2] .

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

 

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

 

Marca “X”	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al “y demás”]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]	{a, b, c, d, e, f, g}	{ø}

 

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

 

2.4 Forma del uso de la marca

 

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

 

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)[3] en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

 

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

 

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

 

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)[4], dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

 

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

 

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

 

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

 

Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

 

2.5 Aplicación al caso concreto

 

Con el fin de acreditar el uso de su marca TRIÁNGULO, Good Foods S.A. y Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. han presentado los siguientes medios probatorios:

 

-        Copia de las facturas emitidas por Good Foods S.A. a favor de distintas personas naturales y jurídicas, por la comercialización de diversos productos, entre ellos, CHOCOLATE TRIÁNGULO DE LECHE (fojas 49 a 227.

 

 

-      Copia del contrato de prestación de servicios de fabricación de fecha 30 de noviembre del 2001, celebrado entre la empresa Good Foods S.A. y Procacao S.A., por el cual la primera le encarga a la segunda la fabricación de productos, entre ellos, TRIÁNGULO DE LECHE 24X20g y 8X20g (fojas 335 a 339).

-      Copia del contrato de distribución de fecha 30 de noviembre del 2001, celebrado entre la empresa Good Foods S.A. y Procacao S.A., por el cual la primera le encarga a la segunda la distribución de los productos objeto del contrato anterior (fojas 340 a 344).

-      Impresiones de una fotografía en la cual se aprecia el chocolate TRIÁNGULO, la caja del producto TRIÁNGULO.

-      Copia del registro sanitario Nº N-00258-98 cuyo titular es la empresa Procacao S.A., para la puesta en el mercado nacional de productos tales como TRIÁNGULO DE LECHE WINTER´S.

-      Copia del registro sanitario Nº N 00561-2002 cuyo titular es la empresa Procacao S.A., para la puesta en el mercado nacional de productos tales como TRIÁNGULO WINTER´S.

-      Anotación de la transferencia del registro sanitario a favor de Good Foods S.A. y luego a Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A.

 

2.6 Aplicación al caso concreto

 

Previamente al examen de las pruebas presentadas, conviene señalar que sólo se tendrán en cuenta, a fin de verificar el uso de la marca materia de la acción de cancelación, las pruebas que pertenezcan al periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2001 y el 27 de abril del 2004; es decir, durante los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación.

 

Del análisis de los medios probatorios se aprecia lo siguiente:

 

(i)             De las facturas presentadas, se aprecia que Good Foods S.A. (anterior titular de la marca cuya cancelación se pretende) ha comercializado Chocolate TRIÁNGULO DE LECHE, en el período comprendido entre el 3 de diciembre del 2001 y 25 de febrero del 2002.

 

(ii)            El contrato de fabricación muestra que Good Foods S.A. le encargó a Procacao S.A. la fabricación de distintos productos, entre ellos, Triángulo Leche 24x20g y 8x20g, proporcionándole la materia prima, materiales e insumos. El contrato tenía una vigencia de 4 meses desde la fecha de suscripción, es decir, se encontró vigente hasta el 31 de marzo del 2002.

 

(iii)           El contrato de distribución presentado muestra que Procacao S.A. se obligó a distribuir los productos objeto del contrato de fabricación mencionado a los lugares y puntos de venta mediante sus cadenas de distribución. El contrato tenía una vigencia de 6 meses desde el 30 de noviembre del 2001.

 

(iv)           Los certificados de registro sanitarios expedidos por DIGESA, presentados por la accionante y la emplazada, muestran lo siguiente:

 

-        R. S. N-00258-98, cuyo titular era Procacao S.A., se concedió, entre otros productos, para “Golosinas y Dulces con Chocolates Triángulo de Leche Winter´s, 24 piezas de 20g cada uno, con código de registro sanitario N39008G NA0154 y vigente hasta el 26 de enero 2003.

-        R.S. 561-2002, cuyo titular era Procacao S.A., se concedió, entre otros productos, Chocolate de leche Triángulo (Golosina con sabor a Chocolate), con código de registro sanitario G00078N NAPOSA y vigente hasta el 4 de marzo del 2007.

-        Asimismo, se aprecia que Procacao S.A. le transfirió los registros sanitarios a Good Foods S.A. y ésta a Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A.

 

De lo anterior se aprecia que el producto Chocolates Triángulo de Leche Winter´s/ Chocolate de leche Triángulo poseía registro sanitario emitido por Digesa, debiéndose precisar que los registros sanitarios por sí solos no resultan idóneos a fin de acreditar la comercialización o no de los productos identificados con la marca, toda vez que se trata de documentos que solamente autorizan la puesta en el mercado nacional de alimentos y bebidas de consumo humano. Asimismo, se debe tener en cuenta que se trata de un requisito que pertenece a una normativa distinta a las normas en materia de propiedad industrial que son de competencia de la Sala de Propiedad Intelectual.

 

Debe mencionarse que -conforme el criterio establecido en las Resoluciones Nº 1025-2006/TPI-INDECOPI de fecha 25 de julio del 2006[5], y Nº 097-2006/TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero del 2006[6]- no existe impedimento para el uso simultáneo de dos marcas, lo cual está sustentado por la doctrina[7].

 

La Sala conviene en señalar que es práctica del mercado que en determinados productos se pueda utilizar más de una marca. Así, en el presente caso, la Sala considera que los registros sanitarios muestran el uso de la marca denominativa TRIÁNGULO materia de cancelación de forma conjunta con la marca WINTER´S, debiendo tenerse en consideración que el R. S. N-00258-98 se encontraba vigente durante el período en el cual la emplazada debe probar el uso de la marca. Cabe señalar que el uso conjunto de marcas es una práctica que no se encuentra limitada por alguna ley.

 

En el presente caso, de una evaluación en conjunto de los medios probatorios, se desprende que muestran la comercialización en el Perú de chocolates, identificados con la marca TRIÁNGULO, entre el 3 de diciembre del 2002 y 25 de febrero del 2002, en una cantidad suficiente de acuerdo con el producto que se trata, por lo que se considera que se ha demostrado la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca y, por ende, su disponibilidad en el mercado andino para su adquisición por parte de los consumidores en la cantidad que corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos que distingue[8].

 

Ahora bien, conforme se ha señalado, el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece la figura de la “cancelación parcial”, por la cual la autoridad administrativa se encuentra obligada a mantener la vigencia de la marca respecto de aquellos productos en los que efectivamente se esté usando la marca, así como productos similares a ellos; debiéndose cancelar el registro para los productos diferentes en los que no se utilice la marca. Respecto al criterio para considerar qué productos son similares a los usados con la marca, cabe tener en cuenta lo expuesto en la Resolución Nº 1186-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486), así como el cuadro explicativo que aparece en dicha resolución y que se advierte en el punto 2.3 de la presente resolución.

 

Cabe recordar que la marca TRIÁNGULO se encuentra registrada para distinguir cacao solo o combinado, chocolates, cacao, preparaciones y productos de cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

En consecuencia, dado que en el presente caso se ha acreditado el uso de la marca TRIÁNGULO únicamente para distinguir chocolates, la Sala de Propiedad Intelectual, considera que debe cancelarse el registro de la marca respecto de los productos cuyo uso no se ha acreditado (cacao solo o combinado, cacao, preparaciones y productos de cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial), debiendo mantenerse vigente el registro para chocolates.

 

Finalmente, la Sala conviene en precisar que, dado que las pruebas destinadas a acreditar el uso de una marca en una acción de cancelación por falta de uso deben haber sido emitidas dentro de los tres años anteriores a la interposición de la acción, todas las pruebas que se presenten que hayan sido emitidas en ese período son idóneas para determinar el uso de la marca, de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 del artículo 172 del Decreto Legislativo 823, lo cual no implica que si se presentan pruebas emitidas en la etapa inicial del período para probar el uso de la marca - como sucede en el presente caso - ésta deba ser cancelada.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. - CONFIRMAR la Resolución Nº 16251-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de setiembre del 2007, en el extremo que CANCELÓ parcialmente el registro de la marca de producto TRIÁNGULO, respecto de cacao solo o combinado, cacao, preparaciones y productos de cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial

 

Segundo. - CONFIRMAR la Resolución Nº 16251-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de setiembre del 2007, en el extremo que MANTUVO vigente el registro de la marca de producto TRIÁNGULO para distinguir chocolates, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/lp.