Mexico

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 811/17-EPI-01-11

ACTOR: *** *********** *******

TERCERO INTERESADO: ********* ******* ******* ****

Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil dieciocho.- Sesionando los integrantes de la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CC. Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, como Instructor del juicio y Presidente de la Sala, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceden a resolver el presente juicio en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O

1°- Mediante Acuerdo del 1º de junio de 2017, se tuvo por admitida la demanda presentada por el apoderado de *** *********** *******, en la que impugnó: A) la resolución de 6 de abril de 2017 que resolvió la oposición hecha valer por la actora respecto de la marca tramitada en el expediente ******* ***** * ******; y B) el título de registro otorgado en esa misma fecha para dicha marca, por los motivos y fundamentos ahí precisados.

2°.- Mediante Acuerdo del 12 de febrero de 2018, se tuvo por apersonado al tercero interesado; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por dicho tercero en los términos del citado Acuerdo.

3º.- Mediante Acuerdo del 12 de febrero de 2018 se tuvo por presentada la contestación a la demanda por parte de la autoridad demandada; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la enjuiciada en los términos del citado Acuerdo; y se concedió término a las partes para formular sus respectivos alegatos por escrito.

4º.- Al haberse sustanciado el procedimiento, transcurrido el término legal para presentar alegatos, y habiendo quedado cerrada la instrucción del juicio;

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 3º, fracción XII, 28, fracción III y 36, fracciones VIII y XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aún vigente en tanto no se opone a la citada Ley Orgánica; en relación con el 2º, 13, 14, 15, 19 y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente.

SEGUNDO.- Que la resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos.

TERCERO.- Que los antecedentes relevantes del acto impugnado, son los siguientes:

1. Mediante la solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de agosto de 2016 el hoy tercero interesado solicitó el registro de la marca ***** * ****** , para proteger productos de la clase * internacional: “*******; ********* ** *********** ******* *********** *********** ******** ********** ***********”

2. Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2016, la parte actora presentó un escrito de oposición al registro de dicha marca, argumentando la existencia de dos registros previos de los que es titular y que son semejantes en grado de confusión a la marca solicitada por el hoy tercero.

3. Mediante la resolución impugnada se resolvió la oposición hecha valer por la actora informándosele que procedió el registro solicitado por el tercero.

CUARTO.- Que como causales de improcedencia y sobreseimiento en el juicio, la autoridad demandada formuló los argumentos siguientes:

a) Se actualiza la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo toda vez que la actora no tiene interés jurídico, ello debido a que no es tercero ni parte en la tramitación de la solicitud de la marca ahora registrada del tercero, además de que el escrito de oposición de la actora y sus manifestaciones no son vinculatorias para la autoridad demandada pues el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que tales manifestaciones podrán ser consideradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el examen de fondo de la solicitud de marca.

b) Que se actualiza la fracción II del artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que este Tribunal carece de competencia originariamente por materia para declarar la nulidad de un título de marca, ya que ello compete única y exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de que el sistema de oposición es un trámite administrativo simple que no tiene carácter de resolución por lo que su impugnación no debe hacerse mediante juicio de nulidad, sino que la Ley de la Propiedad Industrial establece específicamente en su artículo 151 el procedimiento administrativo de nulidad el cual debe seguirse en este caso.

A juicio de esta Sala resulta improcedente el análisis de las causales de referencia , toda vez los argumentos que sustentan a dichas causales, ya fueron objeto de pronunciamiento por esta Sala mediante sentencia interlocutoria de fecha 2 12 de febrero de 2018 dictada en el presente juicio de nulidad al resolver el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en donde medularmente se resolvió lo siguiente:

• Que los artículos 15-A fracción IV y 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación directa a los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establecen la posibilidad de admitir la intervención de un tercero interesado en los procedimientos administrativos, ya que si bien de conformidad con el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial, la oposición a la solicitud de registro de marca no atribuye a la persona que la presente el carácter de interesado, tercero o parte; por otro lado, de la interpretación relacionada de los artículos 15-A fracción VI y 16, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte la posibilidad de que exista un tercero en los procedimientos administrativos, aunado a que al resolverse los procedimientos deberán tomarse en consideración todas las peticiones formuladas por las partes, entonces el opositor habría tenido el carácter de tercero en el procedimiento , ello en oposición al esquema previsto por el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial que lo inadmite.

• Que a partir de la contradicción de estas disposiciones de igual jerarquía, esta Sala debe ponderar la que da mayor protección al particular, hoy actor, es decir la que sí reconoce carácter de tercero interesado y con ello, atribuir el interés jurídico necesario para inconformarse con la resolución de oposición que invariablemente le afecta, lo que además, atendió a la interpretación de la ley que da acceso a la justicia efectiva en términos del artículo 17 Constitucional.

• Que el procedimiento de oposición no deja de ser una instancia abierta a cualquier particular que permite a la autoridad allegarse de elementos que le permitan evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo, siendo que para el caso de titulares de registros previos, busca evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido.

• En ese sentido, dicha resolución de oposición sí es un acto administrativo que constituye la manifestación de voluntad definitiva de la autoridad administrativa en torno a una instancia prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la resolución que recae a la oposición iniciada por la actora sí es un acto definitivo, respecto del cual no se contempla algún medio legal para su impugnación, por lo que por sí solo, es impugnable mediante el juicio de nulidad.

• Que si bien es cierto, que en contra de un registro marcario se encuentra previsto el procedimiento de declaración administrativa de nulidad referido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ciertamente, en este caso, también se encuentra impugnada la resolución al procedimiento de oposición que precede a dicho registro de marca, que al anteceder al título de registro de marca, es válidamente impugnable mediante este juicio, pues al ser concedido el título, significa que la resolución que resolvió la oposición es desfavorable, por lo que inevitablemente una incide sobre la otra.

QUINTO.- Que como conceptos de impugnación, la actora expuso lo siguiente:

• La resolución impugnada es ilegal, pues la autoridad debió aplicar la prohibición establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial al realizar el examen de fondo de la solicitud de registro de la marca del hoy tercero interesado.

• Más allá de ser un hecho notorio para la autoridad, la actora es titular de los registros de marca ****** ***** registrada para distinguir, por reclasificación, **** ******* * ******* (***********) * ************ *; ******* *** ******* registrada para proteger ************* ** ********* **** ** ******* * ** ******** ** ** ****; ************* ******** ************ *********** ********* ************ ************* ************ * ********* ** ******* **** ** ******** ** ** ***** productos en clase * internacional; en tanto que el 6 de octubre de 2016, la hoy tercera interesado solicitó el registro de la marca ***** * ****** que no solamente es similar en grado de confusión en su aspecto fonético y visual a las marcas anteriores, sino que fue solicitada para amparar y proteger *******; ********* ** *********** ******* *********** *********** ******** ********** ***********, es decir, prácticamente los mismos productos que los registros anteriores propiedad de la actora, por lo que estamos ante un caso de negativa de marca en términos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

• La semejanza fonética y gráfica se perfecciona de manera alarmante si consideramos la forma en que la marca ***** es representada en su diseño, pues resulta claro que la misma acentúa y matiza el elemento ***, por encima de **, lo que en definitiva crea confusión en el consumidor, quien de manera inequívoca considerará que los productos manufacturados por el tercero guardan relación con los de la actora.

• Las marcas comparten el elemento ***, previamente reservado a favor de la actora, en donde la marca del tercero repunta dicho término absoluto, circunstancia que en definitiva adecúa el precepto normativo previsto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

• Cabe añadir que los derechos de propiedad industrial de la actora serían vulnerados pues se trata de productos iguales a aquellos que desde 1986 ampara la actora, productos que han adquirido prestigio continuo y que ahora se ven invadidos por el registro del tercero, por lo que las marcas en conflicto despliegan sus efectos en el mismo sector comercial

• Aunado a lo anterior, manifiesta que en su escrito de oposición fueron citados distintos registros de marca que incluyen la denominación *** para productos en clases ** * * ** que están relacionados con los productos para los que fue otorgado el registro del tercero interesado.

• No es óbice que la autoridad haya señalado que la palabra *** es un vocablo que, como tal, está diluido y que sólo acompañándolo de otros elementos distintivos resulta ser susceptible de registro; pues ello es incorrecto, puesto que al ser marcas que comparten el mismo radical y que además, es resaltado en el diseño de la marca posterior, debió negar el registro del tercero, ya que la aplicación de la ley o norma es estricta

• La resolución impugnada es ilegal derivado de un indebido examen en términos del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la autoridad omitió considerar sus derechos de prelación en función de sus registros previos, lo que se traduce en que la autoridad dejó de observar las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que la autoridad dejó de analizar el signo propuesto a registro atendiendo a todos y cada uno de los aspectos consignados en las disposiciones aplicables, por lo que la autoridad debió considerar la existencia previa de sus registros de marca, y lo procedente era negar el registro a dicho tercero interesado.

• En consecuencia, el título de registro de marca otorgado al tercero es nulo y así deberá ser declarado de oficio por la autoridad demandada al tenor de lo dispuesto por el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 122 y 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues se actualizan todos los supuestos legales que permiten advertir la configuración de dicha causal de nulidad, pues existen dos registros marcarios ya otorgados a diferentes titulares, de los cuales, uno fue otorgado no obstante la fecha legal previa del otro; aunado a que existe semejanza en grado de confusión ente los registros derivado del elemento *** desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual por el elemento dominante *** y los elementos adicionales únicamente califican al elemento principal aunado a que se aplican a productos coincidentes en clase * internacional

La autoridad demandada y el tercero interesado sostuvieron la legalidad de la resolución impugnada.

SEXTO.- Que la litis a resolver en este caso, consiste en determinar la legalidad de la resolución impugnada mediante la cual se negó la oposición de la actora en contra de la solicitud de registro de la marca ***** * ******* y se le informó sobre el otorgamiento del título de registro de ésta última al tercero interesado.

SÉPTIMO.- Que la carga de la prueba en este juicio para vencer la presunción de validez del acto impugnado corresponde a la parte actora, por lo que ofreció las pruebas siguientes:

a) Documental Pública, consistente en la resolución impugnada, misma que se valora conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que se acredita, en sus términos, la existencia de la misma.

b) Las documentales y constancias que conforman al expediente administrativo, mismas que se valoran de acuerdo con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con estas pretende probar que la negativa de su oposición es ilegal.

OCTAVO.- Estudio de la Sala.

Para esta Sala, los argumentos y pruebas de la actora resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales siguientes:

Primeramente, cabe precisar que de lectura practicada a la resolución impugnada se advierte que el motivo por el cual la autoridad demandada determinó negar la oposición efectuada por la actora con respecto al registro de la marca ***** * ******, fue porque a su juicio no se actualizó la prohibición contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que con la finalidad de resolver el fondo del presente asunto, resulta necesario transcribir el contenido de dicho precepto legal, que es del tenor literal siguiente:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

[…]

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios . Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

[…]”

Del precepto anterior, se infieren tres requisitos para considerar no registrable una marca, los cuales son:

1. Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado de confusión a otra denominada antecedente.

2. Que dicho antecedente marcario, tenga una fecha legal de presentación, anterior a la marca propuesta y semejante, que esté registrado y vigente.

3. Que la aplicación de ambos signos marcarios sea respecto a los mismos o similares productos o servicios.

Ahora bien, como la Ley de la materia no fija los lineamientos para efectuar el examen de semejanza entre marcas, esta Sala recurre a los criterios jurisprudenciales que al efecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Uno de dichos criterios se encuentra en la tesis de jurisprudencia I.4o.A.613, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, página 2793, de rubro “ MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN”, conforme a la cual LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS PUEDE SER DE TRES TIPOS: a) FONÉTICA, b) GRÁFICA y c) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.

Tal criterio jurisprudencial también refiere que la confusión fonética se actualiza cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación obedeciendo ese tipo de confusión a la manera en que se percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual; y por último, el contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca; por ello, cuando el recuerdo es el mismo por ser el mismo contenido conceptual la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.AJ/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 686, de rubro “ MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.” ha fijado que, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse, bajo la óptica de un consumidor promedio, a las semejanzas y no a las diferencias entre las marcas que se comparan; así como que la imitación de marcas debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

Por su parte, la jurisprudencia en materia Administrativa de la Novena Época con número de registro: 163387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Tesis: I.4o.A. J/89 Página: 1606, de rubro: “ CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.” apoya lo sostenido con anterioridad, respecto a que la similitud entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención común y ordinaria.

En suma, para determinar si las marcas son semejantes en grado de confusión es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

a).- La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

b).- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

Adicionalmente, los últimos criterios judiciales, como el sostenido en la jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103, bajo el rubro: “ PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.” refieren que, cuando las marcas en conflicto son mixtas, debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental, y éste último es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.

Establecido lo anterior, se advierte que la marca registrada del tercero interesado ***** * ****** y las marcas registradas de la hoy actora, que a su juicio deben ser oponible a la primera, ***** * *** *******, se perciben como sigue:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

***** *** *******

De la reproducción de los signos que antecede, claramente se puede apreciar que el elemento isotipico se ubica en su denominación, pues las marcas de la actora sólo se conforman por denominaciones y la marca del tercero destaca la denominación sobe el diseño, por lo que el escrutinio de marcas debe partir de los elementos fonéticos, y en específico de la palabra ****

En efecto, la palabra *** es el elemento que domina las marcas de la actora, y si bien la marca del tercero incluye un diseño, ciertamente se trata de la representación estilizada de la denominación ****** y en dicho diseño, es evidente que se buscó destacar el elemento *** por encima de “**”, al encontrarse en un tamaño mucho mayor que el otro elemento fonético, aunado a que se encuentra posicionado en la parte central del diseño, destacando de manera más significativa, lo cual le da un carácter principal, por lo que es evidente que el elemento *** es el fundamental en todas las marcas.

Derivado de lo anterior, al analizarse dichas marcas en su conjunto, se advierte que existe una similitud en su parte nominativa, lo cual no permite diferenciarlas, generándose con ello confusión en el consumidor, ya que no debe pasarse por alto que la confusión fonética tiene lugar cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, lo cual en materia de registros de marcas tiene una importancia relevante ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito, lo que en la especie se actualiza, en virtud de que al analizar conjuntamente las marcas en conflicto, resulta indudable que existe una similitud que conlleva a confusión, toda vez que dichas marcas comparten el elemento común ***, que resulta ser el que tiene mayor fuerza distintiva en las marcas en conflicto.

En efecto, podemos determinar que sí existe similitud fonética en grado de confusión entre las marcas en controversia, toda vez que prevalece la similitud en cuanto a su pronunciación, pues no obstante que las marcas en controversia no son coincidentes en número de golpes, sílabas, vocales y consonantes, lo cierto es que ambas marcas contienen el elemento ***, lo cual implica que su pronunciación sea semejante por lo que hace al elemento dominante, por lo que la adición de la palabra “**” en la marca del tercero interesado, al tener un rol secundario no evitará que los consumidores confundan dichas marcas y crean que una es derivación de la otra y provienen del mismo titular, por lo que en este sentido la similitud subsiste.

Además, el diseño que contiene la marca del tercero tampoco genera la distinción necesaria puesto que dicho diseño representa de forma estilizada la denominación *****, en donde, como ya se dijo antes, destaca el elemento *** por encima de “**” lo cual remite de manera directa a la palabra común en dichas marcas (***) y refuerza su carácter dominante; por lo que en ese sentido, fonéticamente no existe una distinción pues al momento de contraponer ambas marcas no se aprecia una notable diferenciación.

Apoya la determinación anterior, la tesis emitida por esta Sala que a la letra señala:

“VI-TASR-EPI-4

SIMILITUD FONÉTICA DE MARCAS.- SUBSISTE AUN CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS, SI HAY ELEMENTOS CONSECUTIVOS COINCIDENTES.- Si bien es cierto que ha sido interpretado por los criterios jurisdiccionales que para que subsista similitud fonética de marcas, debe atenderse en términos generales, a semejanzas ortográficas, influyendo la misma secuencia de vocales, la misma longitud de vocales y cantidades de sílabas o terminaciones comunes; lo cierto también es que dicha semejanza fonética también se puede actualizar, aun cuando los elementos ortográficos no sean similares, en el supuesto en que ambas denominaciones tengan elementos consecutivos coincidentes, que al pronunciarse, formen una palabra, que en ambos casos se repita. Lo anterior, a modo de ejemplo implica que si existieran dos marcas en pugna: “XXX” y “XXX YYY”, de su simple observación se advertiría que se componen por una diversa integración ortográfica, pues en el primer caso, “XXX” se integra de 1 golpe, 1 sílaba, y 3 consonantes, con una longitud de letras corta y, en el segundo caso, “XXX YYY” se integra de 2 golpes, 2 sílabas y 6 consonantes, con una longitud de letras largas; no obstante, lo cierto es que no por ello se puede afirmar que no existe similitud fonética, habida cuenta que ambas denominaciones tienen elementos consecutivos coincidentes, en este caso, X-X-X, que al relacionarse forman “XXX”; en consecuencia, resulta evidente la similitud fonética entre ambas denominaciones, pues si bien no existe propiamente una semejanza ortográfica, lo cierto es que comparten elementos consecutivos coincidentes, como lo son las 3 letras consecutivas antes anunciadas (X-X-X), lo que genera similitud fonética; ello con independencia de que se determine si dicha similitud genera o no grado de confusión, pues para ello debe atenderse además, a los elementos que se desprenden del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, consistentes en 1) que las denominaciones similares o idénticas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios, y 2) que dicha similitud o identidad genere la convicción que de concederse la marca solicitada, pueda ocasionar confusión entre el público consumidor, el cual identificaría dicha marca con la previamente registrada. (24)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1286/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de enero de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 308.

VI-TASR-EPI-96

MARCAS.- SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN AQUELLAS QUE COMPARTEN UN ELEMENTO COMÚN QUE EN LAS DENOMINACIONES RESULTA SER EL DOMINANTE Y DE MAYOR SIGNIFICACIÓN.- El Poder Judicial de la Federación ha establecido que la similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino primordialmente del conjunto de elementos semejantes que constituyen dichas marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente; sin embargo, si la autoridad administrativa llega a la conclusión de negar el registro de una marca por existir una semejanza parcial en uno de los elementos que conforman a la misma con otra previamente registrada, ello resulta válido siempre y cuando dicho elemento sea el dominante en ambas denominaciones y de mayor significación, pues de lo contrario se estaría ante la posibilidad de que el público consumidor pudiera creer que ambas marcas provienen del mismo titular o que una es derivación de la otra. (80)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 607/08-EPI-01-2.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretario: Lic. Mauricio Alberto Ramírez Mendoza.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 284”.

No es óbice para considerar lo anterior, el que el tercero interesado refiera que la actora hace una incorrecta interpretación de las disposiciones aplicables al derecho marcario considerando que la similitud de un signo se define por un solo elemento o característica de éstos , pues si bien esta Sala no desconoce que un solo elemento coincidente no en todas las ocasiones lleva a confusión, ello es en la medida que los demás elementos de un signo logren desvanecer la similitud que pudiera existir con respecto a un único elemento, lo que se consigue únicamente haciendo una valoración conjunta de los signos marcarios; sin embargo, en este caso, haciendo dicha valoración conjunta no es posible advertir que los elementos adicionales (** * ****** en la marca del tercero) y (** y *******) en la marca de la actora) disipen la atención del elemento *** de manera suficiente.

Aunado a ello, no debe perderse de vista que el signo que debe revestir suficiente distintividad es el más reciente, pues la actora obtuvo los registros de sus marcas de manera previa.

Tampoco es óbice a la determinación de esta Sala el que tanto la autoridad demandada en la resolución impugnada, como el tercero interesado refieran que existen diversos registros marcarios con la palabra *** como componente de marcas en clase 3 internacional, los cuales coexisten en el mercado y han provocado su dilución, colocándolo como un elemento de poca fuerza que no puede causar confusión entre las marcas que la incorporan como accesorio.

Lo anterior es así, ya que, más allá de la sola afirmación que la autoridad hizo al respecto en el oficio de respuesta a la oposición de la actora, no existe prueba traída a juicio que acredite que ello es así, aunado a que, aun en el supuesto no concedido de que se actualice la existencia de tales marcas, ello no implica que indefectiblemente por esa razón, sea justificable el otorgamiento de la marca ***** * ******* pues el estudio que se efectúa de las marcas es individual e independiente al otorgamiento de otros registros marcarios, y en los que se estudian las características particulares del caso; sin que exista una vinculación o imperativo legal que obligue a la autoridad a ceñirse en todos los casos a un determinado criterio.

Lo anterior no implica que se estén vulnerando los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y congruencia, toda vez que cada marca se analiza de forma individual por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en las facultades previstas en los artículos 119 y 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en este caso ni la autoridad ni el el tercero interesado acreditan que la coexistencia de las marcas sea precisamente por los demás elementos de diseño o nominativos que se agregaron a la palabra ***, pues también existe la posibilidad de que en el caso de que dichos elementos adicionales no sean lo suficientemente distintos, la autoridad ponderó su coincidencia debido a que los productos que protegen, aun y cuando sean de la misma clase, no son coincidentes o no existe riesgo de interferencia comercial.

Ahora bien, la semejanza fonética antes establecida resulta en grado de confusión si se toma en consideración que con la marca ***** * ****** se amparan productos de la clase * internacional, consistentes en “*******; ********* ** *********** ******* *********** *********** ******** *********; ***********”; mientras que la marca de la actora ***** protege también productos de la clase * internacional consistentes en: “**** ******* * ******** (***********) * ***********”; y la marca *** ******* también ampara productos de la clase * internacional consistentes en: ************* ** ********* **** ** ******* * ** ******** ** ** ****; ************* ******** ************ *********** ********* ************ ************* ************* * ********* ** ******* **** ** ******** ** ** ***** de donde es dable concluir que con las marcas en comento se amparan en algunos casos productos iguales, situación que implica que el margen de error sea aún mayor en el público consumidor.

Lo anterior es así, ya que en el caso con las marcas en controversia se distinguen productos ** ********* ********** * *********, por lo que ello implica que los mismos serán ofertados en los mismos canales de distribución y para un público afín, sin que la autoridad o el tercero evidencien que ello no será así, teniendo aplicación la tesis V-TASS-109, emitida por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año IV, Tomo II, número 40, de abril de 2004, página 473, cuyo texto a continuación se transcribe:

“MARCAS.- CUANDO SE PRESUME QUE DOS MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN AMPARAN PRODUCTOS SIMILARES.- El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial contiene la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley, que se materializa en 42 clases, que agrupan a los productos y servicios según su naturaleza. De este modo, cuando dos marcas semejantes en grado de confusión amparan productos, que aun cuando no son iguales, se ubican dentro de una misma clase de las previstas en la norma reglamentaria referida, debe presumirse que son productos semejantes, puesto que precisamente su agrupación en la misma clase se verifica en virtud de que se les atribuye una naturaleza, composición, función o esencia semejante.

Juicio No. 14691/01-17-01-1/56/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 27 de octubre de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Ricardo Arteaga Magallón.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2003)”

Finalmente, para esta Sala no se afectaría el derecho del tercero relativo al ejercicio libre del comercio o trabajo, como lo refiere en su escrito de apersonamiento, ello toda vez que el que se establezcan prohibiciones para el registro de marcas, no pugna con su libertad de trabajo y comercial, pues la libertad de trabajo asegura que a nadie le sea impuesto un trabajo o un trabajador, y la existencia de la prohibición al registro de marcas por ser semejantes en grado de confusión a otras previamente otorgadas a terceros tiende a la observancia del sistema de propiedad industrial como eje de desarrollo comercial y que garantiza la competencia leal entre productores y prestadores de servicios, inhibiendo precisamente desvíos de clientela efectiva de titulares previos con un mejor derecho, de ahí que lo que más bien no se le permitiría es identificar sus productos con una marca semejante en grado de confusión a la de la hoy actora, sin que ello impida el flujo comercial de sus productos.

Por todo lo anterior, al ser el título de registro impugnado, una consecuencia legal del análisis de semejanza que la autoridad demandada llevó a cabo de manera errónea, el mismo también deviene de ilegal.

NOVENO.- DECISIÓN. En las relatadas consideraciones, se actualiza en el presente caso la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los hechos en que se sustentó la resolución impugnada se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución en la cual se resolvió la oposición planteada por la actora respecto al registro de la marca ***** * ******, para el efecto de que la autoridad administrativa, considere procedentes y fundados los argumentos de oposición formulados por la actora con respecto a la semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda respecto al título de registro de marca 1740574, tomando en consideración que el mismo fue expedido en contravención del artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial; en el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dicen:

“ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD ES PROCEDENTE.

II.- LA ACTORA ACREDITÓ SU ACCIÓN, en consecuencia;

III.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.

IV- NOTIFÍQUESE.

El presente fallo fue aprobado por mayoría de votos y firmado a favor por los Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor del juicio y LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y en contra por el Magistrado y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, quien se reserva su derecho a expresar su voto particular, los cuales integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL

MAGISTRADO JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA

Atenta y respetuosamente me aparto del criterio expuesto por la mayoría, toda vez que a juicio del suscrito el denominado Sistema de Oposición presente en el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial constituye un acto intraprocedimental vinculado precisamente al trámite de registro marcario inserto en el Capítulo V de la ley que nos ocupa, el cual escapa de la competencia formal de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

De ahí que considero que la sentencia que resuelve el fondo del asunto no debió resolverse si el análisis del Sistema de Oposición resultaba apegado a derecho o no; esto es, si existía, o no, semejanza en grado de confusión entre los signos en disputa, ya que con tal denominación prácticamente se anula el registro marcario otorgado al tercero, sin haberse opuesto en contra de éste, el procedimiento administrativo de nulidad previsto en el artículo 151 del Ordenamiento Legal en estudio.

Lic. Juan Antonio Rodríguez Corona

Magistrado Titular de la Tercera Ponencia de esta Sala.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero y sus apoderados; los datos de los signos materia del juicio, así como los datos de los expedientes que llevarían a la identificación de los datos personales de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”