Peru

Corte Suprema de Justicia de la República

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA

CASACIÓN N° 4436 – 2015

LIMA

Sumilla: De acuerdo a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la intención de las reglas para la cancelación de una marca no es castigar al titular que no obtiene los resultados esperados relativos a la cantidad de producción o ventas, sino el hecho de que la marca no se encuentre disponible en el mercado.

Lima, veintitrés de abril de dos mil dieciocho

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

VISTA: La causa número cuatro mil cuatrocientos treinta y seis, guion dos mil quince, Lima; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana (presidente), Vinatea Medina, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación^[1] interpuesto por Société Des Produits Nestlé Sociedad Anónima[2], mediante escrito de fecha seis de enero de dos mil quince, contra la sentencia de vista^[3] de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, que confirmó la sentencia apelada^[4] de fecha catorce de setiembre de dos mil doce que declaró infundada la demanda.

II. CAUSALES DEL RECURSO

Por auto calificatorio^[5] de fecha diez de diciembre de dos mil quince, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por las siguientes causales:

a) Infracción normativa de los artículos 33 y 35 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

III. CONSIDERANDO

Primero: Antecedentes del proceso

A fin de contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente:

a) Acto administrativo impugnado

El ocho de mayo de dos mil ocho, mediante Resolución N° 1061-20008/TPI-INDECOPI^[6], el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 16251-2007/OSD-INDECOPI[7] de fecha veintiocho de setiembre de dos mil siete: 1) En el extremo que canceló parcialmente el registro de la marca de producto TRIÁNGULO, respecto de cacao solo o combinado, cacao, preparaciones y productos de cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; asimismo, 2) en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca de producto TRIÁNGULO para distinguir chocolates, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

b) Demanda^[8]

El diecinueve de agosto de dos mil ocho, Société Des Produits Nestlé interpuso demanda contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual[9] – Indecopi, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 1061-2008/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución N° 16251-2007/OSD-INDECOPI. Asimismo, pide que se ordene al Indecopi la emisión de una nueva resolución que cancele totalmente el registro de marca TRIÁNGULO clase 30, con certificado N° 46811.

Sostiene que el veintisiete de octubre de dos mil cuatro solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto TRIÁNGULO inscrita a favor de Good Foods Sociedad Anónima[10] señalando que dicha marca no había sido usada en el mercado en el plazo de tres años anteriores a la data de la presentación de la acción. Refiere que las pruebas presentadas por Good Foods, consistentes en diversas facturas acreditarían la venta del producto por el periodo de diciembre de dos mil uno a febrero de dos mil dos, esto es, solo por un periodo aproximado de tres (03) meses. Señala que los Contratos de Prestación de Servicios de Fabricación y Distribución celebrados con la empresa Procacao Sociedad Anónima[11], por los cuales esta se obligó a fabricar y distribuir diversos productos entre los cuales se encontraba el producto TRIÁNGULO son contratos privados, no pudiendo verificarse por ello la veracidad de su contenido. Añade que está probado que hasta el año dos mil quince no existía un registro sanitario, ni a favor de Good Foods ni de la Compañía Nacional de Chocolates, que correspondiese a un producto denominado TRIÁNGULO y que el registro que menciona esta última fue otorgada para distinguir una golosina con sabor a chocolate identificada de forma genérica.

c) Contestación de la demanda

El diecinueve de agosto de dos mil nueve el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual – Indecopi^[12] contestó la demanda, mencionando que la empresa Good Foods cumplió con presentar pruebas que acreditaron el uso de la marca para distinguir dichos productos dentro de los tres años anteriores al inicio de la acción de cancelación. Agregó que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, siendo ello así las pruebas para acreditar el uso de una marca deben haber sido emitidos dentro de dicho periodo. Añade que en relación a los volúmenes de venta de los productos identificados con la marca TRIÁNGULO, la demandante no proporcionó a la autoridad marcaria información específica sobre el mercado de chocolates o de golosinas en general, por lo que las pruebas presentadas por Good Foods y la Compañía Nacional de Chocolates fueron valoradas considerando las afirmaciones de dichas empresas y el conocimiento de las características de los mercados en que se comercializan estos productos, no pudiendo cuestionarse esta evaluación sin presentar pruebas que acrediten que dicho Tribunal utilizó parámetros incorrectos para su evaluación. Finalmente sostiene que en sede administrativa fueron presentados dos certificados de registro sanitarios expedidos por Digesa[13].

El veintiuno de agosto de dos mil nueve la Compañía Nacional de Chocolates Sociedad Anónima contestó la demanda[14] argumentando que si se analizan los contratos conjuntamente con las facturas presentadas, resulta evidente que se ha acreditado que hubo fabricación y comercialización de chocolates identificados con la marca Triángulo por el periodo comprendido entre los meses de diciembre de dos mil uno y febrero de dos mil dos. Agrega que presentaron el Registro Sanitario N° 00258-98 para golosinas y dulces con chocolates Triángulo. Así, también se presentó el Registro Sanitario N° 561-2002 concedido entre otros productos para Chocolate de Leche Triángulo (golosina con sabor a chocolate) con Código de Registro Sanitario G00078 N NAPOSA vigente hasta el cuatro de marzo de dos mil siete, los cuales estuvieron inscritos a favor de Procacao, señalando que la resolución cuya nulidad se pretende fue emitida conforma a ley.

d) Sentencia de primera instancia^[15]

El catorce de setiembre de dos mil doce la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia que declaró infundada la demanda, al considerar que de los medios probatorios se demostró la comercialización en el país de los chocolates identificados con la marca TRIÁNGULO por el periodo de diciembre de dos mil uno a febrero de dos mil dos en cantidad razonable y suficiente de acuerdo a la naturaleza del producto. Agregando que al tratarse de un producto alimentario como es el chocolate, y atendiendo específicamente a la naturaleza perecible del producto y la modalidad de su comercialización fue usada en la cantidad y en el modo que usualmente correspondería, realizándose su venta en cantidades razonables y en forma seguida.

e) Sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República^[16]

El veintidós de abril de dos mil catorce la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda.

La Sala Suprema consideró que con las copias de las facturas presentadas en el proceso, así como del contrato de prestación de servicios de fabricación de fecha treinta de noviembre de dos mil uno celebrado entre Procacao y Good Foods, de igual manera el contrato de distribución celebrado en la misma fecha y entre las mismas empresas, se acredita el uso de la marca TRIÁNGULO, porque se verifica que la empresa Good Foods comercializó el producto “Chocolate triángulo de leche” en el periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil uno y el veinticinco de febrero de dos mil dos. Añade que atendiendo a la naturaleza perecible del producto y la modalidad de su comercialización en el mercado, la marca fue usada en la cantidad y modo que correspondía.

Segundo: Identificación del problema

La controversia, con motivo de absolver el recurso de casación, radica en determinar si se ha cumplido con lo dispuesto por los artículo 33 y 35 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y si la sentencia de vista ha incurrido en inadecuada aplicación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Tercero: Análisis de las causales por infracción normativa de carácter material

3.1 Infracción normativa de los artículos 33 y 35 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina

A través de la causal de casación invocada, la recurrente, Société Des Produits Nestlé, sostiene que aun cuando la parte interesada (Nestlé), no hubiese pedido tal interpretación de forma expresa, la Sala debió solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina porque en el presente caso se contravienen normas comunitarias.

Conforme a una interpretación sistemática de los artículos 33[17] y 35[18] de la Decisión 472 y de lo prescrito en el artículo 123 del Estatuto del Tribunal Andino, aprobado por la Decisión N° 500[19], esta Sala Suprema considera que la Corte de Casación cuando conozca del proceso en vía extraordinaria, estará facultada para solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de la Comunidad Andina.

En efecto, conforme al Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, los fines clásicos de la casación son la defensa del derecho objetivo, la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República, así como la búsqueda de la justicia para el caso en concreto. En cuanto a su de defensa del derecho objetivo, esta coincide con la finalidad originaria nomofiláctica de evitar la transgresión de las normas por los órganos jurisdiccionales en sede de instancia. Los fines de la casación apuntan a la sistematización del derecho objetivo, y la preservación y unificación de la jurisprudencia nacional que se han de materializar y consolidar a través de esta Sala Suprema en sede casatoria, pues es la encargada de unificar y sistematizar los criterios jurisprudenciales en las materias de su competencia, en igual orientación a las demás Salas de este Tribunal Supremo en las competencias que le confiera la ley, quedando los Jueces ordinarios vinculados a dichos criterios. En consecuencia, ha de procurarse la «certeza del derecho» que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, en estricto respeto de sus derechos legales, constitucionales y fundamentales, en especial de sus derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso o proceso justo, reconocidos por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado.

La Corte de Casación debe constituirse en un Órgano Colegiado que en su misión de unificar criterios jurisprudenciales, controla asimismo el ejercicio jurisdiccional de los Jueces ordinarios. En ese sentido, Carrión Lugo sostiene que: “el recurso de casación constituye un mecanismo mediante el cual la Sala correspondiente ejerce un control jurídico sobre la actividad de los órganos jurisdiccionales”^[20]; y esto es así, porque la Sala de Casación como Órgano jurisdiccional supremo a nivel nacional controla las resoluciones expedidas por los Jueces encargados del proceso en sede de instancia a nivel nacional, procurando en esta labor legitimar el ordenamiento jurídico, conjuntamente con el Tribunal Constitucional, conforme así lo sostuviera años atrás el destacado procesalista Piero Calamandrei: “La casación es un instrumento judicial consistente en un órgano único del Estado (Corte de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución de mérito”^[21]. Además, conforme a la función dikelógica la casación debe procurar hacer justicia, buscando la solución más adecuada y justa para el caso en concreto.

A través del auto calificatorio de fojas setenta y nueve del cuaderno de casación, de fecha diez de diciembre de dos mil quince, se ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente, la misma que obra a fojas noventa del cuaderno de casación bajo referencia, la cual señala en su fundamento 1.3 que la obligatoriedad de la interpretación debe enraizarse en la única o última instancia.

Para mayor precisión, el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión N° 500, señala en un principio que dicha interpretación debe solicitarse obligatoriamente cuando la sentencia a expedirse sea de última instancia, pero seguidamente señala, “que no fuere susceptible de recursos en el derecho interno”.

Si conforme a los fines del recurso de casación lo que se procura es la defensa y la legitimación del derecho objetivo, con miras a procurar seguridad jurídica y paz social en justicia, esta Sala Suprema tomará en consideración la Interpretación Prejudicial N° 168-IP-2016, de fojas noventa del cuaderno de casación para determinar si las instancias de mérito han aplicado debidamente los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N° 486. Por estas razones, no existe infracción normativa de los artículos 33° y 35° de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, deviniendo en infundada esta causal invocada por la recurrente.

3.2 Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Refiere la recurrente que la sentencia de vista debió concentrarse en verificar si los documentos aportados por la Compañía Nacional de Chocolates constituían pruebas de uso válidas para acreditar el uso de la marca “TRIÁNGULO” en productos chocolates de la clase 30. Agrega que la wentencia no ha considerado que todas las pruebas aportadas por la demandada se tratan de contratos internos y documentos de venta que acreditan ventas de montos muy pequeños, desarrolladas entre el tres de diciembre de dos mil uno y el veinticinco de febrero de dos mil dos, es decir, menos de tres meses calendarios y los montos de productos son lo suficientemente pequeños como para cuestionar, razonablemente, si se tratan de uso válido de una marca para productos manufacturados.

Como se advierte de la fundamentación de la infracción en análisis, la recurrente cuestiona que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la controversia sobre cancelación de marca, no aplicó debidamente los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuestionando que la sola presentación de contratos internos de producción y facturas de ventas con cantidades pequeñas del producto, cuyo signo distintivo es la denominación “TRIÁNGULO”, y las ventas irrisorias de dicho producto, en un periodo menor a tres meses, no bastan para determinar el uso de dicha marca.

Al respecto, debe mencionarse que el artículo 165 de la Decisión N° 486 menciona que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (…)”. Esta norma, según la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe interpretarse en el siguiente sentido: “(…) basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso” (El resaltado es nuestro).

En ese sentido, las instancias de mérito establecieron que el pedido de cancelación de la marca TRIÁNGULO fue realizado el veintisiete de octubre de dos mil cuatro, por lo que, en aplicación al artículo 165 de la Decisión 486, el periodo en evaluación respecto al uso o no de la marca TRIÁNGULO, es desde el veintisiete de octubre del año dos mil uno, hasta la fecha de solicitud de cancelación interpuesta por la empresa Société Des Produits Nestlé.

Al respecto, debe tenerse presente que la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que corre en fojas noventa del cuadernillo de casación, es clara en mencionar que basta que la marca haya sido usada en “algún momento” durante los tres años anteriores al pedido de cancelación[22] para que no proceda su cancelación, ello quiere decir que no se puede exigir al titular de la marca que acredite su uso en todo el periodo de los tres años (de forma continua o permanente).

Esta interpretación tiene sentido por cuanto, existen supuestos en los que la comercialización de productos responde a temporadas o pueden presentarse causas objetivas que justifiquen su no uso, por lo que no resultaría razonable que se le obligue al titular de la marca que acredite su uso no interrumpido. En ese sentido, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”, bastando que el titular de la marca acredite el uso de la marca en cualquier momento dentro de dicho periodo para frustrar la acción de cancelación.

En cuanto al cuestionamiento referido al no uso de la marca “TRIÁNGULO” por haberse vendido en montos pequeños y cantidades irrisorias, debe mencionarse que el artículo 166 de la Decisión 486, refiere que “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (…)”, norma que ha sido materia de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el siguiente sentido: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca”[23].

Por lo expuesto, no procederá el pedido de cancelación cuando el titular de la marca demuestre que puso a disposición del mercado el producto durante los tres años anteriores al pedido de cancelación, no siendo necesario acreditar el éxito en la comercialización del producto que distingue la marca, que se haya vendido en grandes cantidades o que los montos facturados sean de montos elevados, o que la marca haya sido consumida en relación a las expectativas del titular de esta.

En adición a ello debe mencionarse que de acuerdo a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al artículo 166 de la Decisión 486, “(…) el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización”[24].

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 167 de la Decisión 486, “(…) El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Siendo este el marco jurídico, esta Sala Suprema verifica en sede casatoria, que la sentencia de vista, en el fundamento cuarto valoró las facturas que presentó la empresa Good Foods, de las que se evidencia que comercializó a diferentes empresas chocolates de diversas denominaciones como: “Chocolate con pasas”, “Chocopunch Digimon”, “Olé Olé”, “Chocolate con maní”, “Chocolate de leche”, “Chocopaletón”, “Chocolate de leche paisaje”, “Chocolate Bitter” “Chocolate de taza Metro”, entre las que se encontraba el producto “Chocolate Triángulo de Leche”, distinguiéndose dicha marca de otras marcas. Asimismo, consideró la Sala de mérito que dicho producto fue vendido en cantidades similares a la de los otros productos que tienen la misma naturaleza, en el mes de diciembre de dos mil uno, enero y febrero de dos mil dos. Concluyó que la demandada usó la marca dentro de los tres años anteriores al pedido de cancelación.

Por otro lado, en el fundamento cinco de la sentencia de vista se analizó los contratos de prestación de servicios de fabricación suscritas por las empresas Good Foods y Procacao, en el mes de noviembre de dos mil uno, en el que se aprecia de los anexos el detalle de productos a ser fabricados, entre los que figura el “Triángulo de Leche”, lo que añadió certeza respecto al uso de la marca TRIÁNGULO.

Cabe mencionar que de acuerdo a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la intención de las reglas para la cancelación de una marca no es castigar al titular que no obtiene los resultados esperados relativos a la cantidad de producción o ventas, sino el hecho de que la marca no se encuentre disponible en el mercado, lo que no ocurrió con la marca “TRIÁNGULO”, ya que se encuentra acreditado que el producto cuya marca era “TRIÁNGULO” fue adquirida por diversas empresas en el mercado.

De lo expresado se concluye, tal como lo determinó la sentencia de vista, que no se incurrió en los supuestos del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para la cancelación de la marca TRIÁNGULO solicitada por la empresa Société Des Produits Nestlé. Por el contrario, se cumplió con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que se demostró el uso real, sustancial y efectivo de la marca TRIÁNGULO, por su disponibilidad en el mercado, dentro de los parámetros de normalidad y regularidad, mediante facturas comerciales y contratos de producción.

En consecuencia, no se advierte que se haya realizado una inadecuada aplicación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino que su análisis coincidió con las pautas de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; correspondiendo, por tanto, declarar infundado el recurso de casación, y como consecuencia de ello, confirmar la sentencia.

IV. FALLO

Declararon INFUNDADO recurso de casación interpuesto por Société Des Produits Nestlé Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha seis de enero de dos mil quince; en consecuencia, NO CASARON contra la sentencia de vista de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, que confirmó la sentencia apelada de fecha catorce de setiembre de dos mil doce que declaró infundada la demanda. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Indecopi y otra, sobre nulidad de resolución administrativa. Notificándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.

SS.

PARIONA PASTRANA

VINATEA MEDINA

TOLEDO TORIBIO

CARTOLIN PASTOR

BUSTAMANTE ZEGARRA

Beg/Mvf