TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 1416/15 -EPI-01-8.
ACTOR: ********* ******* *** **** ***********
TERCERO INTERESADO: ***** ******* *******
Ciudad de México a veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen, RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, Instructor en el presente juicio, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ firmando en suplencia por su ausencia su Primera Secretaria, Licenciada Patricia Vázquez Salazar, de conformidad con el artículo 8, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA en su carácter de Presidente de la Sala, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio número 1416/15-EPI-01-8, promovido por ********* ******* *** **** ************ en los términos siguientes:
R E S U L T A N D O
1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el día 31 de julio de 2015, compareció ********* ******* *** **** ***********, por conducto de su apoderado, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio *****, de fecha 31 de julio de 2015 por la cual el Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó la nulidad del registro marcario ******* *********** * ******.
2°.- Mediante auto de fecha 14 de octubre de 2015, se admitió a trámite la demanda, y se emplazó a la autoridad demandada, así como al tercero interesado para que formularan su contestación y manifestaciones correspondientes en el término de Ley.
3°.- Por oficio presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el día 12 de febrero de 2016, la autoridad demandada formuló su contestación a la demanda, por lo que, mediante diverso proveído de fecha 25 de febrero del mismo año, se tuvo por contestada la demanda, ordenándose que con copia del oficio de contestación se corriera el traslado de Ley a las demás partes.
4°.- Mediante auto del 25 de febrero del mismo año, se tuvo por apersonada en juicio a la tercero interesada, al haber presentado el ocurso correspondiente el 17 de febrero de 2016.
5°.- Toda vez que no había cuestiones pendientes por desahogar, por diverso auto de 25 de febrero de 2016, se otorgó a las partes el término de cinco días hábiles para que formularan sus alegatos por escrito.
6°.- Una vez transcurrido el término legal y al haber substanciado el procedimiento en todos sus términos, se declaró cerrada la instrucción del juicio, por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos:
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 14, fracción XI, y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
SEGUNDO.- Que la resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos.
TERCERO.- ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. Con la finalidad de contextualizar esta resolución, se estima oportuna la cita de los siguientes antecedentes:
a) Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la parte actora a través de su representante legal solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* *********** * ******. En la solicitud se hicieron valer dos causales de nulidad, la primera sustentada en el artículo 151, fracción I, en relación con el supuesto previsto en el artículo 90, fracciones XIII y XIV de la Ley de la Propiedad Industrial, así como lo dispuesto por el artículo 2, incisos 1) y 6) del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, artículos 5 y 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La segunda, derivada del artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.
b) Por oficio **** de 11 de febrero de 2014, se admitió a trámite la solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario citado al rubro.
c) Por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 8 de mayo de 2014, el titular afectado presentó su contestación a la solicitud instaurada en su contra.
d) Por oficio ***** de 6 de junio de 2014, se tuvo por contestada la demanda.
e) Previos los trámites de ley, se emitió el oficio impugnado, consistente en el oficio 29893 de 31 de julio de 2015, por el que se negó la solicitud de declaración administrativa de nulidad.
CUARTO.- SÍNTESIS DE ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS. En contra de la resolución impugnada, la parte actora expone en su demanda, medularmente los siguientes argumentos:
a) Que la resolución impugnada es resultado de un estudio ligero, incompleto, erróneo, parcial, impreciso e ilegal de la primera causal de nulidad invocada por la actora, en contravención a lo dispuesto por los artículos 3, fracciones V y XVI, 13 y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 90, fracciones XIII y XIV, 151 fracción I, 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, 5 y 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 2, incisos 1) y 6), del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 188, 197, 207, 210-A, 212, 217, 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
b) Que la resolución impugnada es violatoria de los derechos humanos de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley, debido proceso, de debida fundamentación y motivación y de impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
c) Que la primera causal de nulidad se basó en que al 26 de agosto de 2010, fecha en la cual se solicitó el registro marcario en controversia, la hoy actora llevaba ya más de 20 años siendo el titular de los derechos patrimoniales de autor, de la serie animada de televisión “*** ********” o “*** ********”, derechos que se concedieron de forma automática en todos los países miembros de la Unión de Berna, desde el momento en que la obra fue fijada en soporte material.
d) Que se ofreció un cúmulo de pruebas, por medio del cual se demostró, que entre los personajes y lugares más destacados de la serie de dibujos animados en comento, con los cuales el público consumidor mexicano estaba ya el 26 de agosto de 2010, perfectamente familiarizado, y esto desde varios años, se encontraba *** ******************, mejor conocido como ***, un inmigrante hindú dueño de una tienda de conveniencia o mini-súper llamado ***********, que *** y la tienda, la cual se convirtió en un lugar común de la serie, aparecieron por primera vez en el octavo episodio de la primera temporada de la serie, intitulado *** ******** **** (* ** ***** *** ******), el cual fue estrenado el 25 de febrero de 1990, es decir, más de 20 años antes de que el tercero interesado solicitara el registro de marca en controversia.
e) Que siendo la tienda ***********, parte integrante de la serie de televisión *** ******** misma que se encuentra protegida por el derecho de autor desde 1989, y cuyos derechos patrimoniales de autor, recaen en la hoy actora, el tercero interesado nunca exhibió consentimiento alguno por parte de aquella para el efecto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le concediera el registro marcario solicitado.
f) Que la marca adquirió notoriedad al ser empleada para identificar una tienda de autoservicio, en un contexto marcario que, a pesar de ser imaginario, fue perfectamente percibido y asimilado por los consumidores como tal, por lo que el registro en controversia había estado otorgando una situación de ventaja comercial a su titular, en la que la hoy actora como verdadera y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor de la serie, se ha visto seria e injustamente perjudicada.
g) Que la autoridad modificó discrecional e ilegalmente la litis inicialmente planteada, haciendo así depender, de forma arbitraria, la declaración administrativa de nulidad del registro marcario de referencia con la prueba de titularidad de la obra ******** ***********, tal y como se desprende a fojas 37, 38, 39 y 40 de la resolución impugnada.
h) Que la primera causal de nulidad nunca fue supeditada a la existencia, entre otras, de una obra titulada ***********, ya que, dicho registro resulta ser nulo por haber sido concedido en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que la marca limita sin autorización el nombre bajo el cual se conoce a una tienda de conveniencia que figura en la serie *** *******, lo que podría originar confusión o inducir a error al público consumidor sobre la naturaleza o cualidades de los servicios amparados, así como dar la idea de que existe algún vínculo comercial entre el ahora tercero interesado y el titular de los derechos correspondientes a la referida serie animada *** ********
i) Que si bien uno pude reconocer que el título forma parte integrante de la obra que identifica, nada en las disposiciones de la fracción XIII, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial impide, en relación con una obra consistente en una serie de televisión como *** *******, que el nombre de uno de los lugares comunes de dicha serie, a saber, *********, por lo que concierne a la tienda de conveniencia o minisúper, sea parte integrante de la obra a la que pertenece y, por ende, sujeto a protección al igual que el título de dicha obra.
j) Que la autoridad se basó en una interpretación extremadamente limitativa de la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para negarse a declarar administrativamente la nulidad de la marca en comento.
k) Que contrariamente a lo alegado por la autoridad demandada, la marca engañosa no solamente es aquella que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenden ser distinguidos, en la medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse, sino también es aquella que genera expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no correspondan con la realidad.
l) Que tomando en cuenta la innegable notoriedad de la serie animada de televisión *** *******, que fue lanzada en el año 1989 y en al cual figura la tienda de conveniencia o minisúper ***********, desde 1990, es indubitable el carácter engañoso de la marca en controversia ya que la misma no tiene otra finalidad que hacer pensar que la misma y/o los servicios que distingue, tienen alguna vinculación con la hoy actora, y por ende, con la serie *** ******** o que gozan de algún respaldo por parte de su representada, a saber, la titular de los derechos patrimoniales de autor de dicha serie, lo cual, no corresponde a la realidad.
m) Que se ofreció un cúmulo de pruebas, la mayoría de las cuales, no fueron debidamente analizadas o adminiculadas y valoradas por la autoridad demandada.
n) Que tal y como se desprende del acta circunstanciada con número de folio *****, así como de las impresiones de las páginas visitadas que fueron anexadas al acta de referencia, las cuales se ofrecen bajo el numeral 2 del capítulo de pruebas del presente escrito, dicha inspección ocular fue satisfactoriamente completada el día 4 de agosto de 2014, en las instalaciones de la autoridad, de ahí que los resultados de la inspección ocular en comento, medio de perfeccionamiento de los documentos privados antes referidos, los complementa y dota de eficacia jurídica probatoria.
o) Que la fuerza probatoria de impresiones de las páginas de internet, deriva de la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser exigida para su ulterior consulta, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y no de la aplicación dogmática de una regla vaga, abstracta y general de que las impresiones obtenidas a partir de páginas de Internet, carecen por sí mismas, de valor probatorio idóneo, sobre todo si se toma en cuenta que el ahora tercero interesado se abstuvo de cuestionar la veracidad de las impresiones ofrecidas.
p) Que las objeciones realizadas en el procedimiento de origen por el tercero interesado en cuanto al valor probatorio y alcance de las pruebas ofrecidas, no constituyen prueba alguna, ni argumento suficiente para acreditar que procedía desestimar tales medios de convicción, puesto que su contraparte no aportó consideración lógico-jurídica alguna que tendiera, ni lejanamente, a poner en tela de juicio la autenticidad, idoneidad, valor y eficacia de los medios de prueba en comento.
q) Que la autoridad demandada ni siquiera se pronunció respecto a la fiabilidad de Internet, a saber, el método en que se generó y comunicó la información contenida en las impresiones ofrecidas por su representada bajo los numerales 2, 5 y 12 de su solicitud de declaración administrativa de nulidad, lo cual, no obstante, era necesario a fin de poder estimar, lo que tampoco la autoridad demandada hace de manera convincente, si era posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y que la misma fuera accesible para su ulterior consulta, lo que significa que la resolución impugnada, padece de nulidad, ya que no se encuentra debidamente fundamentada y motivada.
r) Que se acreditó que la información contenida en las impresiones ofrecidas, había quedado íntegra, sin alteración alguna y que se demostró la autenticidad y validez de la información contenida en las multicitadas impresiones, al perfeccionarlas mediante la inspección ocular en comento.
s) Que las pruebas consistentes en diversos oficios emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales pueden consultarse a través del Visor de Documentos de Propiedad Industrial, de dicho instituto, las pruebas se refieren a hechos notorios para la autoridad.
t) Que la autoridad demandada evita cuidadosamente mencionar que la referida prueba 3, consistente en copia del oficio certificado con código de barras ***********, se refiere a la objeción de una solicitud de registro relativa a una marca, cuya parte nominativa consiste precisamente en la denominación ************
u) Que la autoridad hizo una indebida valoración de las pruebas ofrecidas por su representada.
v) Que la resolución impugnada es la resultante de un estudio ligero, incompleto, erróneo, parcial, impreciso e ilegal de la segunda causal de nulidad invocada por la actora.
w) Que de la indebida valoración de las pruebas la autoridad no alcanzó a determinar que los servicios de tiendas de autoservicios distinguidos por la marca ***********, han sido puestos en el comercio desde el año 2007, siguen a la fecha, encontrándose disponibles en el mercado estadounidense, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
x) Que las pruebas no fueron debidamente tomadas en cuenta por la autoridad demandada al momento de emitir la resolución que ahora se impugna.
Al respecto la autoridad demandada reconoció y sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada, por consiguiente, que debe negarse la pretensión de la actora; haciendo valer, en esencia, los mismos motivos y fundamentos que sustentan el acto materia de este juicio.
En tanto que, el tercero interesado, también defendió la legalidad del acto controvertido y calificó de infundados los argumentos expuestos por la actora.
QUINTO.- LITIS. Consiste en determinar la legalidad del acto impugnado, al negar la solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario propiedad del tercero interesado, en concreto, si la autoridad desestimó de forma correcta la actualización de las hipótesis de nulidad propuestas.
SEXTO.- Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:
a) Documental Pública, consistente en la resolución impugnada.
b) Las documentales y constancias que conforman al expediente administrativo.
SÉPTIMO.- Estudio de la Sala. Para esta Sala, los argumentos y pruebas de la actora resultan parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la nulidad solicitada, en atención a lo siguiente:
Del acto impugnado se desprende que la hoy actora, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario ******* *********** * ******, propiedad del tercero interesado.
La solicitud en comento, se instauró, entre otros, con base en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 90, fracciones XIII y XIV de la misma Ley, así como lo dispuesto por el artículo 2, inciso 1) y 6) del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, artículos 5 y 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Al momento de resolver, la demandada indicó que si bien es cierto que desde el 16 de agosto de 2008, la solicitante cuenta con el certificado de registro de derechos de autor ************************, titulado ****, en la rama de diseño gráfico, cuyo autor es ******** ***** también lo es que no cuenta con un certificado de inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor con la denominación ***********, por lo que los derechos de autor de la actora, difieren a la marca controvertida, al no tratarse del mismo título de obra artística, ni en cuanto al título de una publicación o difusión periódica, por lo que, el primer supuesto de la causal de nulidad en estudio no se actualizó en la especie.
Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede válidamente concluir que no se actualizó el primero de los supuestos que contiene la causal de nulidad invocada, en virtud de que el registro marcario ******* *********** * ******, no corresponde al título de la obra ****, por lo que no se actualiza la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Que de las pruebas valoradas no se demostró que ***********, sea una falsa indicación sobre la naturaleza del servicio, ni que sea componente del alguno de los servicios amprados por dicho registro, es decir, ********* ** **************** ** ********* **** ******** (************* *********), comprendidos en la clase 35 internacional, por lo que al no demostrarse que la marca registrada impugnada es susceptible de engañar al público o inducirlo a error, por constituir una falsa indicación sobre la naturaleza del servicio o de los componentes del mismo o de sus cualidades, resulta improcedente la causal de nulidad derivada de la fracción I en relación con la fracción XVI del 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, los preceptos en los que se basó la solicitud de declaración administrativa de nulidad de registro, señalan lo siguiente:
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;
…”
ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:
XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS
ARTICULO 2
1) Los términos "obras literarias y artísticas" comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos: las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza las obras dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.
…
6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiara al autor y a sus derechohabientes.
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.
Artículo 7o.- Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causahabientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en los términos de la presente Ley y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.
CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 10 bis
(Competencia deslean( �/strong>
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
En este sentido, le asiste la razón a la parte actora en cuanto a que la autoridad no respetó los principios de congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad al modificar discrecional e ilegalmente la litis inicialmente planteada, haciendo así depender, de forma arbitraria, la declaración administrativa de nulidad del registro marcario de referencia con la prueba de titularidad de una obra titulada ***********.
Ello porque la impetrante no solicitó el registro de la marca únicamente con fundamento en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 90, fracciones XIII y XIV, del mismo ordenamiento legal, sino que también invocó el contenido de los artículos 2, incisos 1) y 6) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 5 y 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Preceptos que si bien fueron citados y transcritos, al momento de resolver no los analizó, por lo que la resolución impugnada deviene en ilegal al no atender a todas y cada una de los aspectos que fueron puestos a su consideración.
No obstante ello, dicha omisión por parte de la autoridad no trasciende al sentido de la resolución impugnada.
Lo anterior, en razón de que si bien los artículos 2, incisos 1) y 6) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 5 y 7 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los cuales ya fueron transcritos, se refieren a la protección de obras literarias y artísticas, así como a los actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial, también lo es que la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en la que se establece uno de los supuestos de nulidad de registro, sólo indica que el registro será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esa Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro .
En el caso concreto, la Ley vigente al momento del otorgamiento del registro marcario sujeto a nulidad, lo era la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
La Ley en comento en el artículo 90, fracción XIII, establece que no es motivo de registro como marca los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; empero en ningún momento prevé como supuesto de negativa de registro de una marca, el que la marca pretendida pueda ser parte de alguna obra.
Por lo tanto, al no prever el legislador en el catálogo de prohibiciones de registro el supuesto que la actora pretende hacer valer, no hay motivo para añadir otros que en concepto de la actora puedan quedar incluidos en el mismo que expresa y limitativamente han quedado definidos en la ley.
Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la impetrante, el tercero interesado no se encontraba obligado a exhibir consentimiento alguno para el otorgamiento del registro marcario cuya nulidad se pretende.
Lo anterior, sin que signifique el desconocimiento de los derechos autorales que sobre una obra tiene una persona, sino que en materia marcaria, no existe la prohibición de registro a que hace referencia la impetrante.
Que si bien demuestra que mediante oficio *********** de 21 de febrero de 2011, que al practicarse el examen correspondiente a la solicitud ******* **** * **** * ******, en clase **, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el que se citó al solicitante como impedimento, el contenido en la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al ser el nombre de una tienda de conveniencia que figura en la serie animada *** *******, y que en términos de la fracción XIII del mismo artículo, debería exhibir consentimiento de quien cuenta con los derechos relativos a la serie animada; es de señalarse que dicho argumento es ineficaz para la declarar la nulidad del acto impugnado ya que si bien se puede tener como un criterio sostenido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al día 21 de febrero de 2011, que fue la fecha de su emisión, ello no es motivo suficiente para considerar que el registro marcario propiedad del tercero interesado deba declararse nulo, máxime que como ya se dijo, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial, supuesto que contemple la negativa de un registro marcario en los términos que propone la actora.
Aunado a lo anterior, también debe señalarse que la Ley de la Propiedad Industrial no contempla tampoco derecho alguno sobre marcas imaginarias, como llama la parte actora a la marca empleada en la serie de televisión, por lo que de ninguna manera se podría considerar que adquirió notoriedad al ser empleada para identificar una tienda de autoservicio, precisamente por esa característica, por ser imaginaria.
De tal forma que esa marca imaginaria no podría genera una ventaja comercial al titular de la marca tildada nula ya que la Ley de la Propiedad Industrial no prevé ningún derecho sobre lo que son marcas imaginarias.
Que si bien es cierto, en la solicitud de nulidad de registro marcario, nunca fue supeditada a la existencia de una obra titulada ***********, también lo es que la parte actora en realidad no señala qué disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial fueron transgredidas al haberse otorgado el registro del tercero interesado, pues en reiteradas ocasiones indica que el mismo es nulo por haber sido concedido en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, empero no indica cuáles son esas disposiciones ni mucho menos, esta Juzgadora advierte que exista una prohibición expresa que se adecue al supuesto que pretende hacer valer la impetrante, pues se debe reiterar que las excepciones de otorgamiento de registro, son de aplicación estricta ya que la Ley de la Propiedad Industrial permite que todos los signos visibles que sean distintivos pueden ser registrados como marca, sin embargo, establece un catálogo de supuestos de signos que no pueden ser considerados como marca, sobre los cuales no puede ser aumentado algún otro.
Aunado a ello, tampoco se considera que la autoridad se contradiga al valorar la prueba consistente en el título de registro de derechos de autor de la obra original de diseño gráfico que lleva por título ****, ya que en este caso, sí existiría un eventual impedimento de registro en cuanto a una marca homónima, empero, en el caso concreto, no se acreditó el supuesto hecho valer por la solicitante.
En este sentido, se advierte que la parte actora en ningún momento acredita que hubiera ofrecido algún elemento probatorio que demostrara que la *********** fuera el título de una obra intelectual, artística, o que fuera el título de una publicación o difusión periódica, algún personaje ficticio o simbólico, algún personaje humano de caracterización, el nombre artístico y la denominación de grupo artístico; en cuyo caso, sí se podría haber configurado la causal de nulidad pretendida.
Por otro lado, la accionante argumenta que la autoridad efectuó una interpretación limitativa de la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, al negarse a declarar la nulidad de la marca cuando el carácter de ésta de ser engañosa, es innegable y que la marca engañosa no solamente es aquella que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden distinguir en la medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse, sino también es aquella que genera expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no corresponden a la realidad.
Además, argumenta que la marca del tercero interesado no tiene otra finalidad que hacer pensar que la misma y/o los servicios que distingue, tienen alguna vinculación con la hoy actora y por ende, alguna vinculación con la serie de *** *******.
A efecto de acreditar lo anterior, ofreció diversas pruebas, como son la solicitud y registro de la marca del tercero interesado, la impresión de las páginas de internet en donde se desprende que la hoy actora es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la **** *** ******* y que en dicha serie existe una tienda de conveniencia con el nombre ***********; copia del oficio *********** de 21 de febrero de 2011 con lo que pretendía demostrar que la marca no debió ser otorgada en términos de lo previsto en las fracciones XIII y XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
También ofreció imágenes de la tienda o mini-súper ***********, tomadas de diversos episodios de la serie *** *******, a fin de demostrar que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la renombrada serie de televisión *** *******. Así como impresiones obtenidas de diversas páginas de internet con las cuales pretendía demostrar, de igual forma, ser titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la serie en comento, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa.
De igual forma ofreció la copia certificada y apostillada de la solicitud de registro de obra presentada ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, el 9 de julio de 1990, relativa al octavo episodio de la primera temporada de la serie *** *******, intitulado *** ******** ****, y registrada bajo el número ** *******, que se ofreció para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa.
Además, ofreció copia certificada de documentos emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, relacionados con el título ****, que se ofreció para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa.
También, copia simple de oficios emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para demostrar que la impetrante es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa, documentos relacionados con los signos ******* ****** ***** y diseño, ***’* *** & ***** * *******
Ofreció además, el original del número 140 de la revista mensual titulada ******* ******, de 30 de septiembre de 2006, la cual se ofreció para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa y el uso previo e ininterrumpido que se ha hecho de la denominación última para distinguir tiendas de conveniencia y/o regalos.
Copias simples de diversos libros que se ofrecieron para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa y el uso previo e ininterrumpido que se ha hecho de la denominación última para distinguir tiendas de conveniencia y/o regalos.
Otra prueba ofrecida fue la declaración jurada realizada en fecha 9 de mayo de 2013 por ****** *******, Secretario Asistente de la actora, realizada ante Notario debidamente apostillada, que se ofreció para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa y el uso previo e ininterrumpido que se ha hecho de la denominación última para distinguir tiendas de conveniencia y/o regalos.
Otras impresiones de páginas de internet también fueron ofrecidas para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa y el uso previo e ininterrumpido que se ha hecho de la denominación última para distinguir tiendas de conveniencia y/o regalos.
La impetrante también ofreció copia certificada de la solicitud de registro de marca ******* ***********, en clase ** y del título de registro de marca ******* **** ***********, en clase **, que se ofreció para demostrar que la hoy actora es única y legítima titular de los derechos exclusivos marcarios sobre la denominación ***********, así como la nulidad que adolece el registro marcario del tercero.
De igual manera, ofreció la inspección ocular de todas y cada una de las páginas cuyas impresiones ya habían sido ofrecidas, para demostrar que la actora es titular de los derechos patrimoniales sobre la serie de televisión *** *******, así como el hecho que en la misma aparece un lugar denominado ***********, que a su consideración es bien conocido de los numerosos fans o seguidores de dicho programa y el uso previo e ininterrumpido que se ha hecho de la denominación última para distinguir tiendas de conveniencia y/o regalos.
Al respecto, la demandante manifiesta que las pruebas no fueron debidamente valoradas, que la autoridad no se pronunció con relación a la fiabilidad de Internet, que dio valor de indicios a los oficios emitidos por el propio Instituto cuando constituían hechos notorios, que con relación al título de registro de derechos de autor relacionado con la obra **** y de la colección titulada ****, la autoridad omitió advertir que en la misma aparece el personaje *** y la tienda de conveniencia ***********, además que la declaración jurada debió ser adminiculada con las diversas impresiones de páginas de internet también ofrecidas en donde aparecen fotografías de varias tiendas ***********.
Al respecto, para esta Juzgadora, si bien es ilegal el actuar de la autoridad al no adminicular las pruebas en comento, tomar como indicios hechos notorios pues los oficios que valoró como tales se trataba de oficios emitidos por el mismo Instituto, ello no es suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado.
Lo anterior, en razón de que al verificar las pruebas en comento, sí se alcanza a demostrar que la hoy actora es titular de los derechos patrimoniales de la serie *** ******* y que en la misma aparece un establecimiento denominado ***********, sin embargo, esas pruebas no logran demostrar los extremos de la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca del tercero interesado sea una marca engañosa, esto es, que sea una marca que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden distinguir en la medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse.
Tampoco acredita que la marca en comento, sobre lo indicado por la propia demandante, genere expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no corresponden a la realidad.
Mucho menos, las pruebas en comento acreditan que la marca del tercero interesado no tenga otra finalidad que hacer pensar que la misma y/o los servicios que distingue, tienen alguna vinculación con la hoy actora y por ende, alguna vinculación con la serie de *** *******.
Por lo tanto, se considera acertada la determinación de la autoridad ya que con las pruebas ofrecidas no se logra demostrar ni acreditar ese supuesto engaño o que cuáles son esas expectativas que a dicho de la enjuiciante, la marca genera sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no corresponden a la realidad o que el público consumidor vincula los servicios que ampara la marca con la serie *** ********
En otro orden de ideas, la impetrante manifiesta que la autoridad efectuó un estudio ligero, incompleto, erróneo, parcial, impreciso e ilegal de la segunda causal de nulidad, así mismo, menciona que si la autoridad hubiera realizado una correcta valoración y adminiculación de todas las pruebas, hubiera arribado a la conclusión de que servicios de tiendas de autoservicio distinguidos por la marca ***********, han sido puestos en el comercio desde el año 2007 y siguen a la fecha, encontrándose disponibles en el mercado estadounidense en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
Argumentos que para esta Sala se consideran infundados.
Ello en razón de que la parte actora argumenta en sí que las pruebas ofrecidas no fueron tomadas en cuenta por la autoridad al momento de resolver y que no expone las razones por las cuales, a su juicio no permiten acreditar el uso anterior de la marca ***********, sin embargo, del acto impugnado, en concreto en la página 44 (misma que transcribe la demandante), la autoridad sí tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por la solicitante tan es así que las enunció y sí expuso las razones por las que no se acreditaba el uso anterior, aduciendo que no se acreditó que dicha solicitante prestara los servicios amparados en la clase ** internacional, a saber, ********* ** **************** ** ********* **** ******** (************* *********), así como que no se demostró el uso anterior de manera ininterrumpida y continua del signo distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, sujeta a nulidad, esto es, al día 26 de agosto de 2016.
Ahora bien, la causal de nulidad que se pretendió acreditar fue la prevista en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, que requiere para su actualización cuatro supuestos:
a) Que la acción se haya intentado en tiempo.
b) Que la solicitante haya venido usando ininterrumpidamente en el país o en el extranjero un signo distintivo, antes de la fecha de presentación de la marca impugnada o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada en la solicitud de la marca sujeta a nulidad.
c) Que la marca sujeta a nulidad sea idéntica o semejante en grado de confusión a la marca propiedad de la actora.
d) Que las marcas en pugna se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.
En cuanto al supuesto contenido en el inciso b), la autoridad tuvo por no acreditado el uso previo e ininterrumpido del signo ***********, ya que de las pruebas ofrecidas, no se demostró que ********* ******* *** **** ***********, prestara servicios amparados en la clase ** internacional, esto es, servicios de **************** ** ********* **** ******** (************* *********) –que son los servicios que ampara la marca del tercero interesado-, tampoco se demostró que dicha persona moral hiciera uso de la marca ***********, de manera continua e ininterrumpida.
Pues la propia accionante manifiesta que la marca ***********, es una marca de ficción que aparece en la serie *** *******, y que si bien en 2007, diversos establecimientos de la cadena ********, fueron transformados en ***********, ello no demuestra un uso por parte de la hoy actora de la marca, mucho menos de manera ininterrumpida.
Asimismo, si bien se ofrecieron pruebas para acreditar que existen tiendas con la denominación ***********, en ********* ******* ********* * ********* ******* *******, ello demuestra en todo caso el uso de aquellas de la marca en comento pero no demuestra el uso previo e ininterrumpido por parte de ********* ******* *** **** *********** de la marca *********** para amparar servicios de la clase ** internacional ni que en sí hubiera licenciado dicha marca.
Por lo tanto, al no haberse acreditado este supuesto, el cual es un requisito sine qua non para que se actualice la causal de nulidad solicitada, es que la autoridad válidamente negó la declaración administrativa de nulidad contenida en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.
OCTAVO.- DECISIÓN. En virtud de lo anterior, se determina a juicio de esta Sala que la resolución impugnada es legal ya que la impetrante no logró demostrar la actualización de las causales de nulidad invocadas para obtener la nulidad del registro marcario propiedad del tercero interesado, en tanto que, la parte actora fue incapaz de probar los supuestos requeridos de acuerdo con la carga probatoria que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, confirmando con ello la presunción de validez de la resolución impugnada, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al no haberse desvirtuado la validez del acto que impugnó.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 8 49, 50, 52, fracción I, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y, se resuelve:
I.- La parte actora no acreditó su acción, en consecuencia;
II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.
III.- NOTIFÍQUESE.
El presente fallo fue aprobado por unaminidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.
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RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN
Magistrado Instructor
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LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ
Magistrada Titular de la Primera Ponencia
Conforme al Acuerdo de Sala del primero de junio de dos mil dieciséis, por el que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa da a conocer que las ausencias temporales de sus magistrados, hasta por un mes, serán suplidas por el primer secretario del magistrado ausente, quienes se detallan en el cuerpo del propio Acuerdo, así como al oficio EPI-1-3-45077/16 de trece de junio de ese mismo año del Presidente de la Sala, mediante el cual informa del citado Acuerdo a la H. Junta de Gobierno de esté Tribunal y, con fundamento en el artículo 50, fracción VII, en relación con el 8º, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Licenciada Patricia Vázquez Salazar, Primer Secretaria de la Primera Ponencia de esta Sala, firma el presente en suplencia por ausencia temporal de la Magistrada Luz María Anaya Domínguez, titular de la Ponencia de su adscripción
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JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA
Magistrado de la Tercera Ponencia y Presidente de la Sala.
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TANIA MONROY CAUDILLO
Secretaria de Acuerdos quien da fe
TMC*
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del tercero interesado, registro marcario, servicios, título de una obra y su registro, nombre de personajes y sus características, nombre de capítulo de la serie, nombre de terceras personas; por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”