Mexico

m) Como apoyo de dicho argumento, manifiesta ofrecer copia de la resolución dictada en el expediente P.C. 1491/2011(M-82) 13899

n) No debe escapar a esta Sala que ofreció elementos de pruebas consistentes en copias certificadas de constancias del expediente administrativo P.C. 2014/2010 (I-356) 18799 que fueron relacionadas en el numeral II del escrito de contestación de 2 de noviembre de 2011, con las cuales se acredita el uso de la denominación ******** desde por lo menos el año 2001, siendo que la autoridad negó la expedición de dichas facturas así como el llamamiento de la empresa ************* ********** **** ** ****

o) En su QUINTA causal de nulidad (que identifica como CUARTA) la actora controvierte la imposición de la multa toda vez que a su consideración la autoridad de forma parcial y subjetiva le impuso una multa consistente en 1000 (un mil) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, es decir, una multa excesiva, y que no toma en cuenta su situación económica por no contar con algún elemento objetivo y tangible

p) La autoridad incumple con lo establecido por el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial porque no se acreditó el carácter intencional de la infracción, omitió tomar en cuenta sus condiciones económicas inclusive imponiendo una sanción superior a su capital social lo que se traduce en una multa excesiva.

q) La autoridad debió acreditar la actualización de las hipótesis relativas a: a) la gravedad que la comercialización de productos; b) la existencia de una relación de comercio afectada; c) el perjuicio ocasionado directamente a un afectado determinado, siendo que la propia autoridad determinó a foja 26 que no se acreditó la existencia de un establecimiento ni la comercialización de productos que ostenten la denominación ********, por lo que no existe una relación de comercio que sea afectada, tal como lo establece la fracción III; tampoco acreditó la existencia de una persona determinada que haya sufrido tal afectación o menoscabo en su persona, bienes o menoscabo en su esfera jurídica por la comercialización de determinados productos , el pretender establecer un presunto perjuicio a los consumidores sin elemento alguno que acredite tal hecho se traduce como un prejuzgamiento de una determinada conducta sin la adecuación de pruebas que obren en autos y los preceptos aplicables.

La autoridad demandada y ***** ***** ******, tercero interesado en el juicio atrayente en su contestación y escrito de apersonamiento, respectivamente, sostuvieron que debe reconocerse la validez de la resolución impugnada; y por tal motivo es innecesaria la digitalización de sus argumentos defensivos^, ello con fundamento en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.2o.A. J/4 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 482, registro ius 203931:

“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS ANTE EL. De lo dispuesto por el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, se desprende el principio de invariabilidad de las resoluciones impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación; motivo por el cual, para determinar la validez o nulidad de una resolución, dicho tribunal debe atender única y exclusivamente a la fundamentación y motivación en ella externadas y abstenerse de considerar los argumentos que le planteen las autoridades, cuando, por medio de ellos, se pretenda modificar o ampliar la fundamentación o motivación dadas en la resolución impugnada.”

QUINTO.- DETERMINACIÓN DE LA LITIS Y ESTUDIO DEL CASO. Los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado, los argumentos de la parte actora y los contraargumentos de la enjuiciada y el tercero interesado, permiten fijar la litis de este juicio, que consiste en determinar si las conductas infractoras imputadas al actor se acreditaron en el procedimiento administrativo, si se actualizan las violaciones procedimentales que hace valer la actora y si fue debidamente determinado el monto de la multa que le fue impuesta.

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

a) Oficio con folio 36321 de 31 de octubre de 2013 (visible a folio 20 de autos), mismo que cuenta con valor probatorio de conformidad con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el que se acredita la existencia del acto impugnado.

b) Constancias del expediente administrativo P.C. 1498/2011(M-86)13906, mismas que cuentan con valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

c) Información contenida en medios electrónicos de la página http://www.*******************************?****=******************************* _*&***=******_******_*******_*****&***=1, con valor probatorio de conformidad con el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, visible impresa a folio 39 de autos, de la que se desprende una sentencia dictada en la revisión en amparo 232/2012 por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

d) Información contenida en medios electrónicos de la página ****:**********************************?*****=****%****%***%****%***%******%********&************=*****, con valor probatorio de conformidad con el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, visible impresa a folio 74 de autos, de la que se desprende una resolución que resolvió el procedimiento administrativo P.C. 1491/2011(M-82)13899, de fecha 31 de octubre de 2013, en la que se negaron las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I, IV, IX, incisos s) y c) y XVIII, del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial.

A juicio de los suscritos Magistrados, los argumentos sintetizados en el quinto considerando, resultan en una parte infundados, en otra inoperantes y en una más fundado y suficiente para declarar la nulidad solicitada, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

En la primera causal de nulidad la parte actora considera ilegal la procedencia de la medida provisional establecida en el artículo 199 bis IV, pues para ello debía existir un procedimiento de declaración administrativa relativo a la violación de un derecho de propiedad industrial.

Argumento que debe desestimarse por infundado para lo cual resulta necesario transcribir los artículos 199 bis, 199 bis I, 199 bis III y 199 bis IV, de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dicen:

“Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Artículo 199 BIS 1.- Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho;

b) Que la violación a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza

Artículo 199 BIS 3.- El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 BIS será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y

II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida.

Artículo 199 BIS 4.- El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

Los preceptos legales citados regulan los procedimientos de medidas provisionales que tienden a la provisionalidad ante la posible infracción de derechos de propiedad industrial, y que sólo duran hasta la conclusión de un procedimiento de infracciones (pues en la resolución de infracciones se resuelve respecto de la definitividad de las medidas).

También, se establecen distintas medidas provisionales, entre ellas, el aseguramiento de bienes y se establecen los requisitos para determinar su práctica.

Asimismo, debe señalarse que dichas medidas provisionales no nacen por sí mismas sino para un proceso principal de infracciones, tan es así que en términos del artículo 199 bis III, de la Ley de la Propiedad Industrial, el solicitante de las medidas provisionales tiene un plazo de veinte días, contados a partir de la ejecución de la medida, sin lo cual, será responsable por los perjuicios solicitados en contra de quien se ejecutó.

Derivado de lo anterior, el procedimiento de medidas provisionales si bien tiene la finalidad de que, precautoriamente se dicten medidas con las que se evite una conducta que pueda constituir una infracción a alguno de los derechos de propiedad industrial que la Ley regula, cierto es también que quien lo solicite, tiene la obligación de presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción en un plazo de veinte días a partir de la ejecución de la medida o, de lo contrario, será responsable por los perjuicios ocasionados en contra de quien se haya levantado la medida.

En la especie, ***** ***** ******, solicitó la medida provisional considerando que ******** * ************* **** ** **** hace un uso no autorizado de su marca ** ******** o una semejante en grado de confusión, lo cual resultaba procedente en términos de la legislación solicitada al haber acreditado los requisitos para ello, máxime que de los antecedentes previamente relatados, es perceptible que ***** ***** ******, presentó la solicitud de declaración administrativa de infracciones de manera oportuna es decir, luego de la ejecución de la medida provisional.

Por ende, es infundado que la actora diga que debía existir un procedimiento de declaración administrativa respecto de un derecho de propiedad industrial, pues el procedimiento de medida provisional es previo y optativo para quien lo solicite, con la finalidad de detener o evitar posibles violaciones a derechos de propiedad industrial.

Lo anterior sin dejar de observarse que la presentación de solicitud de infracciones es necesaria so pena de responsabilizarse por daños y perjuicios al solicitante para el caso de no presentar dicha solicitud de infracciones.

Entonces, la Ley establece que el procedimiento de infracciones da inicio con posterioridad al procedimiento provisional, de ahí que resulte infundado el argumento de la parte actora sintetizado en a).

Por otro lado, es también infundado que la actora señale que la solicitante de la medida provisional se encontraba obligada a garantizar los daños y perjuicios en contra de quien se solicitó la medida lo que no ocurrió en la especie, pues en principio, el artículo 199 bis 1 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial claramente establece como condición para la procedencia de la medida el otorgamiento de una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y claramente en sus penúltimo y últimos párrafos establece que para el importe de la fianza, el Instituto debe tomar en consideración los elementos que aporte el titular del derecho y los que se desprendan de las actuaciones del expediente; asimismo, el Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida .

Lo anterior fue debidamente aplicado por la autoridad administrativa, pues de conformidad con los antecedentes citados, ***** ***** ******, al presentar su solicitud de medidas provisionales presentó el billete de depósito número S 488326 de 4 de febrero de 2011, expedido por el BANCO *** ****** ******** * ********* ************ *****., por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos), que fue considerada provisionalmente suficiente en el oficio 22477 de 5 de septiembre de 2011 (ver folio 33 del legajo anexo).

Del mismo modo, toda vez que al momento de proceder a la medida provisional, ello en la diligencia de 7 de septiembre de 2011, se aseguraron bienes con valor estimado en $5,274.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), (ver informe de inspección a folio 66 del legajo anexo); de ahí que por oficio 23188 de 13 de septiembre de 2011, se fijara al solicitante de la medida una garantía complementaria por el monto de $4,274.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por lo que para esta Sala, el solicitante de la medida cumplió con su obligación de exhibir el billete de depósito que garantizaría los daños y perjuicios a la empresa en contra de quien se ejecutara la medida provisional, y que, de conformidad con lo asegurado en la visita de inspección logro advertirse que la garantía inicialmente exhibida resulto insuficiente, por lo que se requirió una complementaria, por lo que en todo momento quedó asegurado el perjuicio que pudo ocasionarse a la presunta infractora, y por tanto, es también infundado su argumento sintetizado en b).

Refutado lo anterior, debe señalarse que las infracciones declaradas en el procedimiento administrativo son las previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la propiedad Industrial que prevén:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

[…]

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

[…]”

Los motivos que llevaron a la autoridad a determinar que se cometió por parte de la actora las infracciones señaladas infracción, fueron los siguientes:

Primeramente señaló que de los tres registros señalados como infringidos, únicamente se tomó en consideración el registro ****** LA ********, toda vez que dicha marca ampara productos en clase 29 internacional, a saber: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; ESTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VEGETALES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; GELATINAS; MERMELADAS; COMPOTAS; HUEVOS; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, en tanto que los otros dos registros también considerandos infringidos por ***** ***** ******, no fueron considerados ya que amparan servicios en clases 35 y 43 cuya prestación por la resunta infractora no fue acreditada con las pruebas aportadas, particularmente la visita de inspección desahogada el 7 de septiembre de 2013, (determinación de excluir las otras dos marcas que no es cuestionada en este juicio)

✓ Analizó la visita de inspección de 7 de septiembre de 2013, en el domicilio de ******** * ************* **** ** ***** sito en ******* ********** ****** ***** ***** ** ******* *** ****** ********** ****** ******* ** **** ******, de donde advirtió que se comercializan productos consistentes en ALCAPARRAS, ACEITUNAS, CHLES LARGOS, CORAZONES DE PALMITO Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO, ALMEJAS, NAVAJUELAS, MACHAS, CARACOL DE MAR, MEJILLONES AHUMADOS, SALMÓN Y OSTIONES AHUMADOS, que ostentan la denominación “********”

✓ También tomó en consideración el Primer Testimonio de la escritura pública número 73,830 de 13 de septiembre de 2007, pasada ante la fe del Notario Público número 2 en el Distrito Federal (visible a folio 93 del legajo anexo), con el que ******** * ************* **** ** ***** acreditó la calidad de su apoderado, y además, se probó el objeto social de la empresa presunta infractora: CUALQUIER ACTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ULTRAMARINOS, EMBUTIDOS, VINOS Y LICORES.

✓ De dichas constancias llegó a la conclusión de que en la visita de inspección se constató que la actora que en el establecimiento visitado se encontraron productos bajo la denominación ********, que al ser relacionados con su objeto social advertido en su acta constitutiva relativo a la compra, venta, comisión, consignación, distribución, representación, importación y exportación de productos alimenticos y ultramarinos, luego entonces la actora ofrece sus productos consistentes en ALCAPARRAS, ACITUNAS, CHLES LARGOS, CORAZONES DE PALMITO Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO, ALMEJAS, NAVAJUELAS, MACHAS, CARACOL DE MAR, MEJILLONES AHUMADOS,SALMÓN Y OSTINES AHUMADOS bajo la denominación ********.

✓ Posteriormente, procedió la examen de confusión entre la marca advertida en la visita de inspección “********” con la que se encuentra registrada a favor de ***** ***** ****** “** ********” con registro ******, concluyendo que son similares en grado de confusión desde el punto de vista fonético y gráfico (ortográfico), lo que aunado a que usa la marca para productos coincidentes con los que se encuentran amparados por el registro del tercero interesado, luego entonces, resulto procedente la declaración de infracción relativa a la fracción IV, del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial.

✓ Por otro lado, con relación a la infracción establecida en la fracción I, del artículo 213, señaló que debía existir una conducta contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio y que además, dicha conducta implique competencia desleal, lo que consideró configurado en la medida que la actora ofrece productos consistentes en ALCAPARRAS, ACEITUNAS, CHLES LARGOS, CORAZONES DE PALMITO Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO, ALMEJAS, NAVAJUELAS, MACHAS, CARACOL DE MAR, MEJILLONES AHUMADOS, SALMÓN Y OSTIONES AHUMADOS ostentando un signo semejante en grado de confusión a la marca LA ******** , aunado a que no se tuvo ningún documento de licencia o especificación del solicitante como titular de la marca, lo que deriva en competencia desleal, porque la infractora pone al alcance del público los productos aprovechándose de la imagen y reputación del titular, lo que llevó a la declaración de la causal de infracción prevista en la fracción I, del artículo 23, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las anteriores consideraciones no son refutadas por la parte actora, pues nunca niega que en su establecimiento comercial hayan sido encontrados los productos consistentes en ALCAPARRAS, ACEITUNAS, CHLES LARGOS, CORAZONES DE PALMITO Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO, ALMEJAS, NAVAJUELAS, MACHAS, CARACOL DE MAR, MEJILLONES AHUMADOS, SALMÓN Y OSTIONES AHUMADOS bajo la marca ********, y que esta resulta semejante en grado de confusión a la marca ** ******** que defiende el aquí tercero interesado.

Sus argumentos más bien se refieren a la actualización de las excepciones que prevé el artículo 92, fracciones I y II, de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

[…]”

El artículo precitado establece dos excepciones a los efectos de una marca para: 1) un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre que el tercero hubiere empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado ; y 2) Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada , luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

La parte actora pretende ubicarse en dichas excepciones bajo el argumento de que la actora es una compradora de buena fe de los productos que le vende la empresa tercera ajena a este juicio, ************* ********* **** ** ***** lo que pretendió acreditar en el procedimiento administrativo y no fue posible atendiendo a dos situaciones que establece como vicios de procedimiento que afectaron sus defensas:

1. Por una parte, porque fueron desechadas las pruebas que ofreció bajo el numeral II, del escrito por el que dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracciones (los argumentos con relación a este vicio fueron sintetizados en c), d), e), f) y n).

2. Por otra parte que no se efectuó el llamamiento al procedimiento de la empresa ************* ********* **** ** ****, los argumentos con relación a este vicio fueron sintetizados en g), h) i), y j).

Los argumentos en contra de dichas violaciones procedimentales deben desestimarse por infundados e inoperantes.

De los antecedentes previamente relacionados, es perceptible que la parte actora mediante escrito de 23 de noviembre de 2011, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracciones y ofreció pruebas, entre ellas, tres grupos de facturas, identificados con los numerales II, III y IV, de su escrito de contestación (visible a folio 171 de autos).

Ahora bien, el primer grupo de facturas consistente en un legajo de facturas expedidas por ************* ********** **** ** **** con las que precedió acreditar que compra de buena fe a dicha empresa productos de la marca ********, y con la que se pretendió ubicar en la excepción prevista en el artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, Señaló que dichas pruebas se ofrecían en los términos del artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que solicitó su certificación que se encontraban el expediente administrativo, diverso P.C.2014/2010(I-356)18799.

Ante dicha solicitud, por oficio con folio 31916 de 13 de diciembre de 2011, la autoridad requirió a la actora a fin de que exhibiera el pago por concepto de 91 copias certificadas correspondientes a las facturas que se encontraban en dicho expediente, así como en el diverso P.C. 300/2008(C-129)2888, ello en términos de los artículo 190, 191 y 197 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial, 70 de su reglamento, así como artículo 27 inciso a) de la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de igual forma le fue requerido el pago por concepto de copias simples para el traslado a su contraparte en términos del inciso c) del artículo citado en ultimo término, por lo que se le requirió en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que diera cumplimiento a dichos requerimientos en el término de ocho días hábiles.

La actora pretendió cumplir con el referido requisito mediante escrito de 10 de enero de 2012 (ver folio 205 del legajo anexo), mismo que fue acordado mediante oficio de folio 2431 de 30 de enero de 201, visible a folio 209 del legajo anexo), en el sentido que, para acordar la procedencia de las copias, la actora debía acreditar su interés jurídico para solicitarlas dado el carácter de confidencial y reservado que guardan los expedientes de dicha autoridad por lo que solo los interesados podían solicitar copias en dicho procedimiento en términos del artículo 34, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se le formuló un nuevo requerimiento a efecto de que en términos de dicho precepto y el 17-A del mismo ordenamiento, acreditara su interés jurídico en el expediente en que obraban las pruebas.

La actora dio contestación a dicho oficio por escrito de 21 de marzo de 2012 en el que expuso diversas manifestaciones que fueron desestimadas por la autoridad mediante el oficio 9423 de 10 de abril de 2012 (ver folios 204 y 209 del legajo anexo); por lo que la autoridad determinó que al no haber acreditado su interés jurídico, no había lugar a obtener las copias de las facturas que obran en el expediente P.C.2014/2010(I-356)18799, y por tanto, desechó de plano las facturas ofrecidas bajo el numeral II.

La enjuiciante estima ilegal tal proceder, porque a su consideración lo único que requiere el artículo 190 de la Ley de la propiedad Industrial a fin de obtener documentales que obran en otros expedientes, es identificar el expediente y solicitar las copias.

Al respecto, es necesario transcribir el artículo190, de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.”

(Énfasis añadido)

De conformidad con lo anterior, con la solicitud de declaración administrativa deben adjuntase todos los documentos que funden la acción incluidas las pruebas, sin embargo, cuando las pruebas obren en archivos del Instituto, basta con que se solicite la expedición de la copia certificada correspondiente, o el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Es verdad que dicho precepto no establece mayores requisitos que la sola identificación de los documentos y la solicitud de copias certificadas de documentales que obren en los archivos del Instituto; sin embargo, para esta Sala la consideración relativa a la falta de interés para solicitar las copias en un diverso procedimiento es apegada a derecho.

De inicio, debe señalarse, que no asiste razón a la parte actora con relación a la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, pues ha sido criterio sostenido de esta Sala que su aplicación es directa dado que el propio artículo 1º de dicha Ley establece que dicha ley es aplicable a los actos de organismos descentralizados como es el Instituto Mexicano de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.”

Más aun, la Ley de la propiedad Industrial es omisa en regular la protección de datos contenidos en los expedientes administrativos que se tramitan en el Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que ante ello, es legal que la autoridad haya recurrido a la aplicación del artículo 34, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece:

“Artículo 34.- Los interesados podrán solicitar les sea expedida a su costa, copia certificada de los documentos contenidos en el expediente administrativo en el que se actúa, salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior.”

De conformidad con dicho precepto, los interesados pueden solicitar que sea expedida a su costa copia certificada de los documentos que obren en el expediente administrativo, salvo en aquellos casos establecidos en el artículo 33 del mismo ordenamiento que dice:

“Artículo 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente , o se trate de asuntos en que exista disposición legal que lo prohíba.”

(Énfasis añadido)

Es decir, los interesados pueden acceder al expediente administrativo salvo en los casos en que el interesado no sea titular o causahabiente.

Entonces, para esta Sala es legal que la autoridad haya aplicado el artículo 34 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para impedir que un tercero no autorizado en el procedimiento administrativo tuviera acceso a documentación del expediente P.C. 2014/2010(I-356)18799, pues ello encuentra su fundamento en el carácter reservado de los expedientes en términos de los artículos 13 fracción V y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

[…]

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.”

“Artículo 14. También se considerará como información reservada:

[…]

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

[…]”

De modo que, si el expediente administrativo P.C. 2014/2010(I-356)18799 aun no causaba estado, evidente resulta que sus constancias tienen el carácter de información reservada, y por tanto, únicamente los interesados (titulares) pueden acceder al expediente y solicitar copias.

Por lo anterior, es infundado que la actora diga que las pruebas fueron ilegalmente desechadas con artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que no resultaban aplicables pues lo cierto es que le fue requerido que acreditara su interés jurídico en el procedimiento en el que obran las pruebas que pretende exhibir, lo cual no hizo, de ahí que fue procedente hacer efectivo el apercibimiento relativo al desechamiento de dichas documentales.

Lo que es más, el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial tiene el carácter de sujeto obligado a la observancia y aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello en términos de su artículo 3º, fracción XIV, inciso a) de dicha Ley, como organismo público descentralizado perteneciente a la Administración Pública Federal, por lo que sí resultaba su obligación resguardar el carácter reservado del expediente administrativo.

Por tanto, sí existe fundamento para haber negado el acceso a las pruebas que pretendió ofrecer, sin que desacredite dichos motivos y fundamentos.

Ahora bien, con relación a los grupos de facturas identificados con los numerales III y IV, fueron desestimados por la autoridad administrativa para acreditar las excepciones expuestas por la actora, porque:

1. De las pruebas ofertadas no se logra desprender que ******** * ************* *** ** ***. se encuentre explotando la marca ******** para los productos que ampara la marca ****** LA ******** con antelación a la fecha de presentación de la marca registrada que defiende el tercero

2. Las facturas FA 4067, FA 5110, FA 7994 y FA 8210 fueron expedidas en el año 2011 (visibles a partir del folio 196 del legajo anexo), es decir, con posterioridad a la fecha legal del registro del tercero: 19 de febrero de 2004.

3. El legajo de facturas 20567, 28945, 28946, 33253, 33254, 51060, 60710, A 66927, A 82498, A 86615 y A101315 de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, fueron expedidas por ************* ********** **** ** ***** persona moral tercera ajena al procedimiento por lo que no pueden beneficiar a la actora.

4. Tampoco logra desprenderse que los productos localizados en la visita de inspección sean productos introducidos lícitamente por ***** ***** ******, o por algún licenciatario de éste.

Al respecto, la parte actora controvierte, inicialmente que no se haya llamado al procedimiento administrativo a la empresa ************* ********** **** ** ***., lo que considera ilegal de conformidad con el artículo 78, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé:

“ARTICULO 78.- Hecha excepción del caso del artículo 69 y de disposición contraria de la ley, cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de las partes en juicio, y la sentencia que en éste haya de pronunciarse deba influir en dicha controversia, si en el juicio aún no se celebra la audiencia final, pueden las partes interesadas hacer venir al tercero, formulando su demanda dentro del mismo proceso, sujetándose a las reglas ordinarias, o puede el tercero hacerlo de por sí, formulando su demanda en los mismos términos, con la finalidad, en ambos casos, de que se resuelva la tercería conjuntamente con la primitiva reclamación, para lo cual se suspenderá el procedimiento en el juicio inicial hasta que la tercería se encuentre en el mismo estado.

Si el tercerista coadyuva con una de las partes, deben ambos litigar unidos y nombrar su representante común.”

En términos del precepto adjetivo en cita, cuando un tercero tenga una controversia con una o varias partes en un juicio y la sentencia que en éste haya de pronunciarse deba influir en dicha controversia, las partes interesadas pueden hacer venir al tercero, formulando su demanda dentro del mismo proceso sujetándose a las reglas ordinarias, o puede dicho tercero hacerlo por sí debiendo resolverse al mismo tiempo; asimismo, si el tercerista coadyuva con una de las partes, ambos deben litigar unidos y nombrar un representante común.

Para reforzar su argumento, exhibe como prueba la sentencia emitida en el amparo en revisión 232/2012, resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible a folio 39 de estos autos, de cuya lectura, en la parte que interesa, se advierte el pronunciamiento de dicho órgano colegiado con relación al llamamiento a juicio de un tercero en términos del artículo 78, del código Federal de Procedimientos Civiles, pues a consideración de dicho Tribunal revisor, si bien de conformidad con el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles solo puede iniciar el procedimiento judicial o intervenir en el quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario, entonces dicha disposición permite que al procedimiento pueda acudir no solo quien en principio es llamado sino también uno diverso que tenga interés, lo que además no depara perjuicio a ninguna de las partes.

Con dichos fundamentos y antecedentes la actora pretende que se emplazara ************* ********** **** ** ***** al procedimiento administrativo, pues refiere que dicha empresa en el procedimiento administrativo P.C. 880/2012 (N-230)8290 ventilado ante la autoridad acreditó un uso anterior continuo e ininterrumpido de la denominación ********; asimismo, en el procedimiento P.C. 191/2011 (M-82) 13899 ************* ********** **** ** ***** acreditó el uso anterior e ininterrumpido de la marca ******** lo que actualiza la causal de excepción que prevé el artículo 92, de la Ley de la Propiedad Industrial y en consecuencia la improcedencia de las infracciones.

Para acreditar su dicho, exhibe como prueba la resolución dictada en el procedimiento P.C. 191/2011 (M-82) 13899, visible a folio 74 de los presentes autos, de cuya lectura se aprecia que efectivamente la empresa ************* ********** **** ** ***., logró acreditar las excepciones establecidas en el artículo 92, fracciones I y II, de la ley de la Propiedad Industrial.

Con independencia no haberse llamado al procedimiento a la empresa ************* ********** **** ** ***** y de que no hayan sido admitidas las facturas ofrecidas por la actora bajo el numeral II del escrito por el que dio contestación a la solicitud de declaración administrativa, para esta Sala los demás elementos de prueba acreditan el uso de buena fe que coloca a la actora en el supuesto de excepción que prevé el artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

La parte actora afirma que es compradora de buena fe de los productos marca ******** que le vende ************* ********** **** ** ****, lo cual se acredita con las facturas FA 4067, FA 5110, FA 7994 y FA 8210, 8604, todas ellas de 2011.

En efecto, dichos medios de prueba acreditan que ************ ********** **** ** ***** vendió a ******** * ************* **** ** **** distintos productos bajo la marca ********, como son ALCAPARRAS, MACHAS, ACEITUNAS, ALMEJAS, PIMIENTOS PIQUILLO y ALMENDRAS, y si bien son facturas que corresponden a 2011, es decir fecha muy posterior al 19 de febrero de 2004, fecha legal del registro que defiende el tercero interesado, lo cierto es que prueban el uso de la marca ******** de buena fe, al amparo de una primera introducción de los productos efectuada de forma lícita por ************* ********** **** ** ****

A mayor abundamiento, del análisis a las facturas ofrecidas por la parte actora en el procedimiento administrativo, descritas en las tablas visibles en las páginas 17, 18 y 19 de la resolución impugnada, las cuales son valoradas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 133, 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales privadas, esta Sala observa que fueron emitidas por ************* ********** **** ** ***., entre 13 de septiembre de 2001 al 21 de mayo de 2011.

Con los pedimentos de importación visibles en la copia certificada del expediente administrativo se acredita que ************* ********** **** ** ***** tiene calidad de importador.

Y de las facturas FA 4067, FA 5110, FA 7994 y FA 8210, 8604, todas ellas de 2011, se acredita que ******** * ************* **** ** ***** compró diversos productos a ************* ********** **** ** **** como son ALCAPARRAS, MACHAS, ACEITUNAS, ALMEJAS, PIMIENTOS PIQUILLO y ALMENDRAS.

De lo anterior se desprende que si bien la parte actora utiliza la denominación ********, también lo es que ésta última empresa acredita que a través de la adquisición realizada del producto identificado con la denominación ******** a la empresa ************* ********** **** ** ***** (empresa que demuestra un uso anterior ininterrumpido de dicha denominación), pone a la venta productos introducidos de manera licita al territorio nacional.

Así pues, esta Sala estima que ******** * ************* **** ** ****, es un intermediario para llevar cabo la comercialización de los productos los cuales son vendidos de forma ininterrumpida desde por lo menos el año 2001, por ************* ********** **** ** ***** en consecuencia, queda acreditado que ******** * ************* **** ** ***. es un comprador de buena fe de los productos que se ostentan con la denominación ********, que fueron importados e introducidos al comercio nacional de forma lícita.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 92, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, porque la mercancía se introdujo lícitamente al comercio, el origen es lícito.

Entonces, para esta Sala se acredita la excepción invocada por ******** * ************* **** ** ***., contenida en el artículo 92, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la génesis del segundo acto de comercio es el que llevó a cabo ************* ********** **** ** ***** lo que genera que al existir una relación comercial entre ******** * ************* **** ** **** y la empresa ************* ********** **** ** **** que comercializa productos amparados por la marca ******** desde el año 2001, le aplica directamente la excepción en estudio a ******** * ************* **** ** *****

Aunado a lo anterior, efectivamente no se puede oponer el registro base de la acción a quien es comprador de buena fe de ************* ********** **** ** ****; ******** * ************* **** ** **** adquiere productos de un tercero el cual viene comercializando productos con la denominación ******** con fecha anterior a la presentación de solicitud de los registros marcarios base de la acción, por lo que se acredita el uso anterior a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, es ilegal que la autoridad entrara al estudio de la comparación entre las denominaciones, de sus productos y de una competencia desleal, al acreditarse que ******** * ************* **** ** ***** se encuentra en el supuesto que prevé el artículo 92, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, pues al comprarle el producto a ************* ********** **** ** ***** demuestra que compra de buena fe y explota en territorio nacional productos que utiliza la denominación ********, para los mismos o similares productos que los protegidos por los registros marcarios base de la acción y en consecuencia, es ilegal la determinación de la autoridad de declarar administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I, y IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la marca del tercero interesado no podía surtir efecto contra el usuario de buena fe.

El tercero interesado en el escrito por el que dedujo sus derechos refiere que no puede considerarse un uso de buena fe, toda vez que la marca se usa con el símbolo ®, lo cual es infundado, ya que la infracción con relación al uso de una marca indicando que se encuentra registrada sin que lo esté, fue negada por la autoridad demandada, lo cual para esta Sala es apegado a derecho de conformidad con el análisis que se hará conforme a sus argumentos en el juicio atraído.

Por lo expuesto, esta Sala estima que no le asiste la razón al tercero interesado, pues al haberse acreditado que ************* ********** **** ** ***** de buena fe explota en territorio nacional la marca ******** de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, actualiza los supuestos contenidos en el artículo 92, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, beneficio que sí es trasladable ******** * ************* **** ** ***** acredita que es un comprador de buena fe de los productos que ostentan la denominación ********, existe una relación comercial entre ambas empresas.

Si bien es cierto, la actora de buena fe, es quien acredita usar una marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta, también lo es que el intermediario al comprarle a ésta obtiene el beneficio al tratarse de un acto de comercio lícito.

Por lo tanto, con independencia de que no fue llamada al procedimiento la empresa ************* ********** **** ** **** lo cierto es que las pruebas traídas a juicio por la actora acreditan la excepción a las infracciones que le son imputadas a través de un uso acreditado por dicha empresa.

Por lo anterior, para esta Sala DEBE DECLARARSE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, toda vez que la autoridad demandada dejó de aplicar las disposiciones legales aplicables (artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial), y apreció los hechos que sustentaron su resolución de manera equivocada, con lo que se actualiza la causal de nulidad que establece el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Y dicha nulidad, tiene el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que niegue las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial, al haberse acreditado la excepción que establece el artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial a favor de la empresa actora ******** * ************* **** ** ****

En el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en el juicio atrayente , al haber quedado acreditada la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dice:

“ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

SEXTO .- ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO PLANTEADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO ATRAÍDO 220/14-EPI-01-6.- La autoridad demandada considera que debe sobreseerse el juicio atraído en términos del artículo 8º, fracción I, de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 9º, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, porque el actor en el juicio atraído ***** ***** ******, obtuvo resolución favorable en el procedimiento administrativo, pues su pretensión era la declaración de infracciones, lo cual fue procedente en contra de la empresa ********* * ************* **** ** ****

Dicha causal de improcedencia es a consideración de esta Sala infundada.

El artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo que a continuación se reproduce:

“ARTÍCULO 8º.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

[…]

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante , salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.

De conformidad con el artículo antes citado la improcedencia de un juicio contencioso administrativo tiene lugar cuando el acto impugnado no afecte los intereses del demandante, salvo en aquellos casos de legitimación reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.

Ahora bien, en este caso, de la lectura a los conceptos de impugnación hecho valer por el actor en el juico atraído, y de los autos que integran el expediente administrativo del cual deriva la resolución impugnada, se advierte que la causa de pedir de ***** ***** ******** atiende al hecho de que no fueron declaradas todas las infracciones que solicitó en contra de ******** * ************* **** ** ***** ello a pesar de haber quedado acreditado.

Luego entonces, el presupuesto procesal en cuestión (interés jurídico) sí se cumple, ya que la resolución que se pretende impugnar afecta el interés jurídico del demandante, ya que estima procedentes las infracciones que fueron negadas por la autoridad administrativa, por lo que su pretensión es que también sean declaradas atendiendo a que a su consideración, si se encuentran acreditadas, por lo que es evidente que acredita tener interés jurídico para demandar su nulidad ante este Tribunal.

En esa virtud, es claro para esta Sala que ***** ***** ******* tiene interés jurídico en este juicio, lo cual resulta suficiente para determinar que no se actualiza la hipótesis de improcedencia de este juicio prevista en el artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo aplicable a contrario sensu la tesis V-TSAR-I-745, sustentada por la primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, visible en la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta época, Año III, número 33 de septiembre de 2008, página 177, cuyo texto es el siguiente:

“INTERÉS JURÍDICO, CARECE DE, CUANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD NO SE DIRIGE AL ACTOR, NI INTERVINO ÉSTE COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA DICHA RESOLUCIÓN.- En términos de lo establecido por el artículo 200, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es improcedente el juicio ante este Tribunal, en los casos en que no se afecten los intereses jurídicos del demandante; en consecuencia, para admitir la demanda es presupuesto indispensable que la resolución que se pretende impugnar afecte el interés jurídico del demandante, de tal forma que si en la demanda no se acredita que la resolución impugnada haya estado dirigida a la parte actora, ni que ésta haya intervenido como parte dentro del procedimiento administrativo del cual derivó la resolución impugnada, es evidente que no acredita tener interés jurídico para demandar su nulidad ante este Tribunal y por ende lo procedente es desechar la demanda de nulidad. (1)

Juicio No. 14564/02-17-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz A. Zentella Mayer.- Secretario: Lic. Arturo Vivas Rodríguez.”

SÉPTIMO.- ANÁLISIS DEL ÚNICO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EXPUESTO EN EL JUICIO ATRAÍDO. ***** ***** ****** expone que debieron declararse las infracciones administrativas que solicitó con fundamento en el artículo 213, fracciones III, IX, inciso a), y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de la aquí tercera interesada ******** * ************* **** ** ***., por lo siguiente:

a) La autoridad no valoró correctamente todas las pruebas ofrecidas y los hechos demostrados en el procedimiento de origen.

b) No es factible entender por qué se negaron las demás causales de infracción solicitadas, aun cuando las mismas se encuentran estrechamente ligadas.

c) La autoridad determinó negar la infracción contemplada en la fracción IX del artículo 213 señalando que “se puede concluir que no se actualiza la hipótesis en estudio simplemente porque en el presente expediente la parte actora no acreditó la existencia ni ubicación de un establecimiento de su propiedad que pudiera ser vinculado por el consumidor con el de la presunta infractora, lo cual es un error pues se limita únicamente a un espacio determinado la protección de una marca.

d) Por su parte, el artículo 213, no establece que para la procedencia de la infracción deba ser el mismo estado, colonia, demarcación territorial, etcétera, por lo que su aplicación es en toda la República Mexicana.

e) Por otro lado, la persona con la que se entendió la diligencia de inspección manifestó que no contaban con licencia y en el procedimiento nunca se acreditó que contara con autorización, por lo que debió ser considerada infractora en términos del artículo 213, fracción IX.

f) De igual manera, se negó la infracción prevista en la fracción XVIII, del artículo 213, bajo el argumento de que es necesario que la presunta infractora use la marca registrada sin consentimiento del titular, lo cual fue probado, por lo que la autoridad se contradice al sostener que la infractora usa una marca semejante en grado de confusión y al mismo tiempo niega con relación a la infracción que prevé el artículo 213, fracción XVIII.

g) Por último, también negó la declaración administrativa de la casual prevista en la fracción III, del artículo 213, que sanciona aquella conducta consistente en sostener o hacer creer al público que una marca se encuentra debidamente registrada cuando no lo está, por lo que si el inspector comisionado aseguro mercancía que ostentaba la marca ******** que ostentaba el signo ® es completamente impresionante que la autoridad negara dicha causal.

La autoridad demandada y ******** * ************* **** ** ***., tercero interesado en el juicio atraído en su contestación y escrito de apersonamiento, respectivamente, sostuvieron que debe reconocerse la validez de la resolución impugnada; y por tal motivo es innecesaria la digitalización de sus argumentos defensivos^, ello con fundamento en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.2o.A. J/4 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 482, registro ius 203931:

“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS ANTE EL. De lo dispuesto por el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, se desprende el principio de invariabilidad de las resoluciones impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación; motivo por el cual, para determinar la validez o nulidad de una resolución, dicho tribunal debe atender única y exclusivamente a la fundamentación y motivación en ella externadas y abstenerse de considerar los argumentos que le planteen las autoridades, cuando, por medio de ellos, se pretenda modificar o ampliar la fundamentación o motivación dadas en la resolución impugnada.”

OCTAVO.- DETERMINACIÓN DE LA LITIS DEL JUICO ATRAÍDO Y ESTUDIO DEL CASO. Los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado, los argumentos de la parte actora y los contraargumentos de la enjuiciada y el tercero interesado, permiten fijar la litis de este juicio, que consiste en determinar si se acreditaron las conductas infractoras previstas en las fracciones III, IX, inciso a), y XVIII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

a) Constancias del expediente administrativo P.C. 1498/2011(M-86)13906, mismas que cuentan con valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

A juicio de los suscritos Magistrados, los argumentos sintetizados en el quinto considerando, resultan infundados e insuficientes para declarar la nulidad solicitada, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

Con relación a la hipótesis de infracción prevista en el artículo 213, fracción IX, inciso a), se tiene que sanciona efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan a error o engaño por hacer suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

Dicha infracción fue negada por la autoridad administrativa a foja 26 del acto impugnado bajo el argumento de que ***** ***** ****** no acreditó la existencia de un establecimiento comercial, lo cual es un presupuesto de dicha infracción.

Dicha determinación es correcta, pues lo que se sanciona es pretender la relación entre establecimientos comerciales, y en la especie únicamente quedo acreditada la existencia del establecimiento comercial de ******** * ************* **** ** ***., no así uno del actor que pudiera ser vinculado, por lo que es correcta la decisión administrativa de negar dicha hipótesis de infracciona.

Lo anterior, no implica que se limite la protección de la marca a un espacio determinado, tan es así, que otras sanciones fueron procedentes con independencia de la existencia de un establecimiento comercial del actor, sin embargo si en este caso, la hipótesis de procedencia de la casual exige como presupuesto que se pretenda la relación entre establecimientos comerciales debió probarse la existencia de dichos establecimientos comerciales aunque sea de forma indiciaria y establecerse el pasó lógico que lleve a dicha relación en función de medios de prueba pertinentes e idóneos lo que no ocurrió en la especie.

Por otro lado, es si bien no fue probado que ******** * ************* **** ** ***** contara con una autorización para el uso de la marca ********, cierto es también que el uso no autorizado de la marca sí fue sancionado.

El actor no establece ningún argumento en torno a la negativa de negar la hipótesis de infracción prevista en el artículo 213, fracción IX, inciso c), que sanciona efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan a error o engaño por hacer suponer infundadamente Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; pues su argumento lo enfoca únicamente con relación a que es ilegal que se limite la infracción a la existencia de un establecimiento comercial.

Por otro lado, la fracción XVIII, del artículo 213 sanciona Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

Entonces, como presupuestos para la configuración de la infracción pueden establecerse los siguientes:

1. Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.

2. Que un tercero, use una marca registrada en productos o servicios iguales o similares a los que se aplica, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

No asiste razón a la parte actora, toda vez que la infracción solicitada sanciona el uso de una marca en productos o servicios idénticos o similares para los que se encuentra registrada por una persona que no es su titular o bien no cuenta con la licencia respectiva.

Lo que presupone que se usa la misma marca, siendo que la marca registrada que protege el tercero interesado ****** ** ********, incluye el elemento “**” con el que no cuenta la marca que se acredito que usa la empresa ******** * ************, **** ** ***** pues únicamente usa la denominación “ ********.”

Ello es relevante, pues el uso de la marca que sanciona la fracción en comento equivale a que se usa la marca tal cual está registrada, lo que incluye todos los elementos fonéticos y de otro tipo que se encuentren incorporados y por mínimos que sean, lo que en la especie no ocurre.

Considerar lo contrario, llevaría a sancionar a la parte actora por el uso de una marca tanto semejante como idéntica lo que no es dable, tan es así, que son hipótesis de infracción previstos en fracciones distintas, sin que sea dable sancionar una misma conducta en función de dos fracciones por considerarlas análogas, cuando lo cierto es que deben actualizarse los elementos del tipo.

Finalmente, la infracción establecida en el artículo 213, fracción III, sanciona “ Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente ;…”

La infracción administrativa que consigna el precepto y fracción de cita se refiere a la puesta en venta o en circulación de productos o servicios indicando que se encuentran protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Posteriormente el artículo aclara que si los productos estaban siendo comercializados con la indicación de ser una marca registrada, pero dicho registro caducó, se declaró nulo o fue cancelado, la infracción tendría lugar después de un año de la fecha de caducidad, o bien, que haya quedado firme la declaración correspondiente.

En esa tesitura, es dable decir que la hipótesis que consigna el artículo 213, fracción III, se refiere a una infracción por la comercialización de productos indicando que se encuentran amparados bajo una marca registrada, cuando no lo estén, siendo que contrariamente a lo señalado por el actor, de la visita de inspección llevada a cabo el 7 de septiembre de 2011, no se advierte que los productos encontrados hayan ostentado el signo ®.

El acta de inspección de 7 de septiembre de 2011, se ubica a folio 68 del legajo anexo, de cuya lectura se advierte que fue desahogada el 7 de septiembre de 2011, el señalamiento de testigos, la identificación del inspector comisionado, que se cercioró del giro del establecimiento visitado, que se encontraron a la venta productos tales como “ALCAPARRAS”, “ACEITUNAS”, “CHILES LARGOS”, “CORAZONES DE PALMITO” y “PIMIENTOS DE PIQUILLO”, que ostentan la denominación “********”, se circunstanció que no se encontró publicidad papelería o medio impreso que ostente la denominación LA ********, datos de venta de los productos encontrados con denominación ******** y que la persona con quien se entendió la diligencia desconocía si se contaba con licencia y se da cuenta de los bienes asegurados en el inventario anexo DETALLADOS COMO ACONTINUACIÓN SE APRECIA:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

En ninguna parte del acta de inspección se señala que los productos con denominación ******** encontrados en el domicilio visitado, ostentaran el señalamiento de que dicha marca se encuentra registrada, por lo que no se actualiza la infracción solicitada tal como correctamente lo señalo la autoridad demandada.

NOVENO.- DECISIÓN. Derivado de lo antes expuesto, esta Sala se pronuncia por declarar la nulidad de la razón impugnada por las razones y para los efectos precisados en el quinto de este fallo, es decir, para que la autoridad administrativa niegue las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de ******** * ************* **** ** ****; y en razón de lo resuelto en el octavo considerando de este fallo, deje intocadas las consideraciones que la llevaron a negar la declaración de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones III, IX, incisos a) y c) y XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de ******** * ************* **** ** ****

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- Resultó procedente el juicio de nulidad interpuesto por las actoras en contra de la resolución que quedó precisada en el Resultando Primero de este fallo.

II.- Toda vez que la parte actora del juicio atrayente 201/14-EPI-01-11, acreditó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia;

III.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, misma que quedó debidamente detallada en el resultado primero de este fallo y para el único efecto precisado en el quinto considerando de esta sentencia.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe:

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero, de sus apoderados, así como de terceros ajenos al juicio; los datos de los signos materia del juicio, así como los datos de los expedientes que llevarían a la identificación de los datos personales de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”