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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 85/2018

Fecha de sentencia: 14/02/2018

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 484/2014 Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 07/02/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION N. 8

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. JoséMaría Llorente García

Transcrito por: MAJ Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 484/2014

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. JoséMaría Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 85/2018 Excmos.Sres.

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro Jose Vela Torres

En Madrid, a 14 de febrero de 2018.

Esta sala ha visto ha visto el recurso extraordinario porinfracción procesal y el recurso de casación interpuestos por D.  Eladio  ,representado por el procurador D. Ángel Rojas Santos, bajo la dirección letradade D. Jorge Oria Sousa-Montes, contra la sentencia núm. 480/2013, de 20 dediciembre, dictada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante,en el recurso de apelación núm. 360/2013 , dimanante de las actuaciones dejuicio ordinario núm. 870/2012, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante.Sobre acción reivindicatoria de marca comunitaria. Ha sido parte recurrida D. Ildefonso  , representado por la procuradora D.ª Sara Díaz Pardeiro y bajo ladirección letrada de D. José Antonio López Martínez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D.Pedro Jose Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primerainstancia

1.- La procuradora D.ª ElenaGuardiola Devesa, en nombre y representación de D.  Ildefonso  , interpusodemanda de juicio ordinario contra D.  Eladio  , en la que solicitaba sedictara sentencia:

«que declare el mejor derecho de mi mandante a la titularidadsobre la marca comunitaria controvertida, ordenando a la Oficina deArmonización del Mercado Interior (OAMI) que inscriba al demandante comolegítimo titular de la marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta).

»Subsidiariamente en primer lugar, si se diera el caso de queel Juzgador considerase que el demandante tiene derecho a parte pero no a latotalidad de la titularidad de la marca, y sólo para tal caso, se solicitaríala estimación de la demanda en el sentido de que se ordenara al organismo públicocompetente inscribir al demandante como titular de la marca registrada encuestión en el porcentaje que resultase procedente, entendiendo esta partesalvo mejor criterio de Su Señoría que tal porcentaje no debería resultarinferior, en ningún caso, al 50% de la titularidad de la marca objeto de esteproceso.

»Subsidiariamente en segundo lugar, si se diera el caso deque el Juzgador no considerase que el demandante tiene derecho a ser inscritocomo titular del registro en cuestión, entonces se solicita que sea declaradala nulidad de la marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta), por habersido solicitada de mala fe y/ o por el resto de motivos desarrollados en eldecurso del presente escrito de demanda, con el fin de que el acceso alregistro quede expedito para el demandante.

»En cualquiera de los supuestos, para el caso de que seestime la acción reivindicatoria, sea declarado el derecho de mi mandante aostentar el 100% de la titularidad de la marca (como expresamente se solicita,y creemos que es de Justicia), o bien en un porcentaje inferior, solicitamosuna Sentencia estimatoria con los siguientes pronunciamientos:

a) Quese declare por Su Señoría, con efectos ""erga omnes" y "extunc" desde la misma fecha de presentación enero de 2011 de la solicitudde marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta) que el legítimo titular dela marca en cuestión es y ha sido siempre don  Ildefonso

b) Ordenando,en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMl) queanote en sus archivos y en su base de datos, y publique en su página deInternet, la mencionada declaración y quede en los mismos reflejado el cambiode titularidad que se ordena, y que el legítimo titular del marca comunitaria

9679093 "SHOWERGREEN" (MIXTA) es y siempre ha sidoD.  Ildefonso

c) ordenando, en consecuencia, a la Oficina de Armonizacióndel Mercado Interior (OAMI) que publique una mención, en el correspondienteapartado de la Gaceta o BOLETIN OFICIAL correspondiente, así como en su páginaweb, de la declaración judicial de cambio de titularidad de la marca, parageneral conocimiento y efectos

d) Ordenando al demandado Sr.  Eladio  que se abstenga en losucesivo de usar en modo alguno la marca SHOWERGREEN (o confundible), y deperjudicar el posicionamiento del actor en el mercado español y comunitarioeuropeo

e) Todoello, haciendo reserva expresa de la indemnización de daños y perjuicios quepudiera corresponderal actor a causa del comportamiento del demandado, así comocualquier otra acción civil, administrativa, o penal en defensa de susintereses

f) Conexpresa imposición de costas al demandado, por el criterio del vencimientoobjetivo y/o por su temeridady mala fe.

»Por último, subsidiariamente y para el caso de que no seadmita la acción reivindicatoria pero sí la subsidiaria de nulidad, lospronunciamientos solicitados son los siguientes:

a) Quese declare por Su Señoría, con efectos "erga omnes" y "extunc" desde la misma fecha de presentaciónenero de 2011 de la solicitud demarca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta), que la marca es nula y no haproducido ningún efecto válido en Derecho

b) Ordenando,en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) queanote en susarchivos y en su base de datos, y publique en su página deInternet, la mencionada declaración de nulidad y quede en los mismos reflejadala misma

c) Ordenando,en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) quepublique unamención, en el correspondiente apartado de la Gaceta o BoletínOficial correspondiente, así como en su página web, de la declaración judicialde nulidad, para general conocimiento y efectos

d) Ordenandoal demandado Sr.  Eladio  que se abstenga en lo sucesivo de usar en modo algunola marcaSHOWERGREEN (o confundible), y de perjudicar el posicionamiento delactor en el mercado español y comunitario europeo

f) Todoello, haciendo reserva expresa de la indemnización de daños y perjuicios quepudiera corresponderal actor a causa del comportamiento del demandado, así comocualquier otra acción civil, administrativa, o penal en defensa de susintereses

g) Conexpresa imposición de costas al demandado, por el criterio del vencimientoobjetivo y/o por su temeridady mala fe».

2.- La demanda fue presentada el21 de noviembre de 2012, repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicantey registrada con el núm. 870/2012 . Una vez admitida a trámite, se emplazó a laparte demandada.

3.- La procuradora D.ª AmandaTormo Moratalla, en representación de D.  Eladio  , contestó a la demandamediante escrito en el que solicitaba.

«[...] dicte en su día sentencia estimando las excepcionesplanteadas y entrando en el fondo del asunto desestime íntegramente la demanda,absolviendo a mi patrocinado de los pedimentos de la misma, todo ello conimposición de las costas a la parte actora».

4.- Tras seguirse los trámitescorrespondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 deAlicante dictó sentencia de fecha 27 de junio de 2013 , con la siguiente partedispositiva:

«Que debo desestimar la demanda interpuesta por  Ildefonso contra  Eladio  , absolviendo al demandado de las pretensiones contra el mismoejercitadas, con imposición de las costas a la parte actora.

»Firme esta resolución líbrese mandamiento a la OAMI para queprocedan a la cancelación de la anotación de la demanda».

SEGUNDO.- Tramitación en segundainstancia

1.- La sentencia de primerainstancia fue recurrida en apelación por la representación de D.  Ildefonso  .

2.- La resolución de este recursocorrespondió a la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que lotramitó con el número de rollo 360/2013 y tras seguir los correspondientestrámites dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2013 , cuya parte dispositivadice:

«Que estimando en parte el recurso de apelación deducido porla parte demandante, D.  Ildefonso  , representado en este Tribunal por elProcurador Dª Elena Guardiola Devesa contra la Sentencia dictada por el Juzgadode Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 27 de junio de 2013, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud,estimando la acción reivindicatoria de la marca comunitaria nº 9679093Showergreen, debemos declarar y declaramos la titularidad respecto del registroindicado del demandante, mandando se operen las correspondientes modificacionesregistrales de la OAMI.

»Se confirma el resto de pronunciamientos desestimatorios dela instancia.

»Sin expresa imposición de las costas de esta alzada a laspartes apelantes».

3. - Por uno de los magistradosintegrantes de la sección se formuló voto particular por el que desestimaba elrecurso de apelación y condenaba en las costas a la parte apelante.

TERCERO .- Interposición ytramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso decasación

1.- La procuradora D.ª AmandaTormo Moratalla, en representación de D.  Eladio  , interpuso recursoextraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesalfue:

«Único.- Por la vía del 469.1.4 LEC (error patente ymanifiesto en la valoración de la prueba por arbitraria e ilógica) se denunciainfracción del artículo 326 LEC ».

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Por la vía del art. 477.3 LEC se denuncia infraccióndel artículo 16 del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrerode 2009, sobre la marca comunitaria».

2.- Las actuaciones fueronremitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueronemplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en laSala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en elencabezamiento, se dictó auto de fecha 2 de diciembre de 2014, cuya partedispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinariopor infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Eladio  contra la sentencia dictada, con fecha 20 de diciembre de 2013, por laAudiencia Provincial de Alicante (sección 8ª), en el rollo de apelación nº360/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 870/2012 del Juzgadode marca comunitaria nº 1 de Alicante».

3. - Se dio traslado a la parterecurrida para que formalizara su oposición lo que hizo mediante lapresentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 27 deabril de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordóresolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación yfallo el 8 de junio de 2016, en la que tuvo lugar una primera deliberación, enla que se planteó la procedencia de formular al Tribunal de Justicia de laUnión Europea, conforme al art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UniónEuropea , una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de losartículos 16 y 18 del Reglamento (CE ) nº 207/2009, del Consejo, de 26 defebrero de 2009, sobre Marca Comunitaria.

5.- Mediante providencia de 8 dejunio de 2016 se dio audiencia a las partes para que se pronunciasen sobre lapertinencia de dicha formulación.

6.- Evacuado dicho trámite, porauto de 28 de junio de 2016 se acordó elevar al Tribunal de Justicia de laUnión Europea la petición de decisión prejudicial, en interpretación delartículo 18 del Reglamento (CE ) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de2009, sobre la Marca Comunitaria (Diario Oficial de la Unión Europea de 24 demarzo de 2009).

7.- El Tribunal de Justicia de laUnión Europea (Sala Décima), en el asunto C-381/16 , dictó sentencia de 23 denoviembre de 2017, con el siguiente fallo:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 delConsejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debeninterpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a unamarca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objetodel litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por elregistro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación deuna obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dichamarca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en lossupuestos del artículo 18 de este Reglamento».

8.- Recibida dicha sentencia, seconcedió trámite de audiencia a las partes, y únicamente presentó escrito dealegaciones la parte recurrida.

9.- Por providencia de 19 deenero de 2018 se acordó resolver los recursos sin celebración de vista,señalándose para votación y fallo el 7 de febrero de 2018, en que ha tenidolugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- El 24 de enero de 2011, D. Eladio  , solicitó ante la OAMI el registro de la marca comunitaria figurativanúm. 9679093, Showergreen, que fue concedida y registrada a su nombre el 29 deagosto del mismo año:

2.- D.  Ildefonso  , que secalifica como legítimo titular extrarregistral de la citada marca comunitaria,formuló una demanda en la que ejercitó una acción reivindicatoria sobre ella,con fundamento en los arts. 14.2 del Reglamento de Marca Comunitaria (enadelante, RMC) -marca de agente - y 2.2 de la Ley de Marcas (en adelante, LM)-reivindicación-.

3.- La sentencia de primerainstancia desestimó dicha pretensión, por las siguientes y resumidas razones:(i) Conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Marcas, en sentenciade 21 de septiembre de 2007 Autocity -, no cabe aplicar a la marcacomunitaria el régimen general de reivindicación del artículo 2.2 LM , sinosólo el régimen del art. 18 RMC, relativo a la marca del agente. (ii) No se danlos presupuestos del artículo 18 RMC para la estimación de la acción ejercitada,dado que el actor no acredita su legitimación activa, al no probar latitularidad de la marca figurativa Showergreen , ni su condición deagente o representante del demandado; sino únicamente la existencia entre laspartes de un proyecto de colaboración comercial, posterior a la solicitud delregistro, sin que conste que abarcara el territorio de la Unión Europea dondealcanza el efecto del registro que pretende.

4.- Interpuesto recurso deapelación contra dicha sentencia por el demandante, la Audiencia Provincial loestimó, pues si bien consideró correcto que no resultaba aplicable al caso elsupuesto de la marca del agente del artículo 18 RMC, no apreció lo propiorespecto de la aplicación del art. 2.2 LM . En concreto, afirma que el criteriodel propio Tribunal de Marca Comunitaria en que se basaba la sentencia deinstancia había sido modificado por su sentencia de 27 de abril de 2012 - Cafédel Mar -, en la que se constató que el régimen de reivindicación queregula el RMC era muy limitado, al prever solo el supuesto del agente orepresentante infiel, por lo que resultaba necesario plantearse la viabilidadde aplicar a la marca comunitaria la acción reivindicatoria general, previstaen el art. 2 LM . Dice la Audiencia Provincial:

«Pues bien, entendemos que la respuesta debe ser positivaporque la marca es un bien patrimonial, tratándose en la Sección 4ª del Tit IIRMC "de la marca comunitaria como objeto de propiedad".

»Por tanto estamos ante un bien que forma parte del activo deuna empresa y que se sitúa en el mismo plano que los restantes bienesinmateriales.

»De ahí que la marca comunitaria pueda ser objeto depropiedad o copropiedad y de otros derechos reales prenda, usufructo-, objetode ejecución en acciones individuales de los acreedores del titular ysusceptible de integrar la masa activa del concurso de acreedores.

»De esta naturaleza patrimonial el RMC sólo regula de manerauniforme algunas de las cuestiones básicas suscitadas por la marca comunitariacomo objeto de propiedad. Y al formular las normas que determinan el derechoaplicable a las restantes cuestiones, como serían, por ejemplo, las defensas dela marca como objeto de propiedad, se establece en el artículo 16 RMC que, almargen de las normas uniformes, como objeto de propiedad, la marca comunitariase considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de laComunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual,según el Registro de marcas comunitarias a) el titular tenga su sede o su domicilioen la fecha considerada o b) si no fuere aplicable la letra a), el titulartenga un establecimiento en la fecha considerada.

»Por tanto, el derecho aplicable a la marca comunitaria encuanto objeto de propiedad se determina, en principio, a través de dos puntosde conexión cuyo orden de prelación se establece expresamente. »Pues bien, elprimer punto de conexión es la sede o domicilio del titular de la marca, en elcaso, España.

»Por tanto, las normas nacionales aplicables son lasespañolas, que se proyectan, a la vista del régimen jurídico expuesto, respectode las relaciones jurídicas concernientes a la marca comunitaria que reguladasdirectamente por el RMC.

»Ello supone que la norma nacional cumple un doble objetivosegún el caso. De un lado, está llamada a cubrir lagunas del RMC. En otros aregular una relación jurídica en todos sus aspectos.

»La norma nacional que debe entenderse invocada ha de ser, enprimer lugar, por razón del principio de especialidad, la que regule lainstitución de que se trate en el ámbito de la marca.

»Así, en relación a la reivindicación, la norma nacional hade ser traída a colación para regular aquellos aspectos no contemplados en elRMC donde, como hemos dicho, se hace una regulación muy limitada.

»Ello supone que en cuanto a la acción reivindicatoria, lanorma nacional aplicable es la Ley de Marcas, que será aplicable para los casosde reivindicación distintos al de los casos de registro injusto por agente orepresentante del titular de la marca y para determinar las causas que sustentala reivindicación, el régimen jurídico en materia de comunicación al Registro yel plazo de ejercicio.

»En el caso, no estamos, como hemos dicho, ante un caso demarca de agente. Es evidente que se trata de una disputa entre co-titulares, yla actuación del demandado no se enmarca en sede de actuación societaria, porrazón del uso indebido de unos poderes, sino en el marco de una relación deco-titularidad.

»Por tanto, el régimen jurídico aplicable es el previsto enel artículo 2 de la Ley de Marcas ».

La Audiencia Provincial, sobre tales consideracionesjurídicas, considera que están acreditados los presupuestos para la estimaciónde la acción reivindicatoria y declara la titularidad del demandante respectodel registro de la marca controvertida.

5.- El Sr.  Eladio  formulórecursos de casación e infracción procesal contra dicha sentencia. Para suresolución, esta sala consideró conveniente la formulación de una petición dedecisión prejudicial al TJUE, en los siguientes términos:

«¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto conel Reglamento (CE) Nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre laMarca Comunitaria, la reivindicación de una marca comunitaria por motivosdiferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y enparticular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la Ley deMarcas española, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8de diciembre de 2001)?».

6.- La petición de decisiónprejudicial fue resuelta por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, queestableció en su fallo:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 delConsejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debeninterpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a unamarca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objetodel litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por elregistro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación deuna obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dichamarca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en lossupuestos del artículo 18 de este Reglamento».

Recurso extraordinario porinfracción procesal

SEGUNDO.- Único motivo de infracciónprocesal. Infracción del art. 326 LEC Planteamiento:

1.- D.  Eladio  plantea un únicomotivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.4º LEC , por infraccióndel art. 326 LEC .

2.- En el desarrollo del motivose argumenta, resumidamente, que la valoración de los documentos privadosrealizada por la Audiencia Provincial es completamente arbitraria y carece detoda lógica. Error que provendría de que no puede considerarse al mismo tiempoal demandante titular cien por cien del signo y a ambas partes cotitulares delnegocio. Es decir, si el propio tribunal de segunda instancia parte de la basede que entre las partes hubo un negocio en común, carece de lógica no atribuirla titularidad de la marca de la misma manera.

Decisión de la Sala:

1.- En nuestro sistema procesalno cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la pruebatenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario de infracciónprocesal, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC (no en otro número del mismoart. 469.1) debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutelajudicial efectiva del art. 24 CE . En relación con lo cual, el TribunalConstitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoraciónde la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos delsupuesto litigioso ( SSTC núm. 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 defebrero , 211/2009, de 26 de noviembre , 25/2012, de 27 de febrero , 167/2014,de 22 de octubre , y 152/2015, de 6 de julio ).

A su vez, en las sentencias de esta sala núm. 418/2012, de 28de junio , 262/2013, de 30 de abril , 44/2015, de 17 de febrero , 235/2016, de8 de abril , 303/2016, de 9 de mayo , y 714/2016, de 29 de noviembre (entreotras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio delrecurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la pruebaefectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los erroresen la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que esnecesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que setrate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las basesfácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente,manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que seainmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de lasactuaciones judiciales.

2.- La ratio decidendi dela resolución de la Audiencia Provincial no se basa solo en la interpretaciónde un único documento privado, sino que tiene en cuenta todo el conjuntodocumental obrante en las actuaciones. Fruto de ello, argumenta el tribunal deapelación que, pese a que las partes mantuvieron tratos para emprender unnegocio común, quien tomó la iniciativa de crear la marca fue el Sr. Ildefonso  y el Sr.  Eladio  se apropió del signo. Conclusión que, a la vistadel contenido de dicha documentación, no puede considerarse ni arbitraria niilógica, una vez que se considera probado que fue el Sr.  Ildefonso  quien ideóla denominación, pagó el diseño del logotipo, registró el dominioshowergreen.com y comenzó a usar la marca y la denominación.

3.- En todo caso, el motivoincurre en el defecto de confundir la valoración de la prueba documental con lainterpretación del contenido documental, siendo el primer aspecto procesal y elsegundo sustantivo, y por lo tanto este último propio del recurso de casación(por todas, sentencia núm. 417/2011, de 21 de junio ). Es decir, lo que laparte recurrente pretende combatir ni siquiera es la valoración probatoria,sino la valoración jurídica que hace la Audiencia Provincial sobre lasrelaciones entre las partes y la titularidad de la marca.

4.- En su virtud, el recursoextraordinario por infracción procesal debe ser desestimado.

Recurso de casación

TERCERO.- Único motivo de casación.La acción reivindicatoria sobre marcas Planteamiento :

1.- El único motivo de casación,por el cauce del art. 477.3 LEC , denuncia la infracción del art. 16 delReglamento (CE ) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de diciembre de 2009, sobre laMarca Comunitaria (RMC).

2.- En el desarrollo del motivose aduce, resumidamente, que se infringe la norma citada por cuanto se aplica auna marca comunitaria una disposición de derecho nacional. El art. 16 RMC debeinterpretarse conforme al art. 3 del mismo Reglamento, por lo que las mencionesa acciones reivindicatorias deben ser tratadas excepcionalmente. Extender a lamarca comunitaria una disposición nacional que permite la acciónreivindicatoria más allá del supuesto del art. 18 RMC (marca del agente) puedeafectar al mercado interior. Del mismo modo, no puede aplicarse unajurisprudencia sobre marca nacional a una marca comunitaria.

3.- En su oposición al recurso decasación, la parte recurrida alega que el recurso es inadmisible, pues ni lanorma infringida tiene menos de cinco años de antigüedad, puesto que es untexto consolidado que proviene de otro anterior, ni su cita es correcta, puesen todo caso la norma afectada sería el art. 95 RMC.

Estas alegaciones no pueden ser atendidas, puesto que en, sucaso, darían lugar a la desestimación del recurso, pero no a su inadmisión alimine .

Decisión de la sala :

1.- El art. 2.2 de la Ley 17/2001,de 7 de diciembre , de Marcas, establece:

«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado confraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal ocontractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales lapropiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria conanterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desdela publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubieracomenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentadala demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la mismaa la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro deMarcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registrode la marca».

2.- La jurisprudencia de estasala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que laacción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal ycomo viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirirla titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registrofue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de unaobligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registrode una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, alos de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, quepresuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado ysolicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario , se refiere lasentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

«[c]uando no existe relación contractual o legal entre laspartes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nosencontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoriamarcaria».

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y enla sentencia 70/2017, de 8 de febrero , que el presupuesto previsto en el art. 2.2LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraudede los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal ocontractual), alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marcao nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en ladoctrina se describe como "registro de una marca del que resulte elaprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada porun tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en elconflicto"».

3.- El art. 18 del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la MarcaComunitaria, bajo la rúbrica «Cesión de una marca registrada a nombre de unagente», dispone:

«En el caso de haberse registrado una marca comunitaria anombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorizacióndel titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro asu favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación».

A su vez, el art. 16 del mismo Reglamento, con la rúbrica«Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», dispone:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24,la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en sutotalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marcanacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro demarcas comunitarias: a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fechaconsiderada; b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga unestablecimiento en la fecha considerada. 2. En los casos no contemplados en elapartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estadomiembro en el que tenga su sede la Oficina. 3. Si en el Registro de marcascomunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicaráel apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de suinscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique aninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2».

4.- En la confrontación entre lanormativa española y la comunitaria, cabía la duda sobre la posibilidad deestimación de una reivindicación de la marca comunitaria en un supuesto noprevisto en el RMC y sí en la ley nacional, dado que, como hemos visto, el art.18 RMC únicamente prevé la posibilidad de ejercicio de una acciónreivindicatoria en el caso de la cesión del agente; mientras que el art. 2.2 LMrecoge una concepción mucho más amplia de la acción reivindicatoria, alpermitir su ejercicio en todos aquellos casos en que, previa existencia de unarelación legal o contractual entre las partes, haya existido una conductafraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro de la marca, endetrimento de los derechos del reivindicante. Es decir, la cuestión estriba ensi, dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en eltranscrito art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobreuna marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente,en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos enel art. 2.2 LM .

5.- La mencionada duda ha sidodespejada por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, que dio respuestaa la petición de decisión prejudicial remitida por esta sala, al establecerque:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 delConsejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debeninterpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a unamarca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objetodel litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por elregistro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación deuna obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dichamarca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en lossupuestos del artículo 18 de este Reglamento».

6.- A la luz de estepronunciamiento del TJUE, ha de considerarse que no ha habido infracción delart. 16 RMC, único extremo al que se ciñe el recurso de casación, que, enconsecuencia, debe ser desestimado.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.- Pese a la desestimación deambos recursos, las dudas de derecho existentes en el caso, puestas demanifiesto por la discrepancia en el seno del tribunal especializado deapelación y por la necesidad de elevar una petición de decisión prejudicial alTribunal de Justicia de la Unión Europea, aconsejan no hacer expresa imposiciónde las costas causadas por el recurso extraordinario de infracción procesal yel recurso de casación, como permiten los arts. 394.1 y 398.1 LEC

2.- No obstante, procede acordarla pérdida de los depósitos constituidos para ambos recursos, de conformidadcon la disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ .

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridadque le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursosextraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por D. Eladio contra la sentencia nº 480/2013, de 20 de diciembre, dictada por laAudiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, en el recurso de apelación núm.360/2013 .

2.º- No hacer expresa imposiciónde las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y decasación.

3.º- Ordenar la pérdida de losdepósitos constituidos para tales recursos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificacióncorrespondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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