RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.294 - PR (2014/0025337-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : BRF - BRASIL FOODS S/A
ADVOGADOS : IDEVAN CÉSAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA E OUTRO(S) - PR031349 RECORRIDO : SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S/A
RECORRIDO : NESTLÉ BRASIL LTDA
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO
SOERENSEN GARCIA - RJ058342
PAULA OLIVEIRA BEZERRA
DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ113149
ANDREZA CRISTINA BARONI
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N.
9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos
visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva
de apresentação do bem no mercado consumidor.
2.
Não se confunde com a patente, o
desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis
de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.
3.
Embora não disciplinado na Lei n.
9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial
quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal,
em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da
LPI).
4.
A caracterização de concorrência desleal
por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é
questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.
5.
No caso dos autos, a recorrida
(autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à
comprovação do fato constitutivo de seu direito – a existência de conduta competitiva
desleal –, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do
CPC/1973).
6.
Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 06 de março de 2018 (data do julgamento).
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.294 - PR (2014/0025337-9)
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:
Cuida-se de recurso especial
interposto por BRF Brasil Foods S.A. fundamentado nas alíneas a e c
do permissivo constitucional.
Depreende-se do
autos que Nestlé Brasil Ltda. e outras propuseram ação inibitória cumulada com perdas
e danos contra a recorrente.
Em sua inicial, afirmou
ser titular da marca Chandelle utilizada para designar produto de chocolate em creme,
e que a recorrida inseriu no mesmo mercado, sobremesa cremosa de chocolate sob
a marca Chocomilk. Alegou, em síntese, que o novo produto possui composição
visual que imita o conjunto-imagem (trade
dress) dos produtos que comercializa.
Em sentença, o pedido
foi julgado improcedente.
Interposto recurso pelas
ora recorridas, o Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu parcial provimento
à apelação, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 950-951):
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS -
OCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO
RETIDO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PREJUDICADO - OS PEDIDOS SE CONFUNDEM
COM O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - PROTEÇÃO AOS OUTROS SIGNOS
DISTINTIVOS (ART. 5, XXIX DA CF) EM COMBATE AOS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
(ART. 195 E INCISOS DA LEI N.º 9.279/96) - CONTRAFAÇÃO AO CONJUNTO IMAGEM, "TRADE-DRESS"
- OCORRÊNCIA - SEMELHANÇA ENTRE OS ELEMENTOS POSTOS NA EMBALAGEM -
INDIVIDUALMENTE SÃO SIGNOS DISTINTOS, MAS QUANDO ANALISADOS PERANTE O CONJUNTO DE
IMAGEM GERAM CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES
-
AS PEQUENAS DISTINÇÕES NAS EMBALAGENS
NÃO LHES GARANTEM DISTINTIVIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA CONCORRÊNCIA
DESLEAL FUNDADA NA CONFUSÃO: ANTERIORIDADE DO PRODUTO CONCORRENTE; EXISTÊNCIA DE
IMITAÇÃO E SUSCETIBILIDADE DE SE ESTABELECER A CONFUSÃO - PROTEÇÃO AO
"TRADE-DRESS" DO PRODUTO CHANDELLE - NÃO RECONHECIMENTO DE AMPARO AO PRODUTO
CHANDELLE LIGHT - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONCORRÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS CHANDELLE
LIGHT E BATAVO CREAMY LIGHT - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - LUCRO CESSANTE NOS
TERMOS DO ARTIGO 210 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DANOS MORAIS - AFASTAMENTO
-
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO - OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- AFASTAMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADO - NEGADO PROVIMENTO
- READEQUAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MODIFICADA.
rejeitados.
Opostos embargos de declaração
por ambas as partes, foram eles
Nas razões do presente
recurso especial, as recorrentes alegam violação dos arts. 124 e 195 da Lei n. 9.279/1996;
186 e 944 do CC/2002; e 14, 16, 17, 18 e 333 do CPC/1973, bem como dissídio jurisprudencial.
Assevera a
recorrente que foi atribuída a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) da recorrida, em razão da
utilização de sinais comuns e da cor da embalagem, elementos que sequer seriam passíveis
de registro para utilização exclusiva.
Acrescenta que não
ficou demonstrada a utilização anterior do mesmo conjunto-imagem, e que o Tribunal
de origem concluiu pela anterioridade da utilização em razão da existência do produto
desde 1986, quando o produto da recorrida não era ainda denominado Chandelle,
mas sim Chamborcy. Afirma o descumprimento da regra de distribuição do ônus da prova,
de modo que o tribunal de origem teria presumido fato que dependia de prova não
produzida pela autora, ora recorrida.
Pleiteia ainda o
reconhecimento de litigância de má-fé, uma vez que a recorrida apontou, na petição
inicial, a imitação de conjunto marcário de Chandelle Light quando este produto
ainda não era produzido nem comercializado.
Por fim, concluem que
não houve a prática de ato de concorrência desleal, uma vez que seus produtos são
comercializados mediante marca própria ostensivamente apresentada na embalagem de
forma a afastar a confusão pontencial entre os consumidores.
Contrarrazões apresentadas
(e-STJ, fls. 1.272-1.306).
Em juízo prévio de
admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, dando azo
à interposição do AREsp n. 472.356-PR, provido para determinar a reautuação do presente
recurso.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.294
- PR (2014/0025337-9)
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR):
Cinge-se a
controvérsia a verificar o preenchimento dos requisitos para proteção
assegurada ao conjunto-imagem de produto ou serviço (trade dress) no que tange à concorrência desleal por confusão.
Esta Terceira Turma,
recentemente, apreciou a questão da proteção ao trade dress sob o enfoque da concorrência desleal por confusão, no
intuito de balizar e uniformizar a atuação jurisdicional. Trata-se do julgamento
do recurso especial n. 1.353.451/MG, assim ementado:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS
ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI).
PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O conjunto-imagem (trade dress) é
a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente
distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado
consumidor.
2.
Não se confunde com a patente, o
desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos
passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho
industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem
de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de
conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão
ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).
4.
No entanto, por não ser sujeito a registro
- ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode
servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não
será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória
e presumir o risco de confusão.
5.
A confusão que caracteriza
concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar
o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto
na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva
aos olhos do mercado.
6.
O indeferimento de prova técnica,
para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta
que cerceia o direito de ampla defesa das partes.
7.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
n. 1.353.451/MG, desta relatoria, Terceira Turma, DJe 28/9/2017)
Na oportunidade, reconhecendo
a inegável importância crescente dos elementos imateriais da empresa para atração
do consumidor e identificação dos produtos e seus fabricantes, assinalou-se a necessidade
de se esclarecer a distinção entre marca, desenho industrial e conjunto-imagem
(trade dress) e, por consequência,
divisar o tratamento jurídico dispensado a cada um. Nessa trilha, enfatizando a
ausência de previsão legal específica para o amparo do trade dress, o qual consiste em conjunto visual global de um
produto ou a forma de prestação de um serviço, lembrou-se que sua proteção se
fundamenta no dever geral de garantia de livre mercado, especialmente disposto no
art. 209 da Lei n. 9.279/1996.
Todavia, ao se
entrelaçar conceitos e vetores do direito concorrencial no direito de proteção
à propriedade industrial, mormente em casos que não se debate propriedades
registradas e objetivamente protegidas, a análise da confusão passa do plano abstrato
(questão de direito) ao plano concreto (questão de fato) e, assim, inerentemente
dependente de prova.
Isso porque não se pode
ignorar que, em alguns nichos mercadológicos, os produtos ou serviços são apresentados
ao consumidor por meio de elementos comuns e bastante difundidos no mercado.
Essa similaridade dispersa, ao contrário de configurar uma conduta anticompetitiva,
resulta num benéfico acirramento da competição na medida em que facilita ao consumidor
identificar as opções de produtos semelhantes existentes no mercado, para então
concluir sua decisão em favor da marca que melhor lhe aprouver, seja pelo critério
de preço, seja pelo critério de qualidade, seja por qualquer outro critério que
eleja voluntariamente. Desse modo, por resultar em incremento à competição, a entrada
de conjunto-imagem semelhante em mercado já assemelhado não deve ser obstada por
meio de intervenção judicial. Esta deverá ser excepcional e sempre pautada pela
verificação concreta de que se está diante de algo novo e peculiar a ponto de despertar
o Estado de sua inércia, consequência da livre concorrência e da liberdade de iniciativa
adotadas no Brasil.
Desse modo, para se
caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação
concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que
não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade
de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado
que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de
conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que
tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os
produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de
atenção do consumidor comum.
2.
Alegação de violação do art. 333 do CPC/1973
Muito embora seja
imprescindível a prova técnica em casos como o dos autos, em que se debate a violação
de trade dress por confusão, o acórdão
recorrido, ao dar provimento à apelação interposta pela recorrida, entendeu suficiente
a aplicação de máximas da experiência para concluir pelo potencial danoso da aproximação
visual das embalagens. É o que se evidencia do seguinte trecho (e-STJ, fl. 962):
b)
O outro requisito se configura pela
simples suscetibilidade de estabelecer confusão entre os produtos, logo, o uso de
signos distintivos de forma semelhante é o suficiente para caracterizar uma confusão.
c)
Quanto à imitação; ao contrário do
que mencionou o apelante, acredito que a nítida semelhança na estilização da linha
de produtos da marca nominativa CHOCOMILK se dê pela padronização e não pela má-fé
de captar uma classe consumidora (requisito não-obrigatório à concorrência
desleal). A padronização das embalagens [de produtos diferentes da mesma
fornecedora] é uma técnica de marketing comum às empresas de produtos
alimentícios, pois visa promover o aumento nas vendas dos outros segmentos dessa
mesma linha.
Todavia, essa tentativa de padronização tornou os conjuntos de imagens
empregados pelas partes confundíveis, prática esta que deve ser combatida.
Contudo, ao contrário
do fundamentado no acórdão recorrido e na linha das considerações acima, inexistindo
registro da embalagem em favor de algum dos litigantes, não se cogita da existência
de um direito de exploração exclusiva, de modo que a vedação à utilização por
alguma das partes depende mesmo da caracterização efetiva de ato de concorrência
desleal. Nesses casos, em que a causa de pedir é exatamente a prática de atos anticoncorrenciais
por meio da utilização de conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusão no
mercado consumidor, deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja
caracterização depende, a priori, de conhecimento
técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se
servir do auxílio técnico de expert.
Deve-se enfatizar que
a necessidade de prova técnica, ainda que passível de dispensa pelo juiz da
causa e pelos graus ordinários de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte Superior, não pode ser afastada ao livre-alvedrio do Julgador, mas
em situações justificadas e respaldadas em alguma das hipóteses taxativamente previstas
no parágrafo único do art. 420 do CPC/1973, vigente à época, e repetidas no atual
art. 464, § 1º, do CPC/2015.
No caso dos autos, todavia,
nem sequer houve o pleito da recorrida, autora da presente ação, para produção
de prova apta a demonstrar a existência da confusão entre os produtos
concorrentes, o que a ela competia nos termos do art. 333, I, do CPC/1973. Ao contrário,
na fase de especificação de provas e saneamento processual, a recorrida se manifestou,
de forma expressa, pela desnecessidade de produção de provas adicionais de
qualquer natureza. É o que se denota do seguinte trecho de sua petição (e-STJ, fls.
443):
5. Informa a Requerente, portanto, que não possui interesse na produção
de provas adicionais, reservando-se, obviamente, ao direito de contraditar eventuais
provas pleiteadas pela Requerida.
Por essa trilha, uma
vez que a notória semelhança entre os dois produtos – reconhecida pelo TJ/PR – não
é suficiente para caracterizar a concorrência desleal e que a prova técnica não
foi oportunamente requerida (aliás, foi expressamente dispensada), a presente
causa se resolve pela distribuição estática do ônus da prova, o qual recai, portanto,
sobre a ora recorrida. Assim, não tendo a recorrida se desincumbido de provar o
fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de ato de concorrência
desleal, deve mesmo ser provido o presente recurso para julgar improcedente a ação
condenatória por ela proposta.
Com esses
fundamentos, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para restabelecer
a sentença proferida, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa.
É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA
TURMA
Número Registro: 2014/0025337-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.591.294 / PR
Números Origem: 00004285620068160064 0907108702 201100452167 3506 352006
4285620068160064
9071087 907108701 907108702 907108703
PAUTA: 06/03/2018 JULGADO: 06/03/2018
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRF - BRASIL FOODS S/A
ADVOGADOS : IDEVAN CÉSAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA E OUTRO(S) - PR031349
RECORRIDO : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
RECORRIDO : NESTLÉ BRASIL LTDA
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL
LTDA ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA - RJ058342
PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ113149 ANDREZA CRISTINA
BARONI
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual
/ Industrial - Marca
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES, pela parte RECORRIDA: SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S/A e Outros
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe
na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.