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RECURSO ESPECIAL Nº 929.604 - SP (2007/0020232-3) RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI

RECORRENTE : L R COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E TOUCADOR

ADVOGADO : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO E OUTRO(S) ADVOGADA : NAHYANA VIOTT E OUTRO(S)

RECORRIDO : INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS NATURAIS CALANTARI LTDA ADVOGADO : CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. PROVIMENTO.

I                              - A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante

II                             - Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original.

III                           - Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de março de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO SIDNEI BENETI

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 929.604 - SP (2007/0020232-3)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI

RECORRENTE : L R COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E TOUCADOR

ADVOGADO : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO E OUTRO(S)

RECORRIDO : INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS NATURAIS CALANTARI LTDA

ADVOGADO : CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- Trata-se de Recurso Especial interposto por L R COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E TOUCADOR com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, contra INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS NATURAIS CALANTARI LTDA.

2.- Consta dos autos que a recorrente ajuizou contra a recorrida ação a fim de que se fizesse cessar alegadas violação de marca e concorrência desleal, além de obter indenização a ser apurada em liquidação.

O Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a pretensão e condenou a recorrida a se abster de produzir, estocar, divulgar e comercializar produtos semelhantes ao da recorrente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as partes apelaram. A recorrente pediu a reforma da Sentença para que fosse reconhecido o conflito entre as expressões “Leite de Rosas” e “Creme de Rosas”, além do direito à indenização. A recorrida pediu a reforma para que fossem julgados improcedentes todos os pedidos, pois os produtos por ela comercializados são muito diferentes daqueles operados pela recorrente.

A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à Apelação da recorrente, nos termos da seguinte ementa (fl. 951):

Propriedade industrial. Marca. Sentença condenando a ré a se abster de produzir produto com embalagem semelhante à da autora. Permissão do uso da identificação “Creme de Rosas”. Improcedência do pedido indenizatório. Manutenção da sentença, salvo quanto ao pedido indenizatório. Recurso da ré não provido; provimento, em parte, do recurso da autora.

Como visto, a Sentença foi reformada, julgando o Acórdão procedente também o pedido de indenização formulado pela recorrente, pois, reconhecida a contrafação, “admissível que ela tenha causado prejuízos à autora e que devem ser indenizados” (fl. 955).

Determinou-se que o montante devido será fixado em liquidação.

3.- Em suas razões de Recurso Especial (fls. 934/974), a recorrente se insurge contra o fato de não ter sido acolhido o pedido de abstenção de uso, pela ré, do nome “Creme de Rosas” em seus produtos, o qual, segundo a recorrente, gera confusão com o seu “Leite de Rosas”.

Argumenta que “considerando que houve reconhecimento expresso da ocorrência de contrafação nos autos, somando ao fato de a Recorrida ter sido condenada ao pagamento de indenização pela prática de ato ilícito, a ausência de condenação a fim de que a Recorrida fosse compelida a se abster de utilizar a expressão “Creme de Rosas” constitui violação expressa aos artigos 124, V e XIX, e 130, III, da Lei 9.279/96” (fl. 968).

Procura demonstrar dissídio jurisprudencial. Aponta como paradigma Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual foi declarada a nulidade do registro da marca “Creme de Rosas” por constituir violação à marca registrada “Leite de Rosas”.

4.- A recorrida não apresentou contrarrazões (fl. 993). É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 929.604 - SP (2007/0020232-3)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(RELATOR):

5.- A recorrente, pessoa jurídica que atua no ramo dos produtos de perfumaria, postulou que a recorrida se abstivesse de produzir e comercializar produtos com embalagens semelhantes, bem como de usar o nome “Creme de Rosas”, além da indenização pelo ato ilícito já cometido.

A Sentença foi de parcial procedência. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a indenização não era cabível e, além disso, considerou que o nome “Creme de Rosas” era composto de nomes comuns e, por isso, não dava ensejo à proteção da marca. Da sentença se colhe o seguinte (fl. 500):

Não é possível, todavia, obstar a ré de utilizar a denominação creme de rosas em seus produtos. É que a palavra creme descrimina o produto que está sendo vendido, enquanto designativo de caráter comum, de forma que a utilização por si só desse título, não importa em imitação, desde que a ré proceda à modificação da cor da embalagem, da cor das letras e do padrão dos caracteres.

Quanto ao uso da expressão como nome do produto, a Sentença foi mantida pelo Acórdão recorrido, que só a reformou em parte a fim de julgar procedente o pedido de indenização.

6.- A controvérsia, portanto, cinge-se ao uso da expressão “Creme de Rosas”, que a recorrente afirma ser mera variação da marca “Leite de Rosas”.

No julgamento recorrido, a semelhança das expressões leva a crer que são meras variações do mesmo produto. Tanto é que, em outra oportunidade, o próprio INPI, para proteger “Leite de Rosas”, negou-se pedido de registro da marca “Água de Rosas”. Concluiu que a utilização da expressão “Creme de Rosas” confunde o consumidor e permite a diluição do valor patrimonial que marca original adquiriu ao longo de mais de setenta anos de presença ininterrputa nos lares brasileiros.

7.- Assiste razão à recorrente. Sem dúvida, tal como ponderou o Tribunal de origem, a palavra “creme” é distinta da palavra “leite”. Todavia, deve ser considerado o risco de que, mesmo quando apostas em embalagens diferentes, induza a erro quanto à origem de produtos distintos inseridos na mesma classe (Classe 29 do INPI: “Aparelhos e artigos de toalete, cosméticos e artigos para bebês”).

Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca “Leite de Rosas” adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.

Nesse contexto, procede a alegação de que existe o risco de um desodorante com o nome "Creme de Rosas" ser confundido com uma variação do conhecido "Leite de Rosas". Várias outras marcas bem conhecidas como "Leite Moça", "Leite Longa Vida", etc, também tem designativos comuns em sua composição, mas é ponderável que "Leite de Rosas" e "Creme de Rosas" - ambas apostas em embalagens de desodorante, na mesma cor rosa-forte e com dizeres igualmente na mesma cor - parecem se referir a variantes do mesmo produto (vejam-se fls. 9 do apenso, 31/32 e 762 destes autos).

Afinal, imitar a marca: "É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra" (WALDEMAR FERREIRA, Direito Comercial, 1962, v. VI, p. 599).

8.- É certo que o direito de exclusividade ao uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, mas são excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.

No caso dos autos, a má-fé da recorrida ficou evidente, pois foi comprovado que fazia embalagens muito semelhantes àquelas utilizadas pela ora recorrente, o que, a toda evidência, iluda o consumidor, usufruindo do respeito que já era inerente à marca desta última.

Ficou provado, portanto, que houve intenção de imitar a marca da recorrente, o que, evidentemente, configura má-fé.

Ainda que a recorrida já tenha sido condenada a se abster de comercializar seus produtos em embalagens que confundam o consumidor, não se pode ignorar a efetiva confusão do consumidor, decorrente do uso da expressão muito semelhante à consagrada no mercado.

Autorizar o uso da marca questionada seria dar ensejo à perpetuação da prática lesiva aos interesses do consumidor e aos da recorrente.

9.- Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, a fim de se julgar procedente o pedido de abstenção de utilização, pela recorrida, da marca "Creme de Rosas", mantidos os ônus da sucumbência.

Ministro SIDNEI BENETI Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2007/0020232-3 REsp 929.604 / SP

Números Origem: 1677534 16775340 23641997 8377449 03

PAUTA: 22/03/2011 JULGADO: 22/03/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : L R COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E TOUCADOR ADVOGADO : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO E OUTRO(S)

RECORRIDO : INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS NATURAIS CALANTARI LTDA ADVOGADO : CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.