TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 mayo de 2017

Proceso:                               443-IP-2015

Asunto:                                  Interpretación Prejudicial

Consultante:                         INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Expediente interno

del Consultante:                   598223-2014

Referencia:                           Signos involucrados MR. POLLO, MAS SABOR (denominativo) y SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixto).

Magistrado Ponente:           Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1353-2015/DSD-INDECOPI del 24 de agosto del 2015, recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial facultativa del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 598223-2014; y,

El Auto del 12 de noviembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.        ANTECEDENTES

1.         Partes en el Proceso Interno

Consultante:                INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado:    KARINA ASTOCONDOR MELGAR

2.         Hechos Relevantes

2.1.     El 27 de diciembre del 2012, Karina Astocondor Melgar (en adelante, Karina Melgar), solicitó[1] ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, INDECOPI) la cancelación por falta de uso de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), la cual protege servicios de la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (En adelante, Clasificación Internacional de Niza) [2], inscrito con Certificado 48268, a favor de Juan Bautista Palacios Zelaya.

2.2.     El 25 de julio del 2013, Karina Melgar solicitó[3] en virtud de su derecho preferente el registro como marca del signo SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43[4] de la Clasificación Internacional de Niza

2.3.     El 23 de septiembre del 2013, mediante Resolución 2687-2013/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Karina Melgar y dispuso la cancelación del registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), cuyo titular fue el señor Juan Bautista Palacios Zelaya.

2.4.     El 18 de diciembre del 2013, mediante Resolución 20886-2013/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorgó el registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta) a favor de Karina Melgar, quedando inscrita bajo el Certificado 79774, vigente hasta el 18 de diciembre de 2023.

2.5.     Sin embargo, con fecha 20 julio del 2012, Ruth Eleana Rivas (en adelante, Ruth Rivas) solicitó[5] ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo MR. POLLO, MÁS SABOR (denominativo), para distinguir productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza[6].

2.6.     El 14 de junio del 2013, mediante Resolución 1698-2013/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base de la existencia de la marca mixta previamente registrada SEÑOR POLLO, EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (Certificado 48268) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita a nombre de Juan Bautista Palacios Zelaya.

2.7.     El 24 de julio del 2013, Ruth Rivas interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1698-2013/CSD-INDECOPI manifestando que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca base de la denegatoria.

2.8.     El 1 de septiembre del 2014, mediante Resolución 2914-2014/TPI-INDECOPI, emitida en la tramitación del Expediente Administrativo 501370-2012, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, advierte que la marca de servicio SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta) solicitada el 25 de julio de 2013 por Karina Melgar fue realizada con posterioridad a la solicitud de registro como marca del signo MR. POLLO, MÁS SABOR (denominativo), presentada por Ruth Rivas el 20 de julio de 2012, la cual se encontraba en trámite al momento de otorgarse el registro (18 de diciembre de 2013. Certificado 79774), sobre la base de los siguientes argumentos:

2.8.1.    Se inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de servicios SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta)[7], inscrita a favor de Karina Melgar.

2.8.2.    Suspender el presente procedimiento (Expediente 501370-2012) hasta que se resuelva el expediente correspondiente a la Acción de Nulidad del registro de la marca de servicio SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), inscrita a favor de Karina Melgar.

2.9.     El 27 de noviembre del 2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, inició de oficio la acción de nulidad[8] del registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), otorgado a favor de Karina Melgar.

2.10.  El 4 de febrero de 2015, la señora Karina Melgar contesta a la acción de nulidad iniciada en contra de su registro de marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), inscrita con certificado 79774.

2.11.  El 24 de agosto de 2015, mediante Resolución 2126-2015/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió suspender el trámite del Expediente Administrativa 598223-2014, correspondiente a la nulidad de registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA (mixta), inscrita con Certificado 79774, hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita pronunciamiento expreso sobre el pedido de Interpretación Prejudicial efectuado por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

3.         Argumentos de la Acción de Nulidad iniciada de oficio por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI

3.1.      “La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, mediante Resolución 2914-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 1 de septiembre de 2014 emitida en la tramitación del expediente administrativo 501370-2012, dispuso que se inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de servicio SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo (Certificado N° 79774) otorgado a favor de Karina ASTOCONDOR Melgar”.

3.2.     La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, señaló lo siguiente: “(…) se advierte que la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo, registrada bajo Certificado 79774 a favor de Karina Astocondor Melgar fue solicitada con fecha 25 de julio de 2013, es decir con posterioridad a la solicitud de registro del signo MR. POLLO, MÁS SABOR, el cual fue presentado el 20 de julio de 2012 y se encontraba en trámite el referido registro (18 de diciembre de 2013)”.

3.3.     “(…) cabe tener en cuenta que el artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en su segundo párrafo que la autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiesen concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe”.

3.4.     En consecuencia la Comisión de Signos Distintivos en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, dispone: “PRIMERO: INICIAR DE OFICIO la acción de nulidad del registro de la marca de servicio SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo (Certificado N° 79774) otorgado a favor de ASTOCONDOR MELGAR KARINA, a efectos de evaluar, si dicha marca, fue otorgada o no en contravención a la normas legales vigentes al momento de su otorgamiento”.

4.         Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad presentada por Karla Melgar

4.1.     “Con fecha 27 de diciembre de 2012, mediante expediente N°518374-2012, solicitamos la cancelación de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo, inscrito con certificado N° 48268, registrada a favor de Juan Bautista Palacios Zelaya. Acción que fue declarada FUNDADA por medio de Resolución N° 2687-2013/CSD-INDECOPI.

En ese sentido, conforme se puede apreciar la solicitud de registro que hicimos respecto a la marca objeto de nulidad con fecha 25 de julio del 2013, estaba vinculada a la cancelación antes referida; por lo tanto, y debido al derecho preferente que nos correspondía, luego que obtuvimos la cancelación de la marca en cuestión, con fecha 18 de diciembre del 2013 la autoridad administrativa nos otorgó el registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA”.

4.2.     “(…) tenemos que el signo solicitado MR. POLLO MÁS SABOR, fue solicitado el 20 de julio del 2012, fecha en la cual, aún estaba vigente la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo, con certificado N° 48268, registrada a favor de su antiguo titular, a saber, Juan Bautista Palacios Zelaya. Por lo tanto, la autoridad administrativa debe darse cuenta que incluso en ese momento, tampoco correspondía que se conceda el registro de la marca solicitada, toda vez que hubiese causado un riesgo de confusión en el público consumidor con la marca registrada con certificado N° 48268”.

4.3.     “(…) Por lo tanto, si bien es cierto que en ese momento la marca objeto de nulidad tenía un titular distinto a nosotros, eso no desvirtúa el hecho de que se encontraba VIGENTE y, que al momento en que la autoridad administrativa hubiese realizado el examen de registrabilidad correspondiente, la marca MR. POLLO, MÁS SABOR, hubiese sido DENEGADA por ser susceptible de confusión con la entonces marca registrada”.

B.        NORMA A SER INTERPRETADA

La Entidad consultante, ha solicitado Interpretación Prejudicial del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[9]; a efectos de “determinar si el derecho preferente que se obtiene al cancelar el registro de una marca se considera prioritario a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación”, el cual se interpretará por ser procedente.

C.        TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada.

2.         El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.

D.        ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada

1.1.     En el proceso interno consta que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI argumentó que “(…) la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo, registrada bajo Certificado 79774 a favor de Karina Astocondor Melgar fue solicitada con fecha 25 de julio de 2013, es decir con posterioridad a la solicitud de registro del signo MR. POLLO, MÁS SABOR, el cual fue presentado el 20 de julio de 2012 y se encontraba en trámite el referido registro (18 de diciembre de 2013)”, siendo que por otra parte, Karla Melgar en su escrito de contestación a la demanda afirmó que “(…) debido al derecho preferente que nos correspondía, luego que obtuvimos la cancelación de la marca en cuestión, con fecha 18 de diciembre del 2013 la autoridad administrativa nos otorgó el registro de la marca SEÑOR POLLO EL ORIGINAL POLLO A LA LEÑA y logotipo, de la clase 43 de la C.I. para distinguir servicios de restaurante en general”. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado.

1.2.      El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.3.      Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.[10]

1.4.      El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

1.5.      A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

1.6.      Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

1.7.      De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

1.8.      La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

1.9.      Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro –se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente–, ésta deberá ser examinada por la Oficina Nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

2.         El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación

2.1.     Como la controversia central en el presente asunto gira en torno a determinar qué derecho tendría prelación, si aquel originado en una acción de cancelación de marca – solicitada el 25 de julio de 2013 – o aquel derivado de una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud de cancelación – el 20 de julio de 2012- y en virtud de la consulta en el sentido de “determinar si el derecho preferente que se obtiene al cancelar el registro de una marca se considera prioritario a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación”, el Tribunal, a fin de realizar la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el Artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente:

“La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” (Subrayado por fuera del texto).

2.2.     Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación[11].

2.3.     En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina sólo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal[12], pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento[13]. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual “primero en el tiempo mejor en el derecho” (“Prior in tempore, potior in iure”).

2.4.     En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

2.5.     Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultada de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca[14].

2.6.     A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último – de suponer el registro de un signo idéntico o similar –, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación[15].

2.7.     Por otro lado, también podrán existir casos en los cuales se presente una solicitud de registro con antelación a la solicitud de cancelación o de aquella que se ejerza por el derecho preferente. En este sentido, se deberá tener en cuenta el derecho de prelación, el cual está determinado por el día y hora de presentación de la primera solicitud, la cual debe ser atendida de manera prioritaria.

2.8.     Se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 598223-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros                       Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA                                               MAGISTRADO

 Hernán Romero Zambrano                           Hugo Ramiro Gómez Apac

 MAGISTRADO                                             MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros                       Gustavo García Brito

 PRESIDENTA                                               SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.