SENTENCIA
ES: APB:2019:4105
ANTECEDENTES DE HECHO:
D. Pascual es, además de diseñador, arquitecto, pintor y escritor.
Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre otros, el Premio
Nacional de Diseño en 1988, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o
la Creu de Sant Jordi. Es el autor y creador de la silla denominada CORSET.
D. Plácido es un diseñador multidisciplinar y reconocido a nivel
internacional, especialmente desde que Cobi fue seleccionada como la mascota
oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Fue galardonado, entre otras
muchas distinciones, con el Premio Nacional del Diseño en 1999. Es el autor y
creador de la silla denominada MIRALOOK.
D. Marcial es un diseñador con reconocimiento internacional.
Ganador, entre otros muchos, del Premio Nacional del Diseño en 1997. Es el
autor y creador de las sillas denominadas BIKINI, SPLASH y TOLEDO.
D. Raúl interiorista y diseñador galardonado con el Premio
Nacional del Diseño en el año 2006. Es el autor y creador del taburete
denominado JAMAICA.
La entidad actora BD Barcelona 1972, S.L. (“BD”) tiene cedidos los
derechos del taburete JAMAICA, creación de D. Raúl.
La entidad actora Resinas Olot, S.L. (“Resinas”) tiene cedidos los
derechos de las creaciones de D. Marcial, concretamente, y en lo que aquí
interesa, las sillas BIKINI, SPLASH y TOLEDO.
Las mercantiles demandadas: Casa OTS Holding, S.L. (“Casa OTS”),
matriz del grupo, Sitting Barcelona, S.L. (“Sitting Barcelona”) e Injecter,
S.A. (“Injecter”), adjudicataria de los moldes y utillajes de la concursada
Amat, forman parte de un mismo grupo empresarial.
En fecha 1 de marzo de 2005 el Administrador Único de la mercantil
Amat registró a su nombre diseños comunitarios ante la EUIPO sobre los muebles
de autos, los cuales expiraron el 1 de marzo de 2010.
La sociedad Amat explotó pacíficamente los muebles en cuestión
durante años, pero fue declarada en Concurso voluntario por Auto de 6 de septiembre
de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.
Dentro del procedimiento de liquidación en el año 2015 la
demandada Injecter, S.A. adquirió los moldes de esos muebles, empresa que los
venía fabricando para Amat.
Las actoras BD y Resinas requirieron a las demandadas el cese en
la conducta infractora.
La demandada Casa OTS ha anunciado en su web las sillas objeto de
la demanda, y la mercantil Sitting Barcelona ha publicitado las mimas y las
comercializa en su página web, acudiendo a ferias.
Sitting Barcelona ha registrado las siguientes marcas: “SITTING
CORSET”, “SITTING JAMAICA”, “SITTING MIRALOOK”, “SITTING BIKINI” y “SITTING
SPLASH” (todas ellas, como marcas de la Unión Europea ante la EUIPO), y SITTING
JAMAICA (como marca nacional ante la OEPM).
Resinas en tanto que titular anterior de dos marcas de la Unión
Europea que contienen las denominaciones SPLASH y BIKINI, para los mismos
productos, se opuso a las solicitudes de registro de la demandada que contienen
dichos nombres.
La EUIPO en resolución de 9 de noviembre de 2017 acordó rechazar
su registro de las marcas "SITTING BIKINI" y "SITTING
SPLASH".
BD, Resinas, D. Pascual, D. Plácido, D. Marcial y Raúl
interpusieron demanda de juicio ordinario contra Casa OTS, Injecter y Sitting
Barcelona ejercitando frente a ellas acciones de propiedad intelectual y de
competencia desleal.
El fundamento común a todas ellas es la imputación que los
demandantes hacen a las demandadas de haber infringido los derechos de
propiedad intelectual que les corresponden sobre los diseños de las sillas
denominadas CORSET, JAMAICA, BIKINI, SPLASH, TOLEDO Y MIRALOOK, diseños que
afirman que constituyen obra plástica. Imputan a las demandadas haber
reproducido y comercializado las referidas sillas sin la debida autorización de
los autores y de los explotadores de sus derechos.
Las acciones de competencia desleal se fundan en la imputación de
los ilícitos de los arts. 6 (actos de confusión) y 12 (aprovechamiento indebido
de la reputación y el esfuerzo ajenos).
Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando su
legitimación pasiva y que los demandantes ostenten derechos de propiedad
intelectual sobre las sillas. Niegan que las mismas constituyan una obra
original, por lo que no tendrían la protección del art. 10 del TRLPI. También
alegaron que, al haber sido registrados como diseño industrial y haber caducado
los derechos, los diseños han entrado en el dominio público y pueden ser
libremente reproducidos.
Las demandadas reconvinieron contra los demandantes alegando que
los derechos de propiedad intelectual que los demandantes afirman ostentar en
realidad les pertenecen, como consecuencia de la adjudicación en una subasta
concursal, dentro del concurso de Amat, en la que se adjudicaron unos moldes
útiles para la reproducción industrial de los diseños, con los que entienden
que también adquirían el derecho de explotación de los muebles que ostentaba la
concursada.
A partir de esa alegación fáctica, solicitan que se declare que
los actores carecen de los derechos de propiedad intelectual que invocan en la
demanda; a la vez solicitaron que se declarara la nulidad de pleno derecho (o
subsidiaramente la anulabilidad) de dos contratos suscritos entre BD y Pepe
Cortés Asociados, S.L. para la explotación del taburete JAMAICA y del suscrito
entre Resinas y entre D. Marcial y Jorge Pensi Diseño, S.L. para la explotación
de las sillas BIKINI, SPLASH Y TOLEDO, por haberse transmitido de forma
indebida, al no haberse resuelto el contrato previo suscrito con Amat.
La resolución recurrida estimó en parte la demanda y consideró que
los actores ostentaban derechos de propiedad intelectual sobre los diseños de
las sillas y el taburete objeto de la demanda y consideró que las demandadas
habían infringido los mismos y les condenó a cesar en los actos de infracción,
a la retirada del material en el que se hubiera materializado la infracción y
al resarcimiento de los daños y perjuicios.
También desestimó íntegramente la reconvención. El juzgado de lo
mercantil consideró que los diseños que sirven de fundamento a la reclamación
que se efectúa en la demanda tienen una especial altura creativa, lo que
justifica que sus autores puedan solicitar su protección al amparo de lo
previsto en el art. 10 TRLPI.
El recurso de las demandadas cuestiona tanto la desestimación de
la reconvención como la estimación de la demanda y excluye únicamente del
recurso lo relacionado con la silla Toledo y el pronunciamiento sobre costas.
Se funda en las siguientes alegaciones:
a) Las obras carecen de originalidad y de altura artística y los
peritos, en cuyo informe se ha fundado la apreciación de originalidad, están
incursos en causa de tacha por sus relaciones con los demandantes.
b) Los modelos correspondientes a los diseños de las diversas
sillas y el taburete respecto de los que se discute fueron desarrollados e
industrializados entre Amat e Injecter, de forma que, cuando Amat fue declarada
en concurso, Injecter, como adjudicataria de buena fe de los moldes, llegó al
convencimiento de que podía seguir explotándolos, lo que se deduce del propio
texto del escrito de actualización del Plan de Liquidación elaborado por el
Administrador Concursal.
En el referido plan de liquidación no se informó acerca de la
existencia de los contratos de explotación entre Amat y los autores, pues, de
haberlos conocido, no hubiera participado en la subasta. Y, los demandantes,
que también intervinieron en la subasta y se conformaron con su resultado,
transcurridos dos años pretenden alterarlo por medio de las acciones ejercitadas.
También alega que las sociedades BD y Resinas carecen de los derechos de
explotación sobre el taburete JAMAICA y sobre las sillas BIKINI Y SPLASH, por
lo que no tienen legitimación en este proceso.
c) El tercer motivo del recurso articula la discrepancia de las
recurrentes respecto de las consecuencias de la infracción de los derechos de
propiedad intelectual, en particular: (i) las bases para la determinación de
los daños y perjuicios patrimoniales de los autores; (ii) las bases para la
determinación de los daños patrimoniales a las sociedades demandantes; y (iii)
las bases para la determinación de los daños morales.
d) El último de los motivos del recurso cuestiona la desestimación
de la reconvención argumentando que no cabe reconocer derechos a los autores
por falta de originalidad y tampoco a las sociedades demandantes porque las
mismas carecen de los derechos de explotación comercial exclusiva. Y, por
último, alega que no son atendibles las razones a las que ha acudido el juzgado
para desestimar la pretensión de nulidad de los contratos de 6 de octubre y 19
de noviembre de 2014.
RESUMEN:
El tribunal comienza analizando la alegación de falta de
imparcialidad de los peritos y considera que la demandada, ahora recurrente, no
especificó siquiera cuál era la causa en la tacha en la que consideraba
incursos a los peritos, sino que se limitó a exponer las relaciones que habían
existido entre ellos y las partes. Por tanto, dicha tacha no parece seriamente
fundada.
Sin embargo, aunque la tacha hubiera sido fundada, el tribunal
considera que los peritos tachados son profesionales de reconocido prestigio en
el sector del diseño, y que la relación entre unos y otros resulta inevitable
como consecuencia de la profesión común y del prestigio atesorado por unos y otros
en su desempeño profesional. La mera existencia de esa relación profesional no
priva de imparcialidad a los peritos.
A continuación, el tribunal pone de manifiesto que la cuestión de
fondo que se plantea en el caso consiste en determinar si un diseño industrial
puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor,
particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección por
diseño industrial.
Las dudas se plantean porque parecen entrar en conflicto, al menos
de forma potencial, dos sistemas distintos de protección: el que concede la
legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la
legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, mucho más limitado en el
tiempo. Se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la
que los diversos ordenamientos jurídicos adoptan posturas dispares, que van
desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al
sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano),
pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán).
A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia,
en particular en la STS 561/2012, de 27 de septiembre, conforme a lo dispuesto
en el artículo 3 del TRLPI y de la Disposición Adicional 10ª de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el diseño puede
tener una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad
industrial). Si bien, no cualquier diseño, sino que para merecer la protección
como propiedad intelectual es preciso que tenga una altura creativa mayor que
la que exige el art. 10 TRLPI, de forma que integre una "obra
artística". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o
restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos
o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte
aplicadas a la industria". De forma que solo los segundos tendrían el
doble ámbito de protección.
Estima el tribunal que lo que está en juego es tratar de conseguir
un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la
libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe
dispensar a los autores por sus creaciones. Y ello se ha tratado de conseguir
elevando de forma notable el listón en la exigencia de la originalidad exigible
a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras de la
doble protección.
Posteriormente el tribunal pasa a analizar el concepto de
originalidad de la obra y apunta que si bien tradicionalmente imperó la
concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las
obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), hoy día la
tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en
la forma de expresión de la idea.
El tribunal analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en
particular la STS 561/2012, de 27 de septiembre (caso farolas) y no cree que en
nuestro derecho deba ser exigible un nivel de creatividad extraordinariamente
elevado. Nuestra jurisprudencia hace referencia a un "plus de
creatividad", lo que no cree que se identifique necesariamente con un
nivel de protección absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que
las creaciones tienen "altura artística".
En cuanto a las periciales aportadas por la parte actora, el
tribunal cree que los peritos son diseñadores y profesores en escuelas de
diseño industrial. Por tanto, son expertos en diseño industrial, conocedores de
las novedades que han ido surgiendo en ese ámbito y con la suficiente capacidad
crítica como para poder determinar cuándo un concreto diseño alcanza una altura
creativa extraordinaria, que va mucho más allá del simplemente novedoso.
Por otra parte, no es un hecho discutido que los cuatro autores
demandantes son profesionales muy reputados en el mundo del diseño industrial.
Podría decirse que no son simples diseñadores, sino que se trata de
profesionales que han alcanzado una enorme notoriedad gracias a la gran calidad
de sus creaciones.
Ese dato puede no ser definitivo para considerar que todas sus
obras hayan de contar con una altura creativa extraordinaria pero sí que puede
ser muy significativo desde la perspectiva de determinar si sus concretas
obras, las sillas y el taburete que examinamos, merecen ser consideradas como
creaciones con una altura creativa extraordinaria, en la medida en que puede
permitir al profesional que las examina determinar si las obras reflejan de
forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial altura
creativa.
Como punto de partida, el tribunal reconoce que no resulta
sencillo determinar cuándo el diseño de un objeto de uso tan cotidiano como una
silla o un taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística.
Las razones de esa dificultad son diversas: primera, que no
resulta fácil definir lo que es una obra de arte, de manera que resulta
inevitable tener que acudir a puntos de vista subjetivos; y segunda, que esa
dificultad se acrecienta cuando el objeto de una creación es el diseño de un
objeto destinado al uso industrial y humano.
El tribunal matiza que imputar a los informes periciales
subjetivismo, aun siendo completamente justificado, no hace desmerecer su valor
probatorio.
En este sentido, la especial altura creativa no tiene por qué
estar relacionada exclusivamente con aspectos de carácter puramente estéticos,
sino que no es completamente ajena a la forma en la que se da solución a cada
uno de los problemas técnicos que plantea el diseño. Podríamos decir que también
puede ser encontrada en la conjugación de unos y otros criterios.
El tribunal considera necesario reconocer a cada uno de los
diseños invocados en la demanda una especial altura creativa que los hace
acreedores de la protección que establece la legislación sobre propiedad
intelectual a los autores y cree que buena muestra de ello se halla en el
especial interés de las demandadas en querer explotar precisamente esos diseños
y no cualesquiera otros similares.
En definitiva, a lo largo de su argumentación lo que el tribunal
deja claro es que todos estos diseños cuentan con una especial belleza estética
y alcanzan una altura creativa elevada que los hace merecedores de protección
desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor. Asimismo, deja
entrever que cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y
es reflejo de la personalidad de los diseñadores.
El tribunal tampoco cree que el segundo motivo del recurso tenga
el menor fundamento. No basta el convencimiento de haber adquirido unos
derechos para que realmente los mismos se llegaran a hacer propios.
De las manifestaciones del recurso acerca de los particulares
incluidos en el Plan de Liquidación de Amat, el tribunal deduce que lo vendido
a Injecter fueron exclusivamente unos moldes que eran aptos para explotar
industrialmente unos determinados diseños de sillas y un taburete. Ahora bien,
con independencia de lo que pudiera haber interpretado el comprador que hubiera
adquirido, lo cierto es que la concursada no le transfirió derecho alguno que
la habilitara para la explotación de la obra.
A ello añade que, en el caso de que las demandadas se consideren
defraudadas como consecuencia de la adjudicación en la subasta a la que
concurrieron, de ello no tienen culpa alguna los demandantes, que se limitan a
ejercitar derechos propios y que no tienen relación alguna con el concurso ni
con la concursada, más allá de haber firmado con ella previamente contratos de
cesión de derechos.
La existencia de los mismos, fueran o no conocidos por la
adjudicataria, es muestra de que Amat precisaba para explotar los moldes la
autorización de los autores o de quienes explotaban sus derechos.
Tampoco cree que tenga sentido alguno cuestionar la legitimación
activa de BD y Resinas como titulares de unos derechos de explotación que los
propios autores han aceptado de forma explícita en el proceso haberles cedido.
En relación con la indemnización, la resolución recurrida se
limita a fijar una indemnización de un 3% de royalties por cada una de las
piezas comercializadas, por lo que entiende que el cómputo del porcentaje se ha
de entender referido al precio de venta.
En cuanto al porcentaje del 3 %, cree que está suficientemente
acreditado en las actuaciones que es el que los autores habían venido aplicando
por la cesión de esos derechos. Precisamente, es más significativo de la
regalía hipotética el hecho de que los contratos aportados sean de los propios
actores que si fueran de terceros.
Tampoco cree que tenga fundamento la impugnación de este concepto,
por más que no cuente como prueba más que con los propios documentos de parte.
Esa razón no los desacredita, particularmente cuando la impugnante no ha hecho
esfuerzo probatorio para justificar que no sea razonable lo que resulta de los
mismos.
El tribunal estima que la cuantificación que ha fijado la
resolución recurrida es razonable y que son parámetros que justifican la
indemnización que los autores de cada uno de los diseños sean personas muy
reconocidas en el sector y que la demandada se haya negado, a pesar de los
requerimientos de los autores o de los explotadores de sus derechos, a atender
a los mismos forzándoles a tener que ejercitar acciones judiciales.
El hecho de que en la determinación de la cuantía tenga una
trascendencia importante el arbitrio judicial no convierte el daño fijado en
daño punitivo, como alega el recurso, en la medida en que no se pretende
sancionar a las demandadas por la infracción sino resarcir a los diseñadores
por la violación de sus derechos.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante ya que trata un tema discutido en
la doctrina como es el de la acumulación de la protección de la protección por
diseño industrial y por derecho de autor. La sentencia se dicta antes de la
STJUE (C-683-17) Cofemel-GStar Raw de 12 de septiembre de 2019. Sin embargo, a
pesar de que la Audiencia Provincial de Barcelona sigue exigiendo el requisito
de la altura creativa a los diseños para ser merecedores de la protección por
derecho de autor y no la mera originalidad, en cierta medida, podría afirmarse
que ya abre paso a un cambio de línea jurisprudencial, al dejar entrever que
cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y es reflejo de
la personalidad de los diseñadores, lo cual les hace merecedores de la protección
por derecho de autor.